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2017上半年回顧美國聯邦最高法院6大智慧財產權新判決

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2017年8月1日

2017年對美國專利法的解釋而言,又將是美國最高法院「忙碌又豐收」的一年。從2017年1月至6月底,已經判決高達六個案件,其中一件是著作權,五件是專利侵權議題。這應該是創下歷史新紀錄,最高法院審決最多案件一年。

案件一、認定”境外組裝”侵權產品之單一組件並不構成侵權行為:Life Technologies v. Promega Corp
裁決日期:2017年2月22日
裁決結果:
根據美國專利法第271條(f)款(1)項(35 U.S.C. § 271(f)(1))說明「當事人向美國境外供應侵害美國專利產品之全部或相當部份組件(all or a substantial portion),則構成侵權行為,並須承擔侵權責任。」

全體大法官認為,向境外供應侵權物品單一組件之情形,並不構成271(f)(1)所述侵權行為,因為不符合a substantial portion的要件。本案判決,雖明確排除了僅出口單一組件之情形,然而並未說明要多少數量比例之組件,方可滿足271(f)(1),亦未提供任何裁量標準,使得未來該法規如何認定,增添許多不確定性。
 
本案日後影響:
最高法院亦未提供任何判定標準,故未來,271(f)(1)之認定,仍存在相當不確定性。因此,下級法院可能會依據個案情節而得出不同結論。對於供應組件至境外從事產品組裝之美國境內公司而言,仍不應完全排除出口單一產品組件所存在之侵權風險,應評估該組件是否符合271(f)(2)所述情形。
 
案件二、權利懈怠不得用於排除專利侵權賠償 (SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC)

裁決日期:2017年3月21日
裁決結果:
美國聯邦最高法院發佈SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 一案判決,以7-1表決結果,確立權利懈怠抗辯,不得用來排除自提告日起算---過去6年期間侵權行為之損害賠償。多數大法官意見,認為權利懈怠僅屬於法院所建立之衡平原則,美國專利法282條以及相關國會修法歷程(1952年美國專利法)並未將其成文法化。衡平原則不能凌駕及推翻成文法律,故權利懈怠抗辯不應具有排除前者效果。

 
本案日後影響:
本案具體影響,為專利權人在是否發起訴訟方面,能獲得更長評估或等待時間,而無需擔心是否喪失索賠權利;無論在訴訟進行、官司和解協商或甚至授權談判上,對於專利權人而言,這都是一大利多。
 
然而,最高法院亦強調,下級法院及被告仍可考慮衡平禁反言抗辯,亦即原告長期無作為情形,是否構成默示授權或放棄主張專利權。特殊情勢存在下,衡平禁反言抗辦亦可排除索賠請求,諸如侵權人受到專利權人錯誤訊息誤導等。
 
另一方面,侵權賠償數額之多寡,亦取決於侵權時間長短。對此,倘若侵權人在6年追溯期內之特定時間點,逐步減少或停止侵權行為,或專利在前述6年內失效,則專利權人選擇越晚提告,侵權時間將越發縮短,賠償數字亦將減少。是故,對於專利權人而言,拖延策略未必全然有利於索賠主張,仍須酌情審慎評估,發起訴訟之理想時間點。
 
案件三、啦啦隊制服之外觀圖案設計可獲得著作權保護:Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.

裁決日期:2017年3月22日
裁決結果:
美國聯邦最高法院放寬前述要件,說明一項實用物品之外觀設計,若可被想像為一項與實用物品分離之二維或三維性質藝術創作,且可單獨或透過其他媒介,來成為一繪畫、圖案和雕刻作品,則可滿足101條要求,並獲得著作權。
 
前述解釋意味著,不需要考慮實用物品表面之外觀特徵,而考慮是否能與物品實質分離,而僅需透過想像,來判斷該外觀特徵,在與實用物品及其功能分離下,可否獨自或透過其他媒介,來成為一圖案、繪畫或雕刻作品。以啦啦隊制服之外觀設計為例,該外觀圖案確實可與衣服分離,並透過畫布或紙張等媒介成為一種可受著作權保護之繪畫或圖案作品。
 
然而,在放寬「可分離」要件之同時,一些無法與實用物品分離並單獨存在之外觀特徵,例如啦啦隊制服之裁剪形狀、尺寸設計等,仍然不可獲得著作權保護。
 
最高法院解釋,附著於實用物品表面之2D或3D外觀圖案,只要在概念上,能夠與該物品及其功能分離,並單獨(或透過其他媒介)成為一雕刻或繪畫等作品,即可受著作權保護。然而,無法與實用物品及其功能分離之外型特徵,例如物品尺寸及形狀等,仍不可獲得著作權保護。
 
本案結果,算是放寬了一項實用物品之外觀設計可否獲得著作權之裁量標準。
 
本案日後影響:
未來將顯著有利於時尚設計,數位攝影或甚至是智慧機器人設計、3D動畫及列印等新興產業來保護其創新成果。同時法院訴訟方面,類似著作權主張亦可能顯著增加。
 
案件四、專利侵權訴訟之管轄法院 (TC Heartland v. Kraft Foods)

裁決日期:2017年5月22日
裁決結果:
專利侵權審判的管轄法院(patent venue statute),28 U. S. C. §1400(b)規定專利侵權民事訴訟應在「被告」居住所在地的法院審理,或是,在被告專利侵權發生所在地以及被告事業體所在地的法院審理,也就是說,專利侵權審判法院會有兩個選擇:被告居住地的法院,或是侵權行為發生的法院。
 
本案日後影響:
  1. 目前氾濫的「挑選法院」(forum shopping)現象、以及專利案件高度集中在德州東區聯邦地方法院(審理全美將近40%的專利案件)等偏好專利權人法院,可相當程度達到遏止作用;
  2. 相當程度地增加訴訟成本及限制原告專利權人之法院選項,同時侵權被告將有更多力度及機會,來反對專利權人所挑選之法院地點,並要求將案件移送往較便利或對侵權人較友善的法院;
  3. 可減輕在原告專利權人刻意挑選遠地法院審理下(此為專利流氓從事勒索的慣用手法之一),被告出庭應訊之相關不便及旅行開銷等;
  4. 未來,可能會出現案件進行移轉法院之現象,例如:德州東區法院正審理中案件的被告可引用本案判決,要求將案件移送至其他轄區法院;
  5. 未來,案件可能集中在被告公司企業的註冊地法院,例如德拉瓦州(目前已經是訴訟熱門地,有超過一百萬家公司企業註冊於德拉瓦州,此外美國《財富》雜誌所評選之全球前500大公司企業,亦有將近6成選擇在該州註冊,未來將可能取代德州東區而成為最熱門法院),或者美國高科技公司聚集的加州,其中包括加州北、中、南區聯邦法院。
 
案件五、專利權耗盡大幅放寬適用範圍 (Impression Products v. Lexmark)

裁決日期:2017年5月30日
裁決結果:
美國聯邦最高法院在Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.(2015-1189)以7:1通過裁決,就專利權耗盡原則(patent exhaustion)問題,推翻美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)既往判例,說明一項受美國專利保護之產物品,一經銷售,則無論人(販售方為
專利權人之直接販售或專利被授權人等之間接販售情形)、事(是否訂立任何售後限制條款)、地(販售地點是否在美國境外)條件為何,皆構成專利權耗盡。
 
簡而言之,簡而言之,專利產品只要經專利權人或專利被授權人有權銷售出去了,不管美國境內境外,專利權就用盡了。還有,以8:0 裁決:用契約合同條款來限制專利權力用盡是無效的。

本案日後影響:
一、Lexmark判例僅限於美國的專利法。
二、另有協議的買方仍必須遵守合約義務。Lexmark判例改變了美國專利法的專利耗盡原則,但是並不影響合約法。
三、Lexmark判例之後,買方並非高枕無憂,因為賣方仍有可能藉由其他手段避開專利耗盡。
四、相較於專利權人的自行銷售,專利授權下的銷售有可能限制專利耗盡。也就是說,如果被授權人在超出授權範圍內的銷售,有可能限制專利耗盡,但在專利授權範圍內的有權銷售則沒有限制。
五、零件廠、代工廠、與被授權人需檢視現有合約,並謹記Lexmark對未來合約協商的影響
 
案件六:允許貶損性用語之商標註冊 (Tam v. Lee)

裁決日期:2017年6月19日
裁決結果:
認為美國專利商標局依據美國商標法第二條a款認定該商標申請具有貶損含義而作出的駁回決定,是違反了美國憲法第一修正案的保障言論自由原則,因此允許申請人將這一被認為具有貶損性含義的用語註冊為商標。
 
美國聯邦最高法院認為:商標是私有的並使用於其產品上,而不代表政府的言論。因此,政府必須對私人言論保持價值判斷的中立性,即使特定商標的內涵或有不被一部分社會公眾所接受或所喜愛之處,也不至於阻礙該商標的註冊。
 
本案日後影響:
一、美國聯邦最高法院作出此判決,這種將商標的私人屬性和政府維護商標制度嚴肅性完全分離的做法,將商標審核標準以私人財產論斷,這與我們通常理解的商標申請不得違反社會道德、善良風俗的規定明顯不一致,更引發對後續如何遵循公序良俗條款來申請商標、審查商標,如何把握核准的尺度將產生疑問。
 
二、從這個判決的意義而言,它表明在美國申請註冊商標在“不得違反社會道德、善良風俗”條款的審查上,將較為寬鬆的先例作為依據,後續許多存在貶損性含義用語的商標駁回案件將因此出現轉機。換句話說,基於該判決,對主張貶損性含義的用語作為商標進行駁回或撤銷的難度將變大。同時,未來可能導致美國註冊商標中出現大量具有潛在的貶損性含義的商標。(2496字;圖1)
 
 
參考資料:

專利情報:美國聯邦最高法院認定”境外組裝”侵權產品之單一組件並不構成侵權行為:Life Technologies
專利情報:專利侵權訴訟之管轄法院:美國聯邦最高法院裁決TC Heartland
專利情報:美國聯邦最高法院裁決同意貶損性用語之商標:Tam案
專利情報:Lexmark判例後的新世界:專利權耗盡何時開始,專利授權何時終止?
專利情報:專利權耗盡原則:美最高法院大幅放寬適用範圍 (Impression Products v. Lexmark)
專利情報:美最高法院裁定權利懈怠不得用於排除專利侵權賠償:SCA Hygiene案
專利情報:美最高法院裁定 啦啦隊制服之外觀圖案設計可獲得著作權保護:Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.


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