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Lexmark判例後的新世界:專利權耗盡何時開始,專利授權何時終止?

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科技產業資訊室 (iKnow) - 楊明道 發表於 2017年6月20日
 
美國最高法院裁決(15-1189):專利權人在全球任何地方的銷售皆會耗盡專利權
 
美國最高法院於2017年5月30日發布了對Impression Products Inc.控告Lexmark Int’l, Inc.的判例(2015-1189),Lexmark判例對專利法產生了莫大且深遠的影響,認定所有專利權人的銷售和專利權人授權的銷售,不管是發生在美國境內或境外,均會耗盡專利權。
 
此判例有幾個重要且令人訝異的影響,尤其是對身為產品供應商或是授權人的專利權人。首先,在Lexmark判例前,包括聯邦巡迴法院在內的許多法院將專利耗盡視為可藉由合約限制的原則。Lexmark改變了這一點。其次,由於專利法具有地域性,每個國家都有各自的專利法以約束商業活動,專利權人很自然地會認定其在X國的銷售僅會耗盡專利權人在X國的專利。在專利法的屬地主義下,若有人試圖在Y國家銷售同樣產品或包含該產品的下游產品,銷售人必須在Y國取得另一份專利授權。Lexmark也改變了這一點。第三,專利授權人經常將授權協議視為私人合約,因此會採取強勢(或高度限制)的授權方式,不僅限制被授權人的權利,也限制下游產品購買者的權利。基本上,專利權人以往均認為創新或利潤豐厚的授權行為可以毫無限制,Lexmark也改變了這一點。
 

Lexmark判決前的背景
  
Lexmark一案牽涉到Lexmark International, Inc.與Impression Products, Inc.兩家公司之間的爭議。Lexmark開發、行銷和銷售印表機和印表機碳粉匣,Impression則是購買使用過的碳粉匣,裝填碳粉後再銷售。「原廠」-- 亦即有品牌的碳粉匣 -- 通常價格昂貴,有時買幾個碳粉匣就可能跟買一台印表機一樣貴。印表機製造商想保持價格優勢,並以高毛利價格銷售碳粉匣。碳粉匣充填廠家看到了市場需求,因此為消費者提供了另一種選擇:可用與原廠價格不成比例的低價購買「再製造」或「再循環」使用的碳粉匣。Lexmark擁有許多跟印表機與碳粉匣相關的專利。但如果這些再製造廠家僅銷售Lexmark已經過銷售、再填充的碳粉匣的話,執行這些專利便有一些挑戰。為解決此問題,Lexmark發展出「回收專案」,提供消費者兩個選擇:(1)支付全額無折扣價購買碳粉匣,沒有任何附加條件;和(2)以折扣價購買相同碳粉匣,但同意僅使用一次,並禁止將空碳粉匣移轉給Lexmark之外的任何人。Lexmark甚至將晶片植入碳粉匣中,以防止碳粉用完後充填再使用的行為。
 
Lexmark的做法並未嚇阻這些再製造商,他們仍繼續購買回收碳粉匣,填充後再轉售。Lexmark決定控告50多家公司,提出下列專利侵權行為:1. 再製造商轉售「回收專案」碳粉匣;以及2. 再製造商轉售在美國以外取得的碳粉匣。有些被告公司未應訴,也有許多達成和解。但Impression提出撤銷訴訟動議,主張L​exmark的專利權在美國境內的初次銷售後就已耗盡了。地方法院只同意Impression針對在美國購買的碳粉匣的論點。然而,聯邦巡迴法院則對兩種類型的碳粉匣皆做出有利Lexmark的裁定,理由是雖然耗盡原則適用於在美國境內銷售的Lexmark碳粉匣,Lexmark有權限制專利耗盡的範圍,以禁止進一步銷售。由於美國消費者賣給Impression的碳粉匣並未獲得Lexmark授權,因此無論Impression在哪裡取得這些碳粉匣,其轉售的行為構成侵權。
 
最高法院不同意此見解,認為無論產品是在美國境內或境外銷售,也無論專利權人是否要對專利權耗盡加諸任何限制,專利權人一旦決定銷售產品,跟產品相關的所有專利權就會耗盡。因此,即使Lexmark與客戶的約定可根據合約法執行,Lexmark對其選擇要銷售的產品無法保留任何專利權。
 
專利耗盡不因地點或價格而受限
 
Lexmark判例明確的認定專利權人在世界任何地方的授權銷售都會耗盡專利權人的專利權。此立場並非取決於專利權人在初次銷售的國家是否擁有任何專利,也非取決於專利權人是否因專利權而以較高價格銷售產品。即使Lexmark選擇在以在美國價格的一半於另一個國家出售相同的碳粉匣,無論銷售地與價格為何,均會耗盡專利權。專利法中的耗盡原則,在Lexmark後即近似於版權法中的首次銷售原則。最高法院在2013年的Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.的訴訟案中,在版權法中判定相同的原則,亦即由版權作品所有人所進行的首次銷售會耗盡版權作品所有人在海外賣出的版權。美國最高法院在Lexmark中達做成相似結論 – 專利權人若決定銷售,則代表產品銷售後無法留下或保留該產品的專利權。
 
私人合約仍可執行,但無法改變專利耗盡原則
 
Lexmark判例也釐清了私人合約的問題。雖然當事方可以私人合約限制另一方的行為,但此種私人協議並不能移除專利耗盡的原則,也不能改變專利耗盡的範圍。在Lexmark「回收專案」的情況中,消費者的義務是將使用過的碳粉匣返還給Lexmark而非其他人,對Lexmark負責的是消費者,回收碳粉匣的再製造商對Lexmark並沒有任何責任。他們不是與Lexmark簽訂協議的締約方,也不對Lexmark有任何合約義務。
 
一旦Lexmark進行了第一次銷售,它就耗盡了其專利權。此外,無論消費者的義務為何,Lexmark也不能針對回收Lexmark碳粉匣的再製造商提出任何侵權主張。雖然合約有效,且Lexmark可以對客戶提出違約主張,但是此舉的不良宣傳效果,以及實質報酬有限等因素,會讓Lexmark可能不願對客戶採取法律行動。
 
換言之,像Lexmark這樣的私人企業,仍然可以在合約加入其想要的限制,並要求客戶履行合約義務。然而,Lexmark無法消除耗盡原則及其法律效力。
 
Lexmark判例僅限於美國的專利法
 
雖然Lexmark判定專利權人在世界任何地方的銷售都會耗盡專利權人的權利,此判例僅拘束美國專利法。在世界任何地方的銷售會因Lexmark判例耗盡美國的專利權,但此判決對其他國家不具有法律效力和影響。換言之,專利權人何時會耗盡其台灣的專利權,是否可藉由私人協議修改或消除耗盡,以及何種「銷售」會有台灣的專利耗盡等問題,仍然是屬於台灣法律處理的問題,不受Lexmark的影響。而且美國專利下的專利權耗盡,並不一定會導致其他國家專利權的耗盡。
 
另有協議的買方仍必須遵守合約義務
 
Lexmark判例改變了美國專利法的專利耗盡原則,但是並不影響合約法。假設買方簽訂了一份具有法律約束力的協議,協議中包括限制買家銷售給他人的條件,禁止某些類型的銷售,並阻止產品賣到某些國家的話,買方仍然必須履行這些法律義務。雖然買方在某些行為中可能受到限制,但下游買家不會。專利耗盡代表專利權人不能針對買方和其他下游買家提出侵權主張,無論下游買家是否知道針對第一個買家所受的限制,耗盡原則都適用。此一邏輯類似於最高法院在2008年的廣達對樂金電子(LG)一案的裁決,當時廣達雖知道LG想將授權英特爾的條件限制為英特爾的晶片,只能跟英特爾或LG的零組件結合,但廣達卻仍購買英特爾晶片,並將晶片與其他零組件結合。在此情況下,專利耗盡原則仍舊適用。Lexmark的裁決就如同廣達案,專利權人對下游買家沒有追索權 – 由於首批銷售耗盡了專利權人的專利權,因此不會再有專利侵權的問題。此外,由於下游買家對專利權人不承擔合約義務,因此也不發生違約的情形。
 
一旦專利權人出售產品,買方和下游就享有專利權完全耗盡的利益,即便如此,專利權人仍可對已同意不從事某些活動的買方提出違約主張。根據合約條款,專利權人可以要求損害賠償(包括衍生、預定或懲罰性損害賠償)。若協議中未具體指明損害賠償條款,專利權人可根據被禁止的銷售或活動對專利權人所造成的傷害要求賠償。專利權人也可在某些情況下尋求禁令救濟。然而,在Lexmark的情況中,Lexmark是與個人消費者簽訂協議,因此,針對個別消費者提起違約主張所花費的成本,相較於興訟所帶來的負面消費者關係與惡劣名聲,顯然會讓興訟顯得不實際。Lexmark簽訂協議時的目標不是要向消費者尋求救濟,而是要限制專利耗盡,並且不給予再製造商任何填充與轉售碳粉匣的授權。Lexmark判例則駁回了這兩者的可能性。   
 
Lexmark判例之後,買方並非高枕無憂,因為賣方仍有可能藉由其他手段避開專利耗盡
 
Lexmark判例認定所有專利權人的銷售和專利權人授權的銷售均會耗盡專利權。由簡單的邏輯來看,除非銷售是經過授權,非專利權人的銷售不會耗盡專利權。為了確保專利耗盡,買方必須確認其購買合約是與專利權人簽訂,而非和與其他不擁有專利權的銷售人簽訂。這一點在Lexmark後特別重要,因為想避開專利耗盡的專利權人會竭盡所能調整企業組織,將產品銷售與專利所有權的法人分開經營。
 
例如,如果A1公司是擁有產品專利的公司,但其關聯公司A2是處理所有銷售的公司,在此情況下,可能不會有專利耗盡。A2公司有可能不擁有任何A1公司的專利,也沒有A1公司專利的授權,A2公司也不向其客戶表示A2公司擁有對其銷售產品相關專利的專利權。如此一來,由A2公司所做的銷售,不會導致專利耗盡,是嗎?
 
答案並不像Lexmark的裁決如此簡單。專利權人關聯公司A2的銷售是否導致專利耗盡,必須取決於專利權人A1公司是否授權A2公司進行銷售A2公司所獲授權的範圍,以及兩家公司之間的法律關係。換言之,雖然A2公司不是專利權人,但A2公司可能是被授權人,而被授權人所做的銷售仍然屬於由專利權人所授權的銷售,並會導致專利耗盡。不過,被授權人所進行的銷售所導致的專利耗盡,必須受耗盡原則與專利授權範圍的約束。在確定所賣產品不會面臨由A1公司所提出的專利侵權主張之前,必須先釐清哪些專利獲得授權,某筆銷售是否符合授權範圍以及獲得授權的活動、使用或應用等問題。
 
高通公司的業務安排則是一個例子。高通在2017年2月發表的Amicus Curiae (法院之友)文件中支持Lexmark無專利耗盡的立場,並告知法院高通在全球擁有超過10萬件專利與申請案件,在行動通信技術領域則有三百多位被授權人。此外,高通也告知法院,銷售晶片的公司是旗下子公司高通技術(Qualcomm Technologies),與持有專利的高通(Qualcomm Inc.)是不同的法律實體。
 
相較於專利權人的自行銷售,專利授權下的銷售有可能限制專利耗盡
 
經過專利授權而進行的銷售,以及由專利權人所做的銷售,兩者之間存在顯著差異。首先,經過專利授權而進行的銷售可能限制為只能針對部分專利,而非專利權人的整個專利組合。因此,當系統製造商或模組廠等公司向聲稱是被授權人的賣方購買產品時,必須先問幾個關鍵問題,比如:獲授權的專利是哪些、獲授權的使用與應用是哪些、該授權有那些其他必要的限制、以及若專利權人提出侵權主張時賣方是否提供全額賠償等。
 
Lexmark判例確認專利權人不能限制專利耗盡,但也確認專利權人可限制給被授權人的授權範圍。最高法院雖然明白拒絕Lexmark控制或限制專利耗盡的商業做法,但也明確地將(1)專利權人的銷售與(2)專利授權兩種狀況區分開來。最高法院明確地指出:「專利權人可對被授權人提出限制」,並可以「只放棄諸多專利保護中的一部分」。
 
但是,即使在授權可能受到限制的情況下,一旦銷售行為是被授權的,專利權就被耗盡。根據專利法,並非所有銷售後的限制條款都可執行,如果被授權人遵照條款進行銷售,該筆銷售是授權的銷售,適用專利耗盡。例如,如果A公司授權B公司在X國進行銷售,並禁止任何對美國的銷售,且 B公司在X國內銷售給C公司,這些銷售即是授權銷售。假設C公司對A公司或B公司沒有合約義務,則C公司之後可決定將其產品賣到美國。儘管A公司最初禁止B公司對美國銷售,但根據Lexmark,專利耗盡適用於授權銷售,對A公司的合約義務應由B公司而非C公司承擔。
 
最高法院2008年廣達v. LG的判例,即解釋了專利耗盡如何限制專利權所能加諸的授權限制。此案中,LG擁有數個有關處理器晶片與記憶體技術的相關專利(與快取和非快取記憶體的某些讀寫與通訊匯流排有關)。LG通過交叉授權協議將專利授權給英特爾,但是若第三方將英特爾晶片結合至其他非來自特定供應商(如英特爾或LG)的零組件的話,該授權協議便限制對該第三方的授權。然而,該授權並不禁止英特爾的銷售或解除授權,也不改變專利耗盡的效果。相反地,英特爾藉著與LG的另一份協議,同意英特爾必須通知其客戶,製造產品時「將英特爾的產品結合了其他非英特爾的產品的話」,則LG給英特爾的授權不會擴展至任何此類產品。
 
儘管LG明白表示其限制授予第三方的授權的意圖,且英特爾也將此明白告知客戶,但最高法院認為在廣達一案中仍有專利耗盡。儘管英特爾通知了客戶,但英特爾對廣達的銷售構成了由LG所授權的銷售。廣達之後決定將英特爾晶片與非英特爾零件結合,但此一決定並不改變英特爾銷售發生後即視為已獲得授權的事實。LG聲稱其方法權利項與涵蓋晶片零件組合的專利可避免英特爾獲授權的銷售的耗盡影響,但此立場也遭法院駁回。法院認為英特爾所賣出的晶片除了實施LG的專利之外,沒有其他實質的用途,而且廣達之後將此晶片與非英特爾產品(例如記憶體等)組合,僅是使用晶片在預期的用途。另外,添加非關鍵但必要的組件,足以證明這種用途是可預期的。因此,一旦英特爾銷售了晶片,專利耗盡便適用。
       
零件廠、代工廠、與被授權人需檢視現有合約,並謹記Lexmark對未來合約協商的影響
 
2017年的Lexmark判例,以及2008年的廣達案判例,明顯擴大了專利耗盡的範圍,並解除了專利權人希望藉由合約加諸於客戶售後活動與被授權人的限制。從專利權人購買產品且不含任何附帶條件的買方,今後可以自由處置產品,而不會面臨專利權有限制的問題。而透過授權取得產品的買方,則享有同樣的專利耗盡,並可自由銷售與組裝所想要的產品。
 
關鍵問題會因此轉移至銷售時所附帶的條件,以及買方是否從真正擁有所有專利(尤其是美國專利)的專利權人購買產品。Lexmark後,專利權人有可能另外成立一家專賣產品的公司,或在每個國家成立獨立並不擁有美國專利的公司。經過仔細規劃後,賣方可在沒有任何的專利耗盡情況下銷售產品,也可以將專利耗盡的範圍侷限至某家子公司或是少數專利。因此,買方必須知道買了什麼,向誰購買,以及賣方確實擁有哪些專利權。
         
買方採購時通常受限於專利權人加諸的合約義務,例如限制銷售的國家,交易的客戶,以及產品的用途等。與專利權人簽訂協議的買方會受到合約的約束,且必須為違約負責。但未簽訂協議的買家則不受此限,且專利耗盡只在銷售時附加。因此,購買這些產品的下游買家可充分享受專利耗盡的好處,而無需承擔上游買家對專利權人的合約義務。也就是說,專利權人希望施加的售後限制只是契約性的,受影響的是締約方,但不改變美國專利法管轄下的專利耗盡。
 
由於專利權人給予授權,因此被授權人和其客戶同樣不會面臨專利侵權的疑慮。但是最高法院也指出,專利權人可以限制所授予的權利。一方面,授權的範圍可以廣泛到包含對專利權人所有專利的授權。此種的產品銷售的專利耗盡與專利權人自己銷售產品的專利耗盡相同,專利耗盡沒有任何附加條件。另一方面,授權範圍也可很侷限,只在滿足各種條件時才有授權。例如,某份專利授權可以是特定的,只限於某個地區或國家、特定類型客戶、特定類型產品、特定應用、用途或產品組合。「不提告協議」(convenant not to sue)其實是名稱不同且限制更多的專利授權,也可使用類似方式加以限制。而交叉授權本質上是雙方之間的雙向授權協議,表示類似限制也適用於交叉授權協議涵蓋的地區、客戶、產品、應用、用途與組合。
 
因此,被授權人所進行的某筆銷售是否附帶專利耗盡,取決於該銷售是否為「授權」銷售。如果符合專利權人授權時的所有條件,則為授權銷售。如同最高法院在Lexmark判決所指出,授權銷售會耗盡在專利授權中專利權人的權利。受到耗盡的專利權則不再受到限制,之後的任何產品轉移也不再受到任何限制。換言之,由於最高法院對Lexmark和廣達等案件的判決,從此之後,除非下游買家受到被授權人與買家間合約的限制,否則下游買家可將貨物運送到另一地區,將其出售給受限制的客戶,將產品用於非合格使用,並將其結合成未經授權的組合。
 
另一方面,若未達到專利權人授權時的任一條件,則銷售未獲得授權,也不耗盡任何專利權,專利權人可控告被授權人與任何下游買方侵犯專利權(此時被授權人由於違反專利授權的條款而不再是被授權人)。由於此類銷售從一開始就不是獲得授權的銷售,因此不適用專利耗盡,且如果符合專利所主張的限制的話,初始銷售和進一步銷售都可能構成侵權。
 
Lexmark判決後,魔鬼都藏在細節裡。購買及授權合約的對象,授權內容,以及任何限制與除外條款,會因此變得更加重要。(6300字;圖1) 

參考資料:
IMPRESSION PRODUCTS, INC. v. LEXMARK,SUPREME COURT OF THE UNITED STATES [15-1189], 2017/5/30。             
       
 
本文作者:楊明道 律師
飛翰外國法事務律師事務所(Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP)
美國專利訴訟、申請及授權等執業律師兼事務所合夥人 



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