2016年美國聯邦最高法院7大智慧財產權訴訟回顧
科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2016年11月9日
圖、2016年美國聯邦最高法院7大智慧財產權訴訟回顧
隨著年終將近，本網站選出2016年美國聯邦最高法院七大重要智慧財產權訴訟案件，其中有三案件已完成終審判決，另四案目前尚審理中；此七案其中兩件屬於著作權，五件屬於專利權。七案概要整理如下：
一、已終審之案件
1. Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee （No. 2015-446）
最高法院Cuozzo Speed Techs. v. Lee（No. 2015-446）一案判決，維持美國聯邦上訴法院（CAFC）該案判決結果，說明：（一） 確認美國專利商標局（USPTO）專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）在多方複審（IPR）等專利複審程序中使用最寬廣合理解釋原則（Broadest Reasonable Intepretion，BRI）來詮釋專利請求項內容；（二） USPTO是否同意立案複審決定（decision to institute IPR）及相關事實結論為不可上訴，除相關決定存在違憲或濫權等特殊情形，致使其合法性出現爭議時，CAFC可依據美專利法319條規定來加以廢棄。對此，最高法院亦特別說明，PTAB最終裁決結果（final written decision）若涉及是否立案複審爭議，則不適用不可上訴條款。
本案意義及具體影響：使用最寬廣合理解釋BRI原則致使AIA專利複審程序較不利於專利權人，同時專利權人和複審申請人皆不得就USPTO是否同意立案複審之決定提出上訴。
2. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. (with Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.) （No. 2014-1513；No. 2014-1520）
最高法院 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.（No. 2014-1513）以及Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.（No. 2014-1520）兩案合併判決，以過度嚴苛及不符美國專利法284條（35 U.S.C. § 284）要旨為由，廢棄CAFC就故意侵權加重賠償（treble damages）法律救濟議題所建立之Seagate兩步驟認定方法以及清楚及服理證據（clear and convincing evidence）之高標準舉證責任，然亦申明加重侵權賠償做為一懲罰性制裁措施，僅適用於惡性重大侵權個案之基本原則，用意在於避免未來相關認定過於寬鬆而導致氾濫。
本案意義及具體影響：本案結果與2014年最高法院針對專利法285條合理律師費賠償議題之判決類似，顯著放寬了專利法284條加重侵權賠償之門檻，具體影響在於顯著增加專利權人獲得加重侵權賠償救濟之機會，對於未來美國專利訴訟具有極重要影響。
3. Kirtsaeng v. Wiley & Sons, Inc. （No. 2015-275）
本案背景為2008年美國書商John Wiley & Sons指控泰國公民Kirtsaeng於境外蒐集受版權保護之外語版本教科書著作，並以較市場行情便宜價格回售美國境內之行為侵害其經銷權利並違反美國著作權法。Kirtsaeng在一二審敗訴後上訴最高法院，獲得最高院判決因侵權著作初次銷售情形成立而權利耗盡。據此，Kirtsaeng向地院提出美專利法285條主張，要求律師費賠償。一二審結果（No. 2015-275）皆駁回其聲請，其中主要考量要素為敗訴方之訴訟立場是否具客觀合理性（objective reasonableness），Kirtsaeng就律師費議題再次上訴至最高法院。
最高法院就本案主要討論一二審法院僅考慮敗訴方訴訟立場是否具客觀合理性要素，是否符合美國著作權法條文以及最高法院1994年Fogerty v. Fantasy Inc.（510 U.S. 517, 29 USPQ2d 1881）案判決之原則說明。本案中，最高法院重申Fogerty案判決之多項要點，包括下級法院在考慮律師費議題上應審酌個案情形（case-by-case），以及無論勝訴方為原告或被告皆應一視同仁；針對主要爭議，最高院認為只要下級法院在行使其裁量權上，能夠適當考量律師費議題之所有要素，則將裁量重心放在客觀合理性之考慮，並無不妥，然就本案而言，下級法院僅將焦點放在敗訴方訴訟立場是否客觀合理，無從確認其是否已充分考量其他要素。依據前述，最高院撤銷原判決並將本案發回地院，要求考慮所有要素。
本案意義及具體影響：本案雖為著作權訴訟，然亦可能影響專利侵權訴訟之律師費主張。整體來看，最高法院仍依循自2014年Octane Fitness案判決以降，顯著放寬認定標準以及賦予地院更多裁量權之趨勢。然而，在地院獲得較多裁量權且必須通盤考量所有要素下，不確定性可能增加，訴訟兩造將不易就律師費議題擬訂策略以及預估其可能結果，並決定繼續訴訟或退場之適當時機。
二、目前尚審理中之案件：
1. Samsung Electronics Co. v. Apple, Inc. （No. 2015-777）
蘋果公司在2011年向加州北區聯邦地方法院控告三星智慧型手機侵害其三項設計專利，相關發明為可見於蘋果iPhone手機之外觀設計。一審陪審團認定三星手機產品外觀侵害前述專利，並以系爭三星手機產品之整體銷售獲利為計算基礎，判決侵權賠償金額約3.99億美元，CAFC二審判決（No. 2015-777）維持前述計算結果。三星上訴最高法院，主張前述侵權賠償計算結果有誤，不應採用三星手機銷售之整體獲利（total profit）來做為計算基礎，也忽略手機產品中侵權組件或外觀設計僅佔極小價值比重之事實；三星亦不同意CAFC對專利法289條（35 U.S.C. § 289）之解釋結果，主張289條內容並未說明設計專利之侵權賠償計算應為系爭產品整體為基礎，而非系爭產品中實質侵害設計專利之部分組件。
美國聯邦最高法院將討論重要議題：2016年3月28日，美國聯邦最高法院同意就 本案之設計專利侵權賠償計算議題進行審理，將討論議題：倘若一項受侵害之設計專利僅被應用在系爭產品之某項組件，則法院是否應僅以前述組件之獲利價值為基礎，來計算侵權賠償？
2. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC （No. 2015-927）
本案之兩家美國公司互為成人失禁產品市場競爭對手。一審被告成功主張原告因權利懈怠（laches）以及衡平禁反言而不得行使美國第6,375,646號短褲型尿布專利權。SCA上訴。CAFC合議庭（No. 2015-927）維持一審就權利懈怠抗辦之認定結果，認為SCA早在2003年10月即首次致函警告First Quality侵權，然而2007年3月27日USPTO再審查結果確認’646專利為有效後，SCA並未立即提告，而是再拖延3年時間至2010年，且未能解釋原因，故3年不合理無作為情形構成權利懈怠。SCA要求召開聯席法庭以重審本案。
SCA引用最高法院2014年Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案判決，其中說明美國著作權法507條(b)款（17 USC § 507(b)）限制著作權人僅能在獲得著作權日起之3年內發起侵權訴訟，故權利懈怠不得做為前述3年時限內所發起侵權訴訟之有效抗辯。據此，SCA主張，美專利法286條（35 U.S.C. § 286）規定專利權人僅可就訴狀提交日起過去6年之侵權行為獲得相關賠償，此為過去侵權賠償之法定追溯時限，則依據Petrella案論理，權利懈怠不得排除自提告日起過去6年內之過去侵權賠償主張。
聯席判決認為，專利法286條並非訴訟時效限制，而是侵權賠償時效限制，故與Petrella案情形不同；專利法282條立法歷程顯示國會已將權利懈怠原則於專利法中成文法化，同時專利法條文及其立法歷程亦未明文禁止將權利懈怠用於排除侵權賠償救濟，且自1952年以來之CAFC判例，皆允許被告主張權利懈怠來排除原告過去侵權賠償主張，故權利懈怠確實可用於排除過去侵權賠償救濟。
美國聯邦最高法院將討論重要議題：最高法院同意SCA上訴，將討論議題為：美國專利法286條規定，侵權賠償追溯時限為提告日起算過去6年。對此，權利懈怠可否作為排除訴訟前6年過去侵權賠償救濟之抗辯？
3. Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc. （No. 2015-866）
本案涉及一項實用物品（useful article，一項物品擁有實用功能）之外觀設計可否獲得著作權保護之議題，對此美國著作權法第101條說明，一實用物品之設計（design），如繪畫、圖案和雕刻著作（pictorial, graphic, or sculptural work）等，若可辨認、獨立存在且與該物品之實用功能分離，則可受著作權法保護。因此，判斷一項物品之外觀設計是否受著作權法保護，主要判斷該物品是否為實用物品，以及其繪畫、圖案或雕刻元素是否可加以辨認，並可與該物品之實用功能分離。
本案背景為美國一家運動服飾配件暨啦啦隊服飾公司Varsity Brands控告同業Star Athletica公司之啦啦隊服產品侵害其隊服設計著作，Star方面亦反告Varsity隊服設計屬於實用物品（useful articles）故不受著作權法保護，且該隊服上之圖案設計等無法與隊服分離，故亦非可獲得著作權之標的。Varsity反駁表示前述圖案設計可與實用物品分離，且不具功能性，故為一有效著作並受被告侵害。一審結果支持被告主張，認為啦啦隊服之圖案設計與隊服功能相互整合，彼此無法分離，故不受著作權法保護。二審（No. 2015-866）推翻地院判決，認為即便前述圖案設計無法與實用物品分離，仍可為受著作權保護之標的。
美國聯邦最高法院將討論重要議題：判定一實用物品之設計是否受美著作權法101條保護之裁量方法為何？更具體問題，為啦啦隊服上之彩色圖案及其他設計元素等是否不具有功能性並受著作權保護？
4. Life Technologies Corp. v. Promega Corp. （No. 2014-1538）
本案兩家美國醫療生技公司皆生產販售STR基因擴增測試套件，然其中LifeTech僅於美國境內生產前述套件所需之DNA聚合酶組件（polymerase）並運送至英國組裝，再販售至世界各地，故實際上並未在美國境內生產STR測試套件。2010年，Promega向威斯康辛西區法院控告LifeTech侵權。二審（No. 2014-1538）推翻一審未侵權判決，認定LifeTech向美國境外據點供應聚合酶組件之情形符合專利法271條(f)款(1)項（35 U.S.C. § 271(f)(1)）所述「一項受專利保障發明物品之組件之相當部份」（a substantial portion of the components of a patented invention）之定義，並構成侵權行為。
對於二審結果，被告LifeTech選擇上訴最高法院，認為CAFC將美國專利法適用地域不當擴大至美國境外，原告Promega陳述意見表示§ 271(f)(1)檢視標準應屬於一質性（qualitative）而非數量（quantitative）門檻（並非以供應組件數量做為認定標準），故單一組件即構成「相當部份」情況應為極少見，而本案成立主因為被告已承認聚合酶組件乃其DNA測試套件產品之重要組成部分。
美國聯邦最高法院將討論重要議題：最高法院已於6月27日同意審理本案，將討論CAFC裁定被告LifeTech自美國向境外供應侵權產品之單一組件，依據美國專利法271條(f)款(1)項規定構成侵權行為，並使被告需就供應侵權產品組件至美國境外行為承擔侵權責任，前述判決是否有誤？ (3508字；圖1)
參考資料：
1. 美國聯邦最高法院同意審理：IPR適用最寬廣合理解釋原則(In re Cuozzo Speed)
2. 美國最高法院將檢視專利法284條加重侵權賠償規定之認定標準：Stryker & Halo
3. 美國聯邦最高法院 將討論設計專利之侵權賠償計算議題：Samsung v. Apple案
4. 美聯邦巡迴上訴法院確認權利懈怠原則可排除專利侵權法律救濟：SCA Hygiene Products案
5. 美國聯邦最高法院 討論供應專利發明組件至美國境外行為之侵權：Life Technologies
6. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 2013/3/19 Supreme Court decision
7. 2016/6/16 Supreme Court decision
8. Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc. No. 2014–5237, 6th circuit, Decided August 19, 2015
9. SCOTUS blog
10. Petition for a writ of certiorari
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2. 美國最高法院2014年裁決重要專利案件對台灣廠商訴訟策略之影響
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