美最高法院裁定權利懈怠不得用於排除專利侵權賠償：SCA Hygiene案

權利懈怠（laches）為一衡平法原則，做為專利訴訟之一項抗辯（defense），當原告專利權人在行使專利權，因存在疏忽或顯失公平性之不合理拖延行為，致使被告利益受損，此情形下，法院可拒絕給予原告侵權賠償等法律救濟。
 
另一方面，美國專利法286條（35 U.S.C. § 286）規定，專利權人僅可就提告日（遞交訴狀日）起算、過去6年期間之被告侵權行為來獲得賠償，此為過去侵權賠償之有效追溯時限。侵權時間之認定，亦以前述提告日回溯6年起，至被告停止侵權時間，來進行計算。
 
以上顯示，權利懈怠與專利法286條，皆說明侵權索償之追溯時限，差異在於，權利懈怠屬於衡平法原則，而非成文法，且在判定專利權人是否構成蓄意拖延乃依據個案事實情況來判斷，無硬性時間規定；專利法286條為一普通法，且提出一明確之追溯時效。權利懈怠抗辯，能否排除符合專利法286條時效規定之侵權賠償請求，為本案爭議所在。
 
2017年3月21日，美國聯邦最高法院發佈SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 一案判決，以7-1表決結果，確立權利懈怠抗辯，不得用來排除自提告日起算、過去6年期間侵權行為之損害賠償。多數大法官意見，認為權利懈怠僅屬於法院所建立之衡平原則，美國專利法282條以及相關國會修法歷程（1952年美國專利法）並未將其成文法化。衡平原則不能凌駕及推翻成文法律，故權利懈怠抗辯不應具有排除前者效果。
 
本案判決意義為，未來，屬於自提告日回算六年之內所發生之侵權行為，該侵權行為之賠償索求，被告不得主張權利懈怠，來加以排除。
 

一、本案背景

美國成人失禁產品業者SCA Hygiene Products（SCA）在2010年控告同業First Quality Baby Products（First Quality）侵害美國專利US6,375,646，因距離首次侵權警告函已將近7年，導致First Quality一審成功主張權利懈怠。於是，SCA上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）仍維持一審判決。
 
SCA主張最高法院2014年Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer（134 S. Ct. 1962）一案判決說明，美著作權法507條（17 USC § 507(b)）禁止著作權人在著作權獲准日起屆滿3年之後發起訴訟，故權利懈怠不得排除前述3年內侵權行為的賠償請求。SCA主張，依據Petrella案論理及286條規定，權利懈怠，應同樣不得排除自提告日回算，過去6年內專利侵權行為之賠償。
 
CAFC聯席判決仍維持一審結果，認為286條並非訴訟發起時效，而是侵權賠償追溯時效，故與著作權法及Petrella案情況不同；專利法282條說明美國會已將權利懈怠原則成文法化，同時1952年專利法等修法歷程以及1952年後至今的法院判例，亦允許權利懈怠排除侵權賠償救濟。
 

二、最高法院判決論理

最高法院推翻上訴法院判決，認為Petrella案論理，可用在專利法時效規定，故權利懈怠抗辯，不得排除自提告日起算、過去6年內之侵權賠償主張。判決內容，主要為反駁被告First Quality及CAFC聯席判決之論述，概述如下：

1. 權利懈怠，為用於彌補判例法漏洞之衡平抗辯，目的在於依據公平原則、保護被告當事人不受所屬年代久遠之侵權索賠要求所騷擾，不適合用來排除具備相同目的、且出具固定追溯時效之成文法律。當美國會強調侵權索賠之及時性，並透過制訂消滅時效（statute of limitations，權利在特定期限內未行使，而隨時間遞減或消滅）來取代判例，以進行嚴格規範時，權利懈怠即不應存在，並造成凌駕或推翻法律之結果。

2. 本案所討論之著作權法與專利法追溯時效規定，兩者雖有差異，然基本道理相同。著作權法507條亦等於限制著作權人，僅能就獲得著作權日起三年內的侵權行為來索償，此與專利法286條6年侵權賠償追溯期，本質上並無不同，皆屬於消滅時效。

3. 專利法282條內容並未真正將權利懈怠抗辯成文法化，即便§282(b)(1)條文所述 “defenses in any action involving the validity or infringement of a patent”，致使在某些面向上可能涵蓋權利懈怠，也不意味著其可成為286條之例外規定，況且國會不可能就侵權賠償問題，在制訂專利法286條之同時，亦屬意將權利懈怠原則使用在侵權賠償追溯時效上，致使形成雙重門檻，故CAFC判決論點不能成立。

4. 參考1952年專利法制訂以前的法院判例，並未建立權利懈怠可排除286條追溯時效內侵權賠償之共識，而國會在制訂1952年專利法中，並未實質改變282條內容；1952年後之上訴法院判例，亦僅有兩件判決，曾認定權利懈怠可排除侵權賠償，不足以構成長期共識。

本案判決亦強調，前述結論並不影響未來，權利懈怠及衡平禁反言兩項原則，繼續作為專利訴訟之抗辯。被告仍可透過主張禁反言，來排除侵權賠償救濟。

大法官Stephen Breyer提出異議，認為相較於專利法，著作權法之消滅時效規定較為嚴格，故兩者仍有不同；國會在282條修法歷程中，將「專利權不可行使」持續納入法條之意，即為將受到法院長期認可之權利懈怠原則成文法化，且過去法院判例，皆未曾反對權利懈怠可排除侵權賠償此一事實；286條規定，將使專利權人蓄意坐視被告侵權行為，透過延後訴訟發起時間，來增加侵權損失及賠償索求，故仍需要權利懈怠抗辯來彌補此一法律漏洞。最後，Breyer法官認為，本案跟Petrella案都是錯誤判決。
 

三、評析

本案結果，宣告了權利懈怠抗辯不得再用來排除專利侵權賠償。專利權人可多等待幾年時間，坐視侵權人大量投資並獲得商業成功之後，再來算總帳地要求高額賠償，而檢視原告是否從事前述投機性拖延行為，本為權利懈怠抗辯之存在目的。
 
本案具體影響，為專利權人在是否發起訴訟方面，能獲得更長評估或等待時間，而無需擔心是否喪失索賠權利；無論在訴訟進行、官司和解協商或甚至授權談判上，對於專利權人而言，這都是一大利多。
 
然而，最高法院亦強調，下級法院及被告仍可考慮衡平禁反言抗辯，亦即原告長期無作為情形，是否構成默示授權或放棄主張專利權。特殊情勢存在下，衡平禁反言抗辦亦可排除索賠請求，諸如侵權人受到專利權人錯誤訊息誤導等。
 
另一方面，侵權賠償數額之多寡，亦取決於侵權時間長短。對此，倘若侵權人在6年追溯期內之特定時間點，逐步減少或停止侵權行為，或專利在前述6年內失效，則專利權人選擇越晚提告，侵權時間將越發縮短，賠償數字亦將減少。是故，對於專利權人而言，拖延策略未必全然有利於索賠主張，仍須酌情審慎評估，發起訴訟之理想時間點。(2032字；圖1)
 
 
參考資料
1. 本案判決文

 

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