美國專利訴訟案2015年12大重要判決

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年1月25日

2015年是專利產業世界裡忙碌的一年，延續了2014年不論在美國聯邦最高法院或是聯邦巡迴上訴法院（CAFC）都持續出現有別於以往不同的新判決。本科技產業資訊室網站(iKnow)整理以下12件2015年度美國專利訴訟案例，供各界參考。

圖一、美國專利訴訟案2015年12大重要判決

1. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc. [1]
（美國最高法院判決CAFC就地方法院專利請求項解釋裁決結果之複審原則）

美國聯邦最高法院本案判決，說明一審聯邦地院於專利侵權訴訟中參酌系爭專利相關內部證據（intrinsic evidence，包括專利請求項內容、專利說明書及專利審查歷程紀錄）之分析結論以及專利請求項最終解釋裁決結果，屬於法律問題（question of law），聯邦巡迴上訴法院（CAFC）應採用重新審理原則（de novo review）進行複審；而就聯邦地院參酌外部證據（extrinsic evidence）所做出之事實認定（factual findings）方面，屬於事實問題（question of fact），CAFC不應重新審理並直接廢棄之，而應檢視其中是否存在明顯錯誤（review for clear error）。

2. Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc. [2]
（美國最高法院判決被告事前善意認定專利無效情形不可作為誘引侵權抗辯）

美國聯邦最高法院本案判決，說明被告當事人事前善意認知（good-faith belief）系爭專利為無效之情形，並非美國專利法第271條(b)款（35 U.S.C. § 271(b)）所述誘引侵權（induce infringement）責任之一項有效抗辯，意即被告事前善意相信系爭專利無效之情形，不可以作為一項抗辯理由，來否定誘引侵權成立之主觀要件。

3. Kimble v. Marvel Entertainment, LLC [3]
（美國最高法院判決專利權人就已失效專利向他方要求或收取權利金行為 當然違法）

美國聯邦最高法院本案判決，確立了專利到期失效後仍繼續支付權利金之協議條款為當然違法（unlawful per se）之明確規則，同時亦建議當事人如何在專利授權或侵權訴訟和解協議中迴避該規則。本案亦顯示聯邦最高法院不會輕易推翻涉及解釋專利法條之判例，對此當事人須出示「極特殊」（superspecial）理由來克服「遵循先例」原則，然而，最高法院並未舉例說明何種類型理由可滿足前述前述門檻。

4. In re Cuozzo Speed Technologies, LLC [4]
（USPTO多方複審程序適用最寬廣合理解釋原則，PTAB是否發起複審決定為不可上訴）

CAFC本案合議庭判決，首次確立：（一）美國專利商標局專利審判暨上訴委員會（PTAB）是否發起多方複審等AIA專利複審程序之決定為最終及不可上訴（non-appealable）性質；（二）PTAB於AIA專利複審程序中正確採用最寬廣合理解釋原則（Broadest Reasonable Interpretion）來解釋複審專利請求項內容。鑒於CAFC駁回原告召開聯席法庭要求之後，美國聯邦最高法院已同意本案移審請願，前述兩項議題之後續發展，仍須持續觀察。

5. Suprema, Inc. v. U.S. International Trade Commission [5]
（專利權人可就特定物品進口美國後所發生之間接侵權行為獲得關稅法337條救濟）

CAFC本案聯席判決中，裁定一項物品（article）之直接侵權情形若發生於其進口美國之後，則該物品符合1930年關稅法337條(a)(B)(i)項中所定義之「侵權物品」（”articles ...that infringe”），同時美國國際貿易委員會（ITC）可就前述物品發佈排除命令（exclusion order）以禁止該物品繼續進口至美國，以及停止暨禁止命令（cease and desist order）來禁止已進口之該物品於美國境內供應或販售。本案確認了專利權人可就被告當事人誘引他方在進口至美國後使用進口期間尚未侵權之物品來侵害一項方法專利之間接侵權行為，獲得關稅法337條就不公平競爭行為之救濟。

6. Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc. [6]
（美國專利法101條專利適格性之Mayo認定標準爭議）

CAFC本案合議庭判決引用美國聯邦最高法院Mayo Collaborative Services. v. Prometheus Laboratories, Inc.（132 S. Ct. 1289, 2012）案判決所建立兩步驟分析方法（Mayo標準），來認定本案系爭專利發明標的，亦即透過檢測母體血液和血漿中父系遺傳cffDNA來之DNA基因檢測方法，為屬於自然現象（natural phenomena）應用，且前述方法之步驟皆為相關領域眾所皆知之常規性活動，不存在任何顯著發明概念，故不具美國專利法101條（35 U.S.C. § 101）所述之專利適格性。本案結果，或可能使未來基於自然法則或現象之醫療或生技產品或診斷檢測方法發明等，較難以獲得或行使專利權。鑒於Mayo標準所敘述之不可專利標的，其中包含自然法則、自然現象或抽象概念，其涵蓋範圍過於寬大，易導致不當排除具可專利性之發明成果，本案在原告提出移審請願下，未來可能為聯邦最高法院重新審視。

7. SCA Hygiene Products v. First Quality Baby Products et al. [7]
（權利懈怠為專利侵權訴訟中排除原告法律救濟權利之有效抗辯）

CAFC本案聯席法庭判決，確認權利懈怠原則（Laches）仍為專利侵權訴訟之一項有效抗辯，可排除原告專利權人獲得侵權賠償之法律救濟（legal remedy），同時，聯邦地方法院須依據最高法院eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.（547 U.S. 388, 2006）一案所建立分析架構，來衡量權利懈怠之相關事實根據，以決定是否同意核發禁制令；權利懈怠主張在缺乏特殊情勢（extraordinary circumstances）下，不得排除原告就侵權情形來獲得持續性權利金。

8. Stryker Corp. v. Zimmer, Inc. & Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. [8]
（美國專利法284條惡意侵權加重賠償議題之Seagate認定標準爭議）

Stryker及Halo兩案原告主張，CAFC於In re Seagate Technology LLC（497 F.3d 1360, Fed. Cir. 2007）案中針對惡意侵權所建立之認定標準過於嚴苛，鑒於最高法院於Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.（134 S. Ct. 1749, 2014）案中已駁回CAFC就美國專利法285條律師費轉移議題所使用之認定標準（Brooks Furniture標準），CAFC仍採用類似認定標準來衡量美國專利法284條之惡意侵權加重賠償議題是否有誤？聯邦地院在裁量專利法284條議題上應有更多自由裁量權，並要求最高法院廢棄前述認定標準。美國聯邦最高法院於2015年10月19日同意兩案移審請願。

9. Willaimson v. Citrix Online, LLC, et al [9]
（缺乏手段用語之功能請求項是否適用美國專利法112條f項之認定原則）

CAFC本案聯席判決說明，就缺乏「手段」（means）用語但敘述特定功能步驟之功能請求項，是否適用專利法112條第6段（35 U.S.C. § 112, para.6，為現行美國專利法112條第(f)項）規定，所應採用之認定標準，為判定相關技術領域具通常習知技藝人士能否自敘述特定功能之請求項中理解出等同於其相應結構之明確意義。倘若一功能請求項中並未使用「手段」用語，則被告當事人仍可證明該專利說明書未能充分揭露執行前述功能之相應結構，來克服不適用專利法112條第6段之推定。

10. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. [10]
（具F/RAND授權義務之SEP專利權人僅於對造明確拒絕接受F/RAND授權條件下，方可要求核發禁制令而未構成違反契約義務）

美國聯邦第九巡迴上訴法院本案合議庭判決，確認並維持聯邦地院一審就摩托羅拉標準必要專利（SEP）之合理權利金計算方式及裁決結果，以及同意一審陪審團判決認定摩托羅拉提供給微軟之首次SEP授權要約條件及後續向法院要求核發侵權產品禁制令之行為，構成違反其向IEEE與ITU兩標準組織提出之F/RAND授權承諾中所要求之善意及公平交易原則。本案判決與2015年歐盟法院就德國杜塞道夫地區法院審理Huawei v. ZTE一案中SEP禁制令核發是否違反歐盟競爭法律議題之見解一致，亦即SEP專利權人僅於可能被授權人明確拒絕接受F/RAND授權下，方可要求法院核發禁制令。本案為第九巡迴上訴法院首次就具F/RAND授權義務SEP之合理權利金議題作出裁示。

11. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization v. Cisco Systems Inc. [11]
（未帶有F/RAND授權義務SEP之合理權利金計算原則）

CAFC本案合議庭判決說明未帶有F/RAND授權義務SEP之合理權利金計算原則，與2014年Ericsson v. D-Link（773 F.3d 1229, 2014）一案中為帶有F/RAND授權義務系爭SEP之情形不同。本案判決說明，倘若為法庭所參考之過去授權個案或兩造權利金數字主張，已存在適當之專利價值區分基礎，則採用實施專利發明之最小可計量單位（smallest salable patent-practicing unit），並非合理權利金計算之必要方法；無論系爭SEP是否具有F/RAND授權義務，皆須考慮其受標準化因素，俾使就專利本身價值以及經標準化後所獲得之附加價值進行區隔。

12. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al [12]
（專利權人無須證明系爭專利技術特徵構成系爭產品主要市場需求，以滿足eBay禁制令核發標準之無法彌補損害要件）

CAFC本案合議庭判決，推翻地院駁回永久禁制令核發裁定結果並發回更審，認為地院就最高法院eBay禁制令核發標準之認定過於嚴苛，並說明存在多項零組件或專利技術特徵之侵權產品（multi-component/multi-featured devices，例如三星智慧型手機及平板電腦產品），原告在建立專利侵權和無法彌補損害情形兩者因果關聯性上，無需證明系爭專利技術為消費者選擇購買侵權產品之唯一或主要誘因，而僅需證明系爭專利技術與消費者對侵權產品需求，兩者之間存在「一定程度關聯性」（some connection），並確實影響其選擇購買侵權產品之意願。原告可透過出示多種事實根據來證明前述關聯性，例如系爭專利技術為誘使消費者購買侵權產品的技術特徵之一，或該技術致使侵權產品更具市場競爭力。(2786字；圖1)

參考資料

[1] Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 135 S.Ct. 831 (2014)
[2] Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 135 S.Ct. 1920 (2015)
[3] Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 135 S.Ct. 2401 (2015)
[4] In re Cuozzo Speed Technologies, LLC, 778 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2015)
[5] Suprema, Inc. v. International Trade Com'n, Nos. 2012-1170, F.3d, 2015 WL 4716604 (Fed. Cir. 2015)
[6] Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015)
[7] SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, Nos. 2013-1564, F.3d, 2015 WL 5474261 (Fed. Cir. 2015)
[8] Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 782 F.3d 649 (Fed. Cir. 2015); Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015)
[9] Williamson v. Citrix Online, LLC, 770 F.3d 1371, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015)
[10] Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. 795 F.3d 1024 (Fed. Cir. 2015)
[11] Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cisco Systems, Inc. Nos. 2015-1066 (Fed. Cir., Dec. 1, 2015):
[12] Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 801 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2015)

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