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美國聯邦最高法院認定”境外組裝”侵權產品之單一組件並不構成侵權行為:Life Technologies

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2017年3月3日

圖、美國聯邦最高法院認定”境外組裝”侵權產品之單一組件並不構成侵權行為:Life Technologies


根據美國專利法第271條(f)款(1)項(35 § 271(f)(1))說明「當事人向美國境外供應侵害美國專利產品之全部或相當部份組件(all or a substantial portion),則構成侵權行為,並須承擔侵權責任。」
 
2017年2月22日,美國聯邦最高法院發佈Life Technologies v. Promega Corp一案判決,其中認定當事人僅出口侵權產品之單一組件,並不構成271(f)(1)所述之侵權行為。本案判決,雖明確排除了僅出口單一組件之情形,然而並未說明要多少數量比例之組件,方可滿足271(f)(1),亦未提供任何裁量標準,使得未來該法規如何認定,增添許多不確定性。

 
一、本案背景概述

2010年美國醫療生技公司Promega在美國威斯康辛西區聯邦地方法院控告同業LifeTech所生產販售之STR基因擴增測試套件,侵害其美國再發證專利RE37,984。前述STR套件共由5項組件構成,而LifeTech僅在美國境內生產製造其中1項組件(DNA聚合酶組件,Taq polymerase),出口到英國進行產品組裝後,再販售至世界各地,故實際上,LifeTech並未在美國境內生產前述測試套件。
 
一審陪審團原先裁定LifeTech惡意侵害984專利,LifeTech提出依法律判決聲請(JMOL),主張僅出口單一組件情形,並不構成271(f)(1)所述之侵權行為。地院最終同意LifeTech聲請,Promega提出上訴。美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)二審結果,認為地院不當解釋271(f)(1),不應將出口單一組件之情形,視為不符合271(f)(1)所述之「相當部份」。據此,CAFC推翻一審結果,認定LifeTech向美國境外供應聚合酶組件之情形,構成侵權。
 
LifeTech上訴最高法院,主張美國專利法之屬地原則,使其不適用於境外侵權行為。Promega則主張,應使用質性(qualitative)而非數量(quantitative)門檻,來作為271(f)(1)之認定標準,亦即不能單純以供應美國境外之組件數量來做為判定標準,而應檢視所出口組件是否屬於侵權產品之重要組成部分。最高法院同意受理本案,討論當事人僅向境外供應侵權產品單一組件之情形,是否構成271(f)(1)所述侵權行為?
 
二、最高法院判決概述
審理本案之全體大法官無異議認為,向境外供應侵權物品單一組件之情形,並不構成271(f)(1)所述侵權行為,要點如下:
 

1. 最高法院判決駁斥CAFC二審結論以及Promega上訴主張,亦即271(f)(1)「全部或相當部份組件」(all or a substantial portion)之認定,應採用「質性」而非「數量」門檻來認定,以反映所出口組件之實質重要性。對此,最高法院認為,應單純以出口組件之數量來判斷,理由在於271(f)(1)條文文字 "all or a substantial portion of the components" 帶有複數含意,意指多項組件之出口,方可構成「相當部份」,若非此解,則 "components" 一字將無實質意義,且在一般情形下,一項發明物品之所有組件皆是十分重要的,缺少任何一項組件,則該物品皆無法運作,故採用質性標準,將會導致法院、陪審團或甚至欲避免侵權之當事人難以判斷。

2. 35 § 271(f)(2)特別說明「所供應境外之單一組件,若為特別提供發明物品使用,且並非具有其他非侵權用途之主要物品或商業製品(staple articles for non-infringing uses),則構成271(f)(1)所述侵權行為」,是故賦予271(f)(1)額外解釋,將會不當限縮271(f)(2)。

3. 
美國國會271(f)立法歷程可支持複數組件之結論,顯示該條文目的僅為了因應最高法院1972年Deepsouth Packing v. Laitram Corp(406 U. S. 518, 1972)案判決結果(說明在美國境外製造或使用侵權產品之情形不構成侵權),亦即彌補「侵權物品組件於美國境內製造、但出口至境外組裝」此一漏洞。 
審理本案的Alito及Thomas兩位大法官附議指出,本案判決僅說明了出口一項組件是不夠的,但未說明究竟要多少數量,才符合271(f)(1)要求。

 
三、評析
最高法院判決要點,為當事人僅向美國境外供應多組件侵權產品之其中一項組件,並不會被視為271(f)(1)所述之侵權行為,對此,下級法院必須以出口組件數量,而非其重要性,來做為裁量標準。
 
然而,判決當中並未說明究竟要多少數量組件,才能夠滿足「相當部分」此一條文說明,出口侵權產品一半或一半數量以上之組件,是否即可滿足之?對此,最高法院亦未提供任何判定標準,故未來,271(f)(1)之認定,仍存在相當不確定性。因此,下級法院可能會依據個案情節而得出不同結論。對於供應組件至境外從事產品組裝之美國境內公司而言,仍不應完全排除出口單一產品組件所存在之侵權風險,應評估該組件是否符合271(f)(2)所述情形。(1425字;圖1)
 
 
參考資料 
1. 最高法院本案判決文



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