專利侵權訴訟之管轄法院：美國聯邦最高法院裁決TC Heartland

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2017年5月23日

美國聯邦最高法院在2017年5月22日TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group一案判決中，重申其1957年Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.（353 U.S. 222）案之見解，說明專利權人只能在符合下述條件之一的管轄法院進行專利侵權訴訟：

被告公司企業的註冊地；
被告公司企業設有正式營業據點，並且為侵權行為發生地。

一、本案背景

本案背景相關介紹，可參考本網站iKnow科技產業資訊室文章：

「美最高法院將討論專利訴訟適當審判地之認定規則：TC Heartland v. Kraft Foods」

二、本案概述

美國專利訴訟審判地之主要適用法律，為28 U.S.C. § 1400(b)，該條文說明：
「專利侵權訴訟之適當審判地，為侵權人所在地（...where the defendant resides...），或為侵權人設有正式營業據點（regular and established place of business）的侵權行為發生地」。

另一項涉及專利訴訟審判地之法律條文，為28 U.S.C. § 1391，該條文要旨為：
「倘若受理專利訴訟之法院，對被告當事人具備民事訴訟之對人管轄權，同時該地區亦設有原告專利權人營業據點，則可視為侵權人所在地和適當審判地」。

最高法院判決，推翻了已維持將近30年的美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）1990年VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.（917 F.2d 1574）一案判例。上訴法院在VE Holding 案判決中，將前述的28 U.S.C. § 1391用來補充解釋 28 U.S.C. § 1400(b)，並據此認定，只要受理專利案件的法院，對被告當事人具備對人管轄權，即可滿足§ 1400(b)條文中「所在地」要件。此一見解，等於擴大解釋了§ 1400(b)「所在地」定義，導致專利權人只需要隨意設置個辦事處，即可在幾乎任何轄區法院發起訴訟。

最高法院駁斥了前述VE Holding 案見解，說明儘管美國國會在1988年修訂了§ 1391條文，然而自1957年Fourco Glass案後至今，國會未曾就§ 1400(b)條文進行修訂或變更其解釋，且修訂後的§ 1391條文中，存在「不適用於受其他法律規範之情況」（otherwise provided by law）等排除適用說明，故兩者應彼此獨立，§ 1391不可以用來擴大解釋或曲解§ 1400(b)。

最高法院進一步重申1957年Fourco Glass案之見解，解釋§ 1400(b)條文中「所在地」之意，為（僅限於）公司企業註冊地、或從事侵權活動的正式營業據點。
據此，專利權人只能在符合前述兩種類型之轄區法院，來發起侵權訴訟。

三、本案評析

最高法院TC Heartland案判決結果，將可能產生許多顯著影響，包括：

目前氾濫的「挑選法院」（forum shopping）現象、以及專利案件高度集中在德州東區聯邦地方法院（審理全美將近40%的專利案件）等偏好專利權人法院，可相當程度達到遏止作用；
相當程度地限制原告專利權人之法院選項，同時侵權被告將有更多力度及機會，來反對專利權人所挑選之法院地點，並要求將案件移送往較便利或對侵權人較友善的法院；
可減輕在原告專利權人刻意挑選遠地法院審理下（此為專利流氓從事勒索的慣用手法之一），被告出庭應訊之相關不便及旅行開銷等；
未來，可能會出現案件進行移轉法院之現象，例如：德州東區法院正審理中案件的被告可引用本案判決，要求將案件移送至其他轄區法院；
未來，案件可能集中在被告公司企業的註冊地法院，例如德拉瓦州（目前已經是訴訟熱門地，有超過一百萬家公司企業註冊於德拉瓦州，此外美國《財富》雜誌所評選之全球前500大公司企業，亦有將近6成選擇在該州註冊，未來將可能取代德州東區而成為最熱門法院），或者美國高科技公司聚集的加州，其中包括加州北、中、南區聯邦法院。

近年來，美國國會已注意到專利流氓挑選法院和案件高度集中於德州東區地院等問題，並著手進行立法改革嘗試。因此，最高法院判決解釋已可解決當前問題，畢竟國會修法立法耗力耗時，緩不濟急。

然而，本案仍留下了一些疑問，包括：

§ 1400(b)中「regular and established place of business」此段文字（筆者暫時將其解釋為「正式營業據點」），目前尚無確切定義範圍，亦無具體認定標準，例如生產工廠或施設，配送供應中心等，算不算正式營業據點呢？目前尚無答案。
最高法院在本案中，刻意強調了其乃針對「國內公司企業」而論。倘若侵權被告為外國企業公司，訴訟審判地之適宜性將如何判斷呢？在缺乏進一步討論或說明下，28 U.S.C. § 1391(c)(3)條文或許暫時提供了解答。

因此國外律師建議：基於侵權訴訟戰略考量，外國公司的美國子公司營業據點應該設立於 ”不希望建立專利訴訟管轄區域 (例如：對專利權人友善的法院管轄區域)”，然後外國公司盡可能透過該美國子公司來進行美國境內之商業活動。展望未來，由於該子公司將是一個實質有意義的住所和營業地點，所以，未來訴訟攻防論點將轉移至外國企業之母公司身上。

四、歐盟單一專利體系，將如何看待適當審判地議題

相較於美國情形，即將在歐盟推行的單一專利（UP）及單一專利法院制度（UPC），針對專利訴訟適當審判地之規定較為寬鬆（UPC協議草案第33條），便利性較高。專利權人可在符合下列4種情況之一的地方、區域或中央分區法院，來發起專利訴訟：

（區域/地方分區法院）為侵權行為的發生地；
（區域/地方分區法院）為侵權被告或被告之一的所在地（residence），或主要營業據點（principle place of business）；
（區域/地方分區法院）為侵權被告或被告之一的營業據點（place of business）；
（中央分區法院）並非侵權被告或被告之一的所在地，且無設置任何營業據點，同時侵權行為發生地點/成員國，並無設置任何區域或地方分區法院。這可能是針對當事人為國外公司企業之情況。

然而，UPC協議草案，仍等待所有歐盟成員國批准，同時「所在地」等用語尚無具體解釋，故仍有待後續觀察。不過原則上，設置於倫敦、巴黎及慕尼黑的中央分區法院，並無審判地適宜性問題，是可以受理任何專利案件的。(1784字；圖1)

參考資料
美國最高法院 TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group 一案判決文
Agreement on A United Patent Court（UPC Agreement）

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