面對普思電子提起兩波專利侵權訴訟，湧德電子獲判未侵權
科技產業資訊室(iKnow) - Bourne 發表於 2021年5月24日
圖、面對普思電子提起兩波專利侵權訴訟，湧德電子獲判未侵權
湧德電子稍後向美國專利商標局提起IPR 2019-00511多方複審（Inter Parte Review, IPR），使得普思電子所主張侵害的 '302專利1, 3~9, 11~16項專利範圍，遭美國專利局宣布為無效；Pulse稍後於該第一起訴訟中，繼續主張湧德電子的ICM產品侵害剩下的 '473，'318 與 '840三篇專利。
於2020年8月31日，普思電子再次向美國加州南區地方法院遞狀提起第二起訴訟3:20-cv-01676，依據多方複審程序中最終書面決定（Final Written Decision）所列修改後的有效專利範圍18、19、22與23項，再次主張湧德公司的ICM產品侵犯 ’302號美國專利權。
如下、表一歸納普思電子與湧德電子兩者間所進行的專利訴訟/多方複審案件表列，表二歸納IPR 2019-00511多方複審最終書面決定（Final Written Decision）所列無效與修改後有效專利範圍。
表一、普思電子與湧德電子相關專利訴訟/多方複審表列
| Case Number |
Filing Date |
Patents
in Case |
Status |
Court |
Plaintiff |
Defendant |
| 2021-1856 |
2021/4/15 |
7959473
9178318
6593840 |
Open |
Court of Appeals for
the Federal Circuit |
Pulse Electronics
Corp. |
U.D. Electronic
Corp. |
| 3:20-cv-01676 |
2020/8/27 |
6773302 |
Closed |
California Southern
District Court |
Pulse Electronics
Corp. |
U.D. Electronic
Corp. |
| 3:18-cv-00373 |
2018/2/16 |
7959473
9178318
6593840
*6773302 |
Closed |
California Southern
District Court |
Pulse Electronics
Corp. |
U.D. Electronic
Corp. |
| Case # |
Patent # |
Filing Date |
Inst. Date |
Term. Date |
Petitioner |
Patent Owner |
| IPR2019-00511 |
6773302 |
2018/12/28 |
2019/7/24 |
2020/7/22 |
U.D. Electronic
Corp. |
Pulse Electronics, Inc. |
表二、IPR# 2019-00511多方複審最終書面決定（Final Written Decision）
第一起訴訟案作出湧德電子不侵權：依據被告湧德電子呈交的銷售紀錄，無法佐證存在美國境內專利侵權事實
針對普思電子於2018年2月遞狀提起的第一起訴訟案3:18-cv-00373，相關訴訟進行到2021年3月，法院作出兩個有利被告湧德電子的即決審判（summary judgment）：
A. 於案卷編號 #160即決判決中：(1)引誘侵權（Induced Infringement）部分：法院駁回原告對所有被告產品引誘侵權主張，(2)直接侵害（Direct Infringement）部分，除S3Y-HP-0001與N42-ZT-0001產品外，法院駁回原告對GX-X系列、S和N系列所有被告產品直接侵害的主張。(3)針對剩下的S3Y-HP-0001與N42-ZT-0001產品直接侵權，與原告對所有被告產品的貢獻性侵權（Contributory Infringement）主張，法院要求原告進一步引用法條判例，說明法院為何不應該對被告所提出的不侵權動議做出簡易判決的原因。
B. 於案卷編號 #176即決判決中：在原告沒有提供證據表明被告或第三方有美國境內直接侵權行為的情況下，(1)法院駁回原告對所有被告產品的貢獻性侵權主張，(2)法院也進一步駁回剩下的S3Y-HP-0001與N42-ZT-0001產品直接侵權主張。至此法院雖尚未探討原告主張專利的有效性，但原告所提直接侵權、引誘侵權與貢獻性侵權三項主張已無待判斷之爭議，故原本預定的後續陪審團審理時程都取消，聯邦地院相關訴訟程序告一段落。
湧德電子說明該公司是在中國製造ICM產品，並將這些產品運送給位於美國境外（通常位在亞洲各國）的EMS公司。湧德電子將ICM產品運送給EMS公司後，再由EMS公司和品牌公司決定要把ICM產品銷售到哪個國家，湧德電子並不了解也無法控制ICM產品的最終銷售地。此外，EMS公司可能會同時從多個供應商購買ICM產品，如此縱使EMS公司產品最終出現在美國境內，也無法推論銷售到美國的產品中是否包含湧德電子的ICM產品。
於 #160即決判決(summary judgment)中，法院贊同被告所主張：除了MPN S3Y-HP-0001和N42-ZT-0001以外，針對S和N系列中的其他產品，欠缺證據產生需通過非訴訟當事人EMS公司或品牌公司提供的事實爭點，即未能顯示被告在國外製造和銷售的ICM產品，最終是否被進口到美國境內的事實。（The Court found that Defendant had shown the absence of evidence creating a genuine issue of fact from non-party EMSs or branded companies that Defendant’s accused ICMs, which Defendant manufactures and sells overseas, were imported into the U.S., such well as all Accused Products in the S and N Series except for MPNs S3Y-HP-0001 and N42-ZT-0001.）
#176即決判決顯示，針對事證開示程序（Discovery）中所提交的湧德電子銷售紀錄，雙方攻防焦點部分聚集在下列交易是否為美國境內的專利侵害行為，這些交易紀錄的 "帳單地址Bill to Address" 雖然是美國境內，但 "送貨地址Shipped To" 卻載明是卡車貨運到香港。
法院曾明確要求雙方提交書狀，陳述以下問題的相關法源依據：“關於雙方所引用的發票，”帳單地址” 顯示為美國境內地址，但 ”送貨地址" 卻是美國境外地址，雙方陳述應依據哪些法律 （例如統一商法典，美國法律，台灣法律，《銷售公約》或其他一些國際法），來判定如此類型交易的銷售地點。（The Court also explicitly requested that both parties brief the following issue: “With respect to the invoices referenced by both parties showing a ‘Bill to’ address within the U.S. but a ‘Ship to’ address outside the U.S., the briefing should address what law (e.g., the Uniform Commercial Code, U.S. law, Taiwanese law, the C.I.S.G., or some other international law) applies to determining the place of sale.” ）
原告普思電子最後並未提出具體法律或判例，可支持上述交易應被認定為美國境內的銷售，因此法院於 #176即決判決中，認為依據訟案I唯一被告湧德電子呈交的銷售紀錄，（1）無法證明被告在美國境內製造，使用，銷售，銷售邀約或進口ICM產品到美國境內，且（2）未能證明被告知道所出售的ICM產品給EMS或品牌公司後，EMS或品牌公司稍後會銷售到美國境內。如此無法佐證存在美國境內專利侵權事實，因此法院認定被告不侵權，結束訴訟案I的所有後續審理活動。
第二件訴訟案被駁回：多方複審最終書面決定所列修改後的有效專利範圍不是提起專利侵害訴訟的依據
針對普思電子於2020年8月遞狀提起的第二起訴訟案3:20-cv-01676，法院於2021年4月12日做出決定，認為目前修改後有效的18、19、22與23項專利範圍僅是條列在多方複審程序中的最終書面決定（Final Written Decision）中，並不是列在多方複審程序結案後的美國商標專利局所發出的證書（IPR Certificate）中，故目前這些四項專利範圍還不是 '302專利的有效專利範圍，還不足以作為可據以提起專利侵害訴訟的依據，故同意被告所提的駁回動議（motion to dismiss），進而結束訴訟案II。
結語
（1） 普思電子於訴訟書狀中提到，因為普思電子和湧德電子具有許多相同的下游客戶。若通過起訴這些相同客戶來取得美國境內專利侵權的事實證據，可能會嚴重破壞普思電子和下游客戶間的商業關係，可能會對普思電子自身業務產生負面影響。普思電子如此顧慮是合理的，筆者確實也曾耳聞過，有原告上游零組件供應商將原告被告雙方共同的下游客戶列為專利侵權訴訟被告後，下游客戶稍後就懲罰性地縮減原告的訂單。相信普思電子內部計劃要提起訴訟時，應該也面臨此兩難抉擇 -- （a）列下游客戶為訴訟共同被告，較容易舉證美國境內專利侵權事實，對訴訟有幫助；但會破壞客戶關係，被告客戶的訂單可能會被縮減；（b）不把下游客戶列為訴訟共同被告，不影響客戶未來訂單；但舉證美國境內專利侵權事實困難度增加。
（2） 根據聯邦巡迴法庭（CAFC）先前的統計顯示，若就美國專利商標局專利審理暨訴願委員會（PTAB）的最終書面決定提出上訴日起算，CAFC平均約需至少14個月審理後才會做出決定；而需等到CAFC作出判決，上訴程序結束後，PTAB才會簽發多方複審證書。本案中，雙方都在2020年8月針對最終書面決定提起上訴，因此預估要等到2021年10月之後，美國專利商標局才會簽發該多方複審證書，才會允許普思電子新增修改後有效的專利範圍列入到 ’302專利中。但另一方面，該 ’302專利將於2022年3月28日過期失效，如此從2021年10月起算，導致損害賠償期間將只剩下5個多月；可能因此迫使普思電子必需依據多方複審最終書面決定所列修改後的有效專利範圍來提起第二件訴訟，嘗試把損害賠償期間向前提早到2020年8月31日起算，讓損害賠償期間增加為19個月。不過如此主張終究未能說服法官同意，而駁回結束第二起訴訟案。
（3） 湧德電子應該有規劃與下游客戶間的交易模式與出貨地點，讓事證開示程序（Discovery）中所提交的公司文件、被控產品的銷售紀錄，均不足以作為證明公司侵害美國專利，增加原告舉證構成美國專利侵權的困難度，或許值得其他台灣零組件廠商學習。(5580字；圖1)
參考資料:
3:18-cv-00373 docket
| 03/16/2021 |
160 |
ORDER: (1) Denying 143 Plaintiff's Motion for Summary Judgment; (2) Granting 144 Defendant's Motion for Summary Judgment and Daubert Motion; (3) Requiring Plaintiff to Show Cause as to Why Defendant Should Not be Granted Summary Judgment. Signed by Judge Roger T. Benitez on 3/15/2021. (mme) (Entered: 03/16/2021) |
| 03/31/2021 |
176 |
ORDER: (1) Granting Summary Judgment, Sua Sponte, Following the Court's Order to Show Cause; (2) Granting Motions 170 , 173 to Seal. In light of the Court's decision, the upcoming Pre-Trial Conference scheduled for Monday, April 5, 2021, as well as all future dates in this case are VACATED Signed by Judge Roger T. Benitez on 3/13/2021. (mme)(jrd) (Entered: 03/31/2021) |
| 04/12/2021 |
20 |
ORDER Granting 13 Defendant's Motion to Dismiss. Signed by Judge Roger T. Benitez on 4/9/2021. (mme)(jrd) (Entered: 04/12/2021) |
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【聲明】
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