連接器模組(ICM)專利訴訟：從湧德電子回應過程論談判策略及注意事項

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科技產業資訊室 (iKnow) - Bourme 發表於 2018年3月21日

圖、連接器模組(ICM)專利訴訟：從湧德電子回應策略論談判注意事項

2018年2月16日，美國網路連接器製造商Pulse Electronics, Inc.，向美國南加州法院遞狀控告台灣湧德電子公司U.D. Electronic Corp.，主張湧德電子所製造並於美國販售之整合式連接器模組 (integrated connector module, ICM) 產品，侵害Pulse 所擁有的6,773,302，7,959,473，9,178,318，和 6,593,840等四項美國專利。

Pulse 並在訴狀之附件Exhibit E ~ Exhibit J中檢附雙方自2016年10月開始到2017年4月間的六封談判過程往返的信件．筆者閱讀相關往返信件後，認為台灣湧德電子在面對外商專利權人追索信函在應對策略上，似乎有些失焦及失誤，所以在此與讀者討論及分享建議。

“產品無侵害專利防禦” 優先於 “專利無效防禦”

Pulse 於2017年2月3日提供四項美國專利的侵權比對 claim chart (Exhibit G)，而湧德電子於2017年3月6日回覆 (Exhibit H)，回覆內容主要在比對前案證據和Pulse四項專利，因此推論湧德電子試圖主張Pulse所主張的四項專利相關專利請求項應為無效。但相關回覆內容，似乎並未很清楚地具體主張湧德電子產品並未構成侵權。

筆者建議：”產品無侵害專利防禦” 優先於 "專利無效防禦"，被追索者應盡可能主張專利權人於claim chart中的侵權比對不完整，例如被控侵權產品仍然短缺某項claim元件，未滿足全要件原則，故並未構成侵權。尤其若能主張未侵害獨立項請求項時，則依附在該獨立項下的所有附屬項也未構成侵權，如此防禦效果較佳。

以如下 '302專利之侵權比對claim chart中請求項之最後一個限制要件的比對內容舉例說明，筆者傾向爭辯：正確解讀這些導線外形是 - 導線中段的直線部分延伸長度不同，但導線彎折處的彎折角度都一樣。既然彎折角度一樣，半徑應該相同…云云，因此結論產品未構成侵權。

圖、6,773,302專利claim chart比對UDE 2x4 1G ICM

若欲主張爭議專利無效，應比對 “前案證據公開日期” 與 “爭議專利優先權日期”

針對其中的 ’840 專利，湧德電子於2017年3月6日回覆 (Exhibit H) 中主張專利無效的前案證據是鴻海擁有的CN2596615Y和CN2599819Y專利．但 ’840專利的優先權日是2000年1月31日，而兩件前案證據 ’615和 ’819 大陸專利的最早申請日或公開日皆晚於2000年1月31日，因此都不是 ’840 專利的適格前案證據；Pulse在下一封追索信件 (Exhibit I)中就直接打臉否定這個防禦論點了。

宜避免以公司董事長/執行長署名回覆專利爭議信函

Pulse或許是從湧德電子公司英文網頁得知公司代表人資訊，因此首封專利爭議信函收件人直接指向董事長兼執行長Gary Chen，而後湧德電子相關回函都是以董事長兼執行長Gary Chen署名回函。

除非是董事長/執行長個人勇於任事，樂於親上火線，直接主導專利爭議談判，否則筆者建議宜避免以公司董事長/執行長署名回覆專利爭議信函；應改由公司內法務同仁/委託外部事務所律師署名回覆專利爭議信函；若前兩者人員都不可得，則退而求其次由公司內部中階主管署名回覆。如此以降低董事長/執行長稍後被原告要求上證人席作證，說明談判階段每封回覆信件內容和準備過程。

結語

因應美國專利人主張侵權追索金錢的談判和訴訟過程中，被追索的台灣廠商肯定要因此付出相當的律師費，但這是廠商在美國行銷販售產品的必要成本之一；台灣廠商若想樽節成本，或可委託孰悉美國專利法和專利爭議處理實務且CP值高的中小型專利事務所協助辦理，在收費上與大型專利事務所相較不僅較為低廉且較具彈性，如此在與外國專利權人談判應對書信上，方能維持一定的專業度。

台灣廠商在收到外國專利權人索取專利授權金的信函時無須過度驚慌，但需要審慎應對，將其置之不理並非良策。除透過公司外部資源，如專利律師事務所對專利權人的背景、過去的訴訟活耀度、專利所屬國家的專利訴訟制度等先行初步了解外，內部方面亦應成立工作小組(專利、法務、研發、市場行銷、採購等部門)，就爭議專利的侵權責任(如上游供應商的不侵權擔保責任)、公司被控侵權產品的侵權評估、專利無效性評估以及專利權行使的障礙評估(如申請過程中有無不正行為)等等多方面進行。

因應內外部各項評估調查工作的時間需求，在回應專利權人的策略上或可採取拖延戰術，例如請專利權人在提供進一步的侵權證據、公司需要時間對侵權爭議進行分析、先派層級較低的人員應對等等方式拖延，一步步探求出專利權人來函的真意與找到回擊對應的最佳方式。

以本案為例，Pulse 在2016年10月14日發函給湧德電子，湧德電子隨即於同年10月27日即回覆Pulse，並於信函未段提到Pulse的專利超越競爭對手，未來若有機會可授權Pulse特定專利以發展新的商業機會等語，並以董事長兼執行長Gary Chen署名。說不定Pulse原本追索信函發出給多家廠商，湧德電子原本可能也不是優先追索對象；但當Pulse收到湧德回覆信函後分析其內容，評估湧德電子的美國專利相關法律資源較為有限且收取到權利金的機會較高，極可能因此將湧德電子改列為第一優先追索對象。因為Pulse當然企盼其專利授權活動能旗開得勝，能迅速取得第一筆權利金收入，因此策略上當然會優先追擊較容易勝訴對象。(2462字；圖1)

本案相關檔案：
1. 訴狀：Pulse Electronics v. 湧德電子
2. Exhibit-E-20161014-brief-notice.pdf
3. Exhibit-F-20161027-brief-invalid.pdf
4. Exhibit-G-20170203-claim-chart.pdf
5. Exhibit-I-20170407.pdf
6. Exhibit-J-20170425.pdf
7. Exhibit-H-20170306-more-invalid.pdf

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