三方覆審 v. 專利訴訟，專利案被告的逃生門道
在這種不滿情緒中出爐的補救方案，顯然要彌補的是舊制的不足或是缺陷。但從整體觀之，其實有些跟舊規還是一樣的：
一、挑戰專利的基礎還是第102與103條有關的核可專利及出版品；
二、啟動新程序的標準仍舊是「檢舉者所舉報的請求項中，有一項有合理可能可以依檢舉者之意見予以推翻」；
三、推翻請求項的舉證標準：優勢證據（超過百分之五十依的標準）（註五）；
四、禁反言（註六）：一旦專利局做出處置，檢舉者不得就「所有已經提過或合理情況下可以提出的前案，再做申論」。
既然骨子裡是一樣的東西，那當然也要有不一樣的變化，才可能引來這麼大的迴響。三方覆審（IPR）對於在專利訴訟的被告而言，相較於訴訟程序，有以下幾點優點：
一、較法院寬鬆的請求項解構（finding unpatentability）標準：法院用甚麼標準，就不浪費篇幅細表了，反正再寬鬆也不會比專利局依法明文要求的「最寬鬆的合理解釋標準」，來從事請求項解構。所謂「寬鬆」，指的是對前案（prior art）的認定，因此得到的結論往往是系爭專利的請求項無效，這當然大大地合被告的胃口；
二、較低的舉證標準：所謂「較低」，指的是專利局在進行IPR時，不會預設被檢舉的專利是「有效」的。這點就讓舉發者跟專利擁有者的立足點較為平等。專利局採用的舉證責任是前述的preponderance標準（51%），而不是一般法院在民事訴訟中慣用的「清楚而有說服力」之標準；
三、較快的進行速度：根據新法規定，專利局必須在六個月內決定是否展開IPR相關程序。程序一旦開展，必須在12至18個月有結論。整體而言，從檢舉者發動開始，一年半至兩年內就會有定論。這樣的速度也讓法院比較願意放慢審理時程，以待專利局的專業意見，這算額外收穫。跟之前的三方覆檢（reexamination）相比，IPR明確的進行時程更是；
四、禁止出爾反爾（反言）的效果較快：在之前的覆檢（reexam）程序中，要達到禁反言的效果，必須要待所有程序走完（包括上訴管道）。這就造成各造反反覆覆，案件進展滯塞。在IPR中，一旦專利訴訟及上訴委員會（PTAB）做出書面決定，所有該提、應提而未提的核駁理由，都會產生禁言效果。但是因為法令限制的禁止反悔範圍，僅限於第102及103條的規定範圍，因此如果檢舉者在專利局的程序中受到限制，進入法院訴訟程序後，依然可以提出102、103範圍以外的事項（如101的專利主體，或112的描述不清、範圍過廣等問題），這策略對在PTAB中失利的訴訟被告有很大的幫助。另外值得一提的是：在IPR中，將此前IPRx的標準「任何可以提出的前案，卻未在IPRx中提出，則不可再在任何訴訟或專利局程序中提出」，修正為「任何理應（reasonably）提出，卻未提的前案..」，此標準更改也對檢舉者或有助益。因為一旦在IPR中失利，這個「理應」應如何解釋，顯然有相當空間；
五、專利擁有者欲修改請求項有較高難度：一般專利爭訟過程中，如果專利受到挑戰，專利擁有者多半會採取斷尾求生的手段，如取消請求項等。在IPR中，這些手段可能會有點不順，因為一來專利擁有者想要修改請求項，必須有PTAB的核可，而且修改範圍有限，只能取消有爭議之請求項，或要求提供有限替補。申請的動議書狀（motion）頁數受限，所以對專利擁有者而言，的確是大大的不便。最重要的是：因為PTAB不負責審理修改後的請求項，專利者必須自證其修改是前人所未發現。種種規定，無非是通知被告，IPR的手段對訴訟的原告是大大的不利；
六、IPR運用較高的技術水平做判斷標準：在審理過程中，主審者如果對技術有較深的瞭解，對專利法耳熟能詳，對被告而言，應該是比較有保障的，尤其提告的專利擁有者若是令人聞之色變的專利蟑螂的話，這樣的主審者不啻是受冤者的福音。相對於一般法院的法官及陪審團，專業的PTAB行政法官顯然是更理想的聽訟對象；
七、IPR的經濟代價較划算：相較於動輒數百萬美金的訴訟程序，只要美金兩萬七（註七）的IPR顯然是俗又大碗。不過這是入場的門票而已，一般來說，走完整個IPR程序大約在廿萬到七十五萬美金之間。這筆開銷看似龐大，相對於訴訟的數百萬美金，相信常常被告的台灣電子大廠們，應該還是覺得撈到好康（如果他們懂得運用的話）。當然便宜的程序自然有其簡略之處。IPR的準訴訟準備程序較簡略，能發掘的證據有限，只能引用文件及傳喚證人、聽取證詞，及引用對手在程序中自相矛盾的立場。這樣的程序對於想要旁徵博引，大開殺戒的原告或許不利，但是對於小心翼翼防守，只想脫身的被告或許是個利多（註八）；
覆審程序鼓勵和解，但天下沒有白吃的午餐
雖然IPR程序似乎對訴訟被告較為有利，但其實IPR的精心設計之一，或許就在鼓勵各造和解。因為IPR程序一旦發動後，各造任何後續的和解協議，都必須考慮PTAB的態度。PTAB一旦認為整個程序已經進行到相當程度時，可以拒絕雙方的和解協議。雖然IPR程序推動兩年以來，外界普遍視PTAB為「專利死刑隊」，但目前為止尚未有CAFC或最高法院對PTAB的決定提出任何異議。任何事都有正反兩面，面對高額的經濟負擔，及未來不確定後果，參與IPR的各造其實都有不小的儘早和解壓力。另一方面，對於專利擁有者而言，物極必反，與其一味地忍受對手以IPR程序進行攻擊，也有可能另行以其他訴訟攻擊檢舉者。（註九）
綜合各方意見，IPR對於較為弱勢的廠商而言，似乎是個不錯的選項。舉證門檻低，經濟負擔輕，加上整個IPR風向似乎對現有專利採取較為敵視的態度。但是如本文一開始所述，為什麼事務所對此業務這麼熱衷呢？對廠商來說，這固然是條有效的逃生門道，但是天下沒有白吃的午餐。要享用新專利法的幾個專利核發後的救濟程序（post issuance remedies），包括IPR、post grant review（PRG）及covered business method（CBM） ，有個前提：必須委請專利律師（註十）代表參與程序。對於廠商而言，這是挖肉補瘡，因為程序上（跟訴訟相比）省下的錢，可能在IPR中就得先花大把鈔票委任專利律師。對於在美國區區兩萬多名目前執業的專利律師來說，這是千載難逢的好機會。莫怪乎同業先進聊到此話題時，個個眉飛色舞，喜上眉梢。其實這件事在美國律師界也飽受批評（註十一），不過對於專利局而言，由熟悉專利法規、程序者領導整個IPR的進行，才能確保這個程序原始設計的目的：達到新速實簡的效果，而不會重蹈IPRx的覆轍。不管這筆律師費用是不是花得值得，但是相較於此前IPRx的曠日廢時，訴訟的勞民傷財，兼具時效及偏袒弱勢的IPR程序對於向來處於挨打地位的台廠來說，不啻是個福音。只是面對這個「逃生門道」，要花的代價就不像是訓練自家的專利檢索人員那麼地陽春。雖然筆者一向的主張是專利工作（尤其是美國專利）不見得是一定需要耗費大量貲力才能做好的事，方向、認識跟用心學習反而更重要。但在IPR（及其他的post issuance逃生之道）這件事上來看，只能安慰需要藉助此管道避難的廠商：既來之，則安之。綜觀全局，IPR還是目前所有已知管道中，最有效又經濟的救命藥方 - 如果你不幸被專利蟑螂盯上的話。(4970字；表1)
註釋：
註一：關於IPR詳情，讀者可以參考馮震宇教授這篇作品：美國專利救濟制度改革複審救濟程序效益顯現 （http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=9730）。該文清楚交代美國新專利法實施後，啟動的各項專利救濟措施。本篇狗尾續貂，不試圖重複已經介紹過的概念，但是希望從專利律師角度，帶大家看一些沒被注意到的瑣事。
註二、Reexamination 有兩種，一種是Ex Parte （單方，主要是專利局的審查人員玩的獨腳戲）；另一種是Inter Partes （多方，亦有方家稱「第三方」。這是美國的法律名詞，只要大家知道是哪件事，愛用哪種譯法，悉聽尊便）。Reexamination Inter Partes,簡稱RIP （Rest In Peace）。這只是個笑話。
註二之一：Inter Partes Reexamination可簡稱為IPRx。
註三：Inter Partes Reexamination自2012年9月15日起，停止適用。
註四：2002年後，此類規定大幅放鬆。大量的聲明、答覆、上訴，造成第三方覆檢程序的進行耗日費時，審查人員案牘勞形，不堪其擾。
註五：非常不喜歡這種不倫不類的翻譯。如果有所謂的「優勢」證據，那是否也有劣勢證據？preponderance的解釋就是「數量充分」（being greater in number, quantity, or importance），跟「優勢」何干？但這就是台灣法界習慣的譯法。take it or leave it. either way, I have no intention to reinvent the wheel.
註六：法律讓人討厭，理由很多，其中一個一定是「讓人看不懂」。中文上下古今三千年，你去哪裡找一個詞兒叫「反言」？estoppel就是stop。這不是我說的，這是Edward Coke（1552 - 1634）說的。estoppel原詞為法文，就是指阻流的木塞。
註七：發動IPR程序的費用為八千八百元美金。一旦PTAB准許請求，另有一筆一萬四千美金的費用。這不包括請求項數字所牽涉的單獨費用。所以IPR對於面臨複雜專利請求項的被告而言，未必是筆輕鬆的開銷。
註八：IPR程序中，訴訟被告/檢舉者必須負擔preponderance舉證責任，以證明控訴專利其實無效。這個標準相較於訴訟中的clear and convincing標準，顯然被告負擔減輕。相對來說，如果原告/專利擁有者要求取消某些無效的專利請求項，或是提供合理的取代方案時，他不止必須證明其方案與被告或審查人員提供的前案不同，也必須證明他的取代請求項合乎說明書（specification）規範，甚至是前人所未發想。這種標準顯然高於一般的專利審查要求。這種高標的要求限縮了專利擁有者可以在IPR程序中，修改其專利的空間。
註九：一般來說：如果雙方訴訟在前，則IPR不得啟動。不過如果檢舉者在開始IPR後主動對專利擁有者提出無效訴訟，則訴訟自動停止，除非（一）、專利擁有者主動要求法院解禁；（二）、專利擁有者另行提出訴訟，或反訴檢舉者侵犯其專利權利；（三）、檢舉者主動撤銷訴訟。由上述得知，專利擁有者是可以「以戰逼和」，興訟以迫使檢舉者自動退出IPR。
註十：37 CFR§42.10。法條原文是指在專利局註冊的執業人員，理應包含專利代理人及專利律師。不過既然是涉及訴訟程序，我想大部分的當事人未必放心只委任不諳訴訟的專利代理人全權處理IPR，想必會另外安排訴訟律師協助。如此一來，幾乎可以說客戶大概會比較願意直接委任專利律師處理案件。
註十一：Stuart P. Meyer of Fenwick & West, Mountain View, Calif., told BNA that this will present a problem for some law firms. “Now, each party must designate a USPTO-registered practitioner as its lead counsel, and may only add a non-registered person upon a showing of good cause,” he said. “Thus, litigation-only law firms who do not have registered patent attorneys on staff may need to scramble to address this requirement.”