《美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act）：專利商標局(USPTO)專利審查機制變革

2011年9月8日，美國參議院以89:9的票數通過美國最新專利法修正案，9月16日歐巴馬總統簽署該修正案，為美國近六十年來最大篇幅的全面修正。回顧美國專利法近期的修正歷程，國會與眾多委員會自2005年開始討論，多次於參眾議院提出修正案[FN1]均胎死腹中，經過各界六年來的努力，本次終於得以照案通過2011年6月23日眾議院版的《Leahy-Smith美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act，編號H.R. 1249），於美國整體專利系統上進行多處重大改變，以下就修正之發證前第三人提呈制度(Preissuance Submissions by Third Party)與新增之發證後專利複審機制(Post-Issuance PTO Review System)進行介紹。

2011年美國專利法擴充發證前第三人提呈制度(Preissuance Submissions by Third Party)範圍，並於2012年9月16日起生效。現行專利制度下，專利申請人以外之第三人若認為系爭專利不應予核發，則可運用發證前第三人提呈制度(Preissuance Submissions by Third Party)，於專利取得核准通知(Notice of Allowance)前或申請案公開後2個月內，得由聲請人提出可據以核駁之前案給USPTO審查員參考[FN2]；新修正條文中則規定，該提呈的期間延展至專利核准前的申請案公開6個月內，或第一次實質核駁通知前。本次專利法修正前，聲請人僅得提出10個以下的前案給審查員參考，而不得就前案與系爭專利關聯性進行額外之說明或解釋；本次專利法修正，聲請人除了可以提出前案以供審查員參考外，也可以說明、解釋提呈文件與應核駁專利間的關聯性，實質增加聲請人之言詞辯論權[FN1]。

本次美國專利法修正前，專利權人以外之人如果想要在美國專利商標局(USPTO)挑戰已發證專利的有效性，僅有單方複審制度(Ex Parte Reexamination)或多方複審制度(Inter Partes Reexamination)兩種方法，兩種方法均要求聲請人在提起時，證明系爭專利存有至少一個可專利性之實質新問題(Substantial New Question of Patentability, SNQP)方符合複審的發動門檻。本次專利法修正中保留舊有的單方複審制度、以多方複查(Inter Partes Review, IPR)新制度取代舊有之多方複審制度(Inter Partes Reexamination)，並且新增「獲證後複查(Post-Grant Review, PGR)」程序。除上述專利基本挑戰程序外，於專利有效性審查上，為治癒不公平行為(Inequitable Conduct)、使專利免於不可執行(Unenforceable)的危險而新增補充審查程序(Supplemental Examination Procedure)」，開拓諸多可挑戰專利有效性之管道。

1. 多方複查程序(Inter Partes Review, IPR)：

2012年9月16日，專利法修正過渡期間結束後將廢除多方複審制度(Inter Partes Reexamination)，由多方複查(Inter Partes Review)程序取代，不論生效日前、生效日後核發的專利均一體適用新制度。

• 聲請時點：
  聲請人得於專利核發9個月後，或獲證後複查程序(Post-Grant Review Procedure)終結後提起多方複查程序。
• 適用範圍：
  新制度規定可提出之前案範圍較為狹窄，聲請人僅得以專利法102條或103條之「專利」或「公開發表文件(Printed Publications)」作為前案進行專利有效性之挑戰，舊制度則無前案範圍的限制。
• 發動門檻較寬鬆：
  舊制度所定立的標準為，聲請人至少須證明「系爭專利存有一個可專利性之實質新問題(Substantial New Question of Patentability) 」；新制度則採取相對寬鬆的標準，聲請人僅須證明「某專利請求項確實有無效之合理可能(Reasonable Likelihood Would Prevail)」即可。
  USPTO拒絕啟動複查機制為不得上訴事由。
• 審查主體：
  新制度審查主體以三位行政法官(ALJ)組成的專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)，取代舊制度下的專利訴願暨爭議委員會(Board of Patent Appeals and Interferences ,BPAI)。
• 可運用證據開示(Discovery)程序：
  舊有的複審制度均不得使用證據開示程序，但新制度引進證據開示程序，增加可資運用之素材。
• 程序間互動：
  聲請人若先於聯邦法院提起確認之訴(Declaratory Judgment)，請求法院確認系爭專利之有效性，則聲請人不得嗣後再向USPTO聲請多方複查。專利權人以外之人若於USPTO先就系爭專利進行多方複查程序，則不得再於聯邦法院提起專利無效確認之訴。如果當事人嗣後於聯邦地方法院提起專利無效確認之訴，則法院應裁定停止訴訟；除非專利權人請求回復審判，或專利權人就系爭專利已對聲請人提起另訴或反訴，此時法院即應駁回聲請人提起之確認之訴。
• 禁反言(Estoppel)條款：
  若系爭專利請求項已於USPTO進行多方複查程序，且聲請人已有機會進行充分辯論，則聲請人嗣後不得再以任何理由，於USPTO、聯邦地方法院或ITC挑戰相同的專利請求項。

Source: 賴婷婷，科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理， 2011/10

2. 獲證後複查程序(Post-Grant Review, PGR)：
於專利核發後9個月以內，專利權人以外之第三人得提出各種證據，證明系爭專利至少有一個請求項屬於不可專利之範圍，以挑戰已獲證專利之有效性。

• 適用範圍廣泛：
  得以美國專利法282(b)(2)或(3)條中任何理由挑戰專利有效性，包含先前銷售、先前公開、專利不可據以實施或專利具顯而易知性等各種證據。
• 發動門檻較寬鬆：
  聲請獲證後複查程序者應提出證據證明，系爭專利至少有一個請求項有無效可能(More likely Than Not)。
• 專利無效舉證責任較訴訟程序低：
  獲證後複查程序(Post-Grant Review Procedure)挑戰專利有效性之舉證責任為優勢證據(Preponderance)，聲請人證明程度的要求約為50%；聯邦訴訟程序中，挑戰專利權有效性之舉證責任則為清楚且具說服力(Clear and Convincing)之證據程度，心證程度約為70-80%。
• 可運用證據開示(Discovery)程序
• 禁反言(Estoppel)條款：
  若系爭專利請求項已於USPTO進行獲證後複查程序，且聲請人已有機會進行充分辯論，則聲請人嗣後不得再以任何理由，於USPTO、聯邦地方法院或ITC挑戰相同的專利請求項。

3. 補充審查程序(Supplemental Examination)：
本次專利法修正中，提供機會使專利權人得修正審查歷程中的錯誤或疏失，避免專利權因不公平行為(Inequitable Conduct)而有被判定不可執行(Unenforceable)的危險。例如：專利申請人即使因疏忽而未揭露相關專利資料，專利權人仍得藉補充審查程序進行專利有效性的治癒。

• 發動門檻：
  補充審查程序的發動門檻與單方複審制度(Ex Parte Reexamination)相同，聲請人均須證明系爭專利存有可專利性之實質新問題(Substantial New Question of Patentability)方符合法律規定。
• 適用範圍：
  補充審查程序並未限制以專利或公開發表文件進行審查，凡任何資訊(Information)如前案、數據、相關案件資訊、外國專利審查歷程或相關訴訟均可交由USPTO進行檢視。(2505字；表1)

[FN1] 35 U.S.C. §122 (e) (2011).
[FN2] 37 CFR §1.99.