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美國參議院通過專利改革法案 (H.R.1249)與修法概述

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2011年9月15日

 

2011 年 9 月 8 日美國參議院通過專利改革法案,參議院投票以 89 : 9 票比數, 2 票棄權,接受眾院版專利改革法案 【 Leahy-Smith 美國發明法案 】 ,內容未再修正而通過。這項法案預計於2011年9月16日等待由美國總統歐巴馬簽署後,頒布為正式法案。

專利改革法案 【 Leahy-Smith 美國發明法案 】( Leahy-Smith America Invents Act ,編號 H.R.1249 ,簡稱 AIA), 由參議院司法委員會主席 Patrick Leahy 及眾議院司法委員會主席 Lamar Smith ,也是這項法案在參眾院的主要推手,這是自 2005 年以來持續推 動的美國專利制度改革,經過 6 年,歷經各方的提案討論後,終於即將完成立法。眾議院先前通過的版本,稱為《美國發明法案》(America Invents Act,編號S.23)。

表一、新法啟動後一年內各項重要項目之時間表

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【 Leahy-Smith 美國發明法案 】 內容包括實體及程序修法,各項條文實際生效日期、適用項目及範圍各有差異,主要分三階段實施:

第一階段:法案頒布之日即起生效
  1. USPTO 自訂規費權限、微實體(micro-entity)定義等項目
  2. 自法案頒布之日起 10 天,優先審查(priority examination)費相關規定將開始生效,USPTO 亦可暫時對部分專利規費調高 15% 的收費(例如:專利申請費用General fees、專利維持費Maintenance Fees、專利檢索費Patent Search fees、專利審查費...等),而小實體規費將減半收費。

第二階段:法案頒布日起 12 個月,則是第二組修法啟動日

包括發明人宣誓書、領證後複審(post-grant review ,先前或稱領證後異議)、多方複審(inter partes review)、補充審查(supplemental examination)、 過渡授權後的審查程序 (transitional post-grant) 等程序都會在此時生效。
第三階段:法案頒布日起 18 個月後開始實施,則是第三組修法重點 改採先申請制(first-inventor-to-file)與其配套的申請人調查程序(derivation proceeding)程序。


【 Leahy-Smith 美國發明法案 】修法變革 ,主要概述如下 :

第一階段:法案頒布之日即起生效

  1. 美國專利商標局 (USPTO) 自訂規費並專款專用,可使用於僱用人員及技術升級,以加快處理專利申請案,目前已積壓近 70 萬件。專利規費暫行加徵 15% 附加費。
  2. 修改專利不實標示 (patent false-marking) 條文規定 ( 第一階段實施並溯及既往 )
    修改為造成當事者競爭傷害者,才可以提出 patent false-marking 的法律訴訟。
  3. 未揭露發明的最佳實施模式的無效理由,不再視為無效的理由。 ( 第一階段實施並溯及既往 )
    AIA 雖未改變這項需求,但是修正該理由不再是一個基本的必要性。
  4. 關於案件合併審理 (joinder) 限制較多
    提交訴訟時,原告經常將不相關產品/製造的廠商一併提告。 AIA 修改為只能對同一種類的產品廠商進行提告。

第二階段:法案頒布日起 12 個月,則是第二組修法啟動日

  1. 採用 領證後複審(post-grant review ,先前或稱領證後異議)、多方複審(inter partes review) ,以去除早期不當專利,並減少針對專利有效性所提出的法律訴訟案件。 ( 第二階段實施並溯及既往 )
    1). 在該專利領證發出後 9 個月之內, 公眾可以提出 post-grant review。
    2). AIA新法以多方複審(inter partes review)取代原有的當事人審查(inter partes reexamination),對先前技術提出挑戰。
    3). 新法實行後,對於審核門檻的標準將發生變化,可能產生不少專利新問題,也可能對“申訴人"較有利。不論是否為商業方法專利, 凡是新法生效日之後申請的專利才適用 post-grant review program。
    (註:類似歐盟專利法的異議程序(opposition procedure),在專利核准的一段期間內,公眾可以提出異議,讓 EPO 重新審查該核准 EP 專利的有效性。 一但過了專利提出異議時間,要撤掉該 EP 專利,就要到各會員國專利局去一個一個國家把各國專利逐一撤掉。)
  2. 接受補充審查(supplemental examination) ( 第二階段實施並溯及既往 )
    在領證後,對於該專利未正確提供的資訊,允許專利權人請求進行專利補正審查,以修正該專利相關的信息。之後即不應以此為理由,要求判定相關專利權不得行使。
  3. 採用過渡授權後的審查程序 (transitional post-grant review program) 有效性,包括商業方法專利。 ( 第二階段實施 並溯及既往)
    取消專利後審查的期限限制後,任何人可在任何時間針對某個商業方法專利提出質疑。
    不管是何時申請的商業方法專利, 新法生效日一年之內, USPTO 需建立 transitional post-grant review 程序, 在進行昂貴商業方法專利訴訟前, USPTO 可行政裁量決定該商業方法專利是否有效 。
  4. 律師意見:被控侵權人未取得或呈報律師意見之前,不得用以證明構成蓄意侵權或誘導侵權。

第三階段:法案頒布日起 18 個月後開始實施,則是第三組修法重點

  1. 改採先申請制(first-inventor-to-file )與其配套的 申請人調查程序(derivation proceeding)程序
    在新制下,先申請的就會被認定是發明者。在專利申請時,申請人 / 專利權人可不提出早於先前技術的證明文件。還有, 修改專利法第 102 條 (35 U.S.C. §102(g)) ,廢除抵觸 (Interference) 程序,並以申請人調查程序 (Derivation proceeding) 取代。 AIA 創立一個新的行政程序 “ 申請人調查程序 ”(對於正在申請)和民事訴訟(關於授予專利),任何一方可以質疑發明人的發明而提出審查要求。
  2. 擴大先前使用技術 (prior art) 範圍定義
    1). 修改 專利法第 102 條 ( 35 U.S.C. § 102 ) 規定先前使用技術與其銷售及公眾使用範圍定義,從美國境內擴及全世界地區。
    2). 修改 ”有效申請日 (effective filing date)” 之定義,擴及優先權於美國以外的國家。
    3). 美國專利法之獨特性有別於其他國家,給予一年寬限期 (grace period) ,允許發明人在申請專利之前,擁有公開其發明 (例如給潛在投資人) 。此項,將有助於發明得以盡早公開。

 

 

檔案下載:
download.gif H.R.1249 (Leahy-Smith America Invents Act )
download.gif AIA各項程序啟動日期詳述 (America Invents Act: Effective Dates)
相關連結:
1. AIA各項專利規費價目表(啟動日2011年9月26日)

後註:本網站將陸續報導美國 專利改革法案,請密切注意。
(1215 字 )

後續追蹤報導:

2011年9月16日美國總統歐巴馬簽署專利改革法案 【America Invents Act; H.R.1249】,該法案將簡化專利申請程序,降低法律糾紛成本,加快批准美國專利過程的立法。。

這是美國自1952年以來也是近60年來對專利法做出的最大一次修法。

奧巴馬說,這項改革法案將加快專利成果的轉化過程,有助於發明者和企業家更快投入新的發明創造。

明年(2012),美國專利局預計將開設更多的辦公室,並僱用多達2千名新的專利審查員,已加快審查積壓的將近70萬件專利申請,有助於幫助美國的經濟增長以及創造就業。



 
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