產業界耳熟能詳的美國新專利法（American Invents Act, AIA）從歐巴馬總統於2011年簽署後，2012年9月16日正式施行。這次號稱是二戰後專利法最大的一次修改。關於修改的內容，各方的大作已經汗牛充棟，無非是聚焦於從「first to invent」改變成「first inventor to file」。其實這個說法充其量是個敘事觀點的改變，從強調「第一順位發明」，改變成鼓勵「第一順位發明人，但仍須優先申請」。真正重要的變革在於將原先複雜的美國法典第卅五條（35 U.S.C.）§102，從原來的七個分項（a - g）改成較為簡單易懂的四個分項（a - d）；把原先強調的「偏重美國習知技藝」（prior art）對核駁專利申請案的影響，擴大為考量全球所有發明對專利申請案核駁的影響。識者以為[註1]新的§102較修改前更為簡單，而且強調的重點不是「公平」[註2]與否，而是如何協助發明人（與審查員）在取得專利的過程中，能對審查結果有更確定性（certainty）的判斷。筆者在跟美國專利局打交道的過程中，一些老前輩就一再強調：USPTO用盡一切方法，希望他們的程序能夠盡量維持一致性。審查過程所強調的「一致性」或新法的「確定性」，乃希望申請案不要因為習知技藝的發源地有別，而有不同的適用標準；不要因為審查員的差異，而有不同的審查核駁結果。當然USPTO的努力是否真的得到發明者跟專利申請人同聲一氣的認同，自是如人飲水，冷暖自知。至少筆者跟專利局官員打交道的經驗，沒有這種「特別」的感受。
攻擊是最佳的防禦，拆解對方專利才是上策
本文要探討的重點並非AIA修法後的審核標準變動，而是希望能簡介新法所提供的各種針對專利侵權指控者的反擊之道。筆者曾參與台灣客戶購買某國際電信大廠於香港實驗室的交易。基於商業慣例，自然要求該公司需要對客戶收購的專利的有效性提供「擔保」。對方的美國律師揚言：經過美國專利局審核的專利，自然是有效的專利，無須提供任何擔保。這種說法固然在某種程度上屬實，但專利的審核百密一疏，某些拿來指控對方侵權的專利，可能一開始就不該是被核定有效的專利。專利是否確實有效，往往得看拿來告人後的效果，才見真章。一般專利訴訟喜歡針對有無侵犯專利範圍進行分析、爭辯。但控方會提出告訴，往往對於專利請求範圍是否遭到被告侵犯，已經進行縝密研究，在這方面拉鋸，常常事倍功半。反過來看，如果用釜底抽薪之計，直接以美國專利法規[註3]所設計的各種管道，對控方的專利武器提出無效質疑，效果可能意外的好。以1997年台灣著名的四維公司與美商Avery公司間的商業糾紛為例，Avery利用美國政府的強勢手段介入兩家公司之間的商業競爭[註4]。四維公司雖被美國政府指控犯下「商業間諜罪」，但其癥結在於Avery所主張的專利是否有效？最後四維公司成功的借助台籍學人的研究成果，徹底推翻Avery的數項黏性專利[註5]，使得美國政府原本提出的廿項控罪，除了自行撤回的七項外，被二審法庭推翻了另外十二項。原本的聯邦重罪一一撤銷，最後以罰款了結。關於本次事件的重點分析，大部分的研究及報導都聚焦在美國的「商業間諜法」，但是卻忽略了一個很重要的關鍵：即使是審核嚴謹的美國專利，其發明的基礎也有可能是「忽悠」出來的假科學。以專利局有限的人力、物力，及審查員一般的技術水平，專利的審核仍然有許多黑洞。這也是近來興起的一股潮流：以群策群力的專業方式，對專利提出無效舉發（attack on patents或 patent hackers）[註6]。俗語說：攻擊是最好的防禦。本文設定的目標，也旨在推廣「被專利追訴的廠商，最佳的『逃生之道』應該是『攻擊』」這樣的觀念！
面對專利追訴，如何釜底抽薪
台灣在美國的專利申請案數量，一年粗估在兩萬件左右[註7]，由美國專利局所核可的發明專利（utility patent）數量也居全球第六位[註8]，但是一遇到國際大廠（含美國廠商）的專利追訴，卻似乎都只能掩旗息鼓，棄兵卸甲，最後乖乖賠錢了事。筆者參與過數起外商對台商的專利追訴，基於合約的保密義務，不能透露任何細節。但是有一點可以說的，不管是報載多風光的大廠，遇到外商的專利追訴案件，似乎不外是兩招：花大錢請美國大律師事務所前來保駕（遠來的和尚會唸經）；另一招則是「我忘記了」或「他離職了」（一皮天下無難事）。作為一個原告請來的「顧問」，筆者雖然不能對被告表達任何的同情，但總好奇被告似乎都未嘗試圖反擊。
任何一個發明希望獲得美國專利保護，從撰寫專利說明書，送交申請案，到正式審核通過，核發專利執照，有一個冗長的流程[註9]。這個流程中，從送案取得「申請日期」（filing date）起算，一開始是秘密審查，十八個月正式公布（published application)後，各方關注者可以使用專利法令賦予的各種「工具」，對專利（及申請案）進行挑戰。即便最後申請案獲得審核通過，順利成為有效專利後，也未必定能一帆風順的耀武揚威，對專利的無效舉發、抗議等等，仍然如影隨形地挑戰專利的價值。本文希望能以時間軸的方式，分析上述「流程」中，可以用來對專利案（及後續核可專利）進行挑戰的程序工具。首先要檢視的是發起攻擊的時間點。一般來說，專利申請案自提出申請，取得申請日期後，一直到十八個月後「自願」公布（published）前，都是秘密審查，第三者（在此泛指所有有意在雞蛋裡挑專利案骨頭者）理論上很難得知專利申請案的進度。不過專利申請案一旦被引用作為干預（interfere）競爭對手生意的手段時，即使是仍處於保密階段的申請案，也一樣可以被要求公開。
對專利發起攻擊的流程摘要
專利申請案在保密審查期間，所有資料諱莫如深。對於專利申請案或專利的「攻擊」發動點，往往是在十八個月專利申請案公布後。以時間軸來區分，對專利（案）的攻擊可以概略地區分為三個「時段」：在任何時間都可以進行攻擊的手段，在專利申請案公布後進行攻擊的手段，以及在最後核駁（before allowance or final rejection）前進行攻擊的手段。為了方便讀者的稽索，依照發起攻擊時間點的先後，製成表格如下：
| 時間點 |
攻擊動作 |
法條出處（35 USC, 37 CFR or MPEP) |
攻擊發起者 |
攻擊行動 |
攻擊工具 |
備註 |
| 任何時間 |
專利發明在審核前已公開使用（public use） |
MPEP 720, 37 CFR §1.292 |
一般公眾 |
一、以證詞、口供方式證明申請案之發明先前已有使用或銷售記錄；二、提供證據需符合舊專利法（35 USC）§102規定 |
任何文字記錄、銷售證據（須符合舊法[註10]§102規定） |
一、此條自2012年9月已經停用；二、目前關於public use條文須查MPEP 2133.03三、AIA生效後所送件之新申請案不適用本項 |
| 專利施行期間 |
引述習知技藝（citation of prior art） |
35 USC §301 |
一般公眾 |
一、以書面方式定義專利請求項中之特定名詞解釋 |
一、任何書面文件（包括專利文件、印刷品）二、專利所有人在美國法院或專利局所做之相關書面陳述 |
一、攻擊者不須揭露真實身份二、引述習知技藝，可以協助界定後專利審議過程中的請求範圍爭議 |
| 一、在最後核駁之前二、整個「再發證程序」（reissue）[註11] |
抗議（protest） |
37 CFR §291, MPEP 1901 |
一般公眾 |
一、在專利核發前，任何公眾都可以針對該專利申請案提出異議二、此項程序無須任何費用三、律師不須申明提出異議者的真實身份四、異議者只能提出大量文件，表達對該專利核可之質疑，但不能參與任何實質審查（no participation） |
一、任何§102條（舊法）的相關規定二、可對申請案任何未符合法規要求處（statutory requirement not satisfied）提出質疑 |
一、任何抗議都必須知會（serve）專利案申請人 |
| 申請案公布後 |
第三方遞件參與（rule1.99） |
MPEP 1134, 35 USC §1.99 |
一般公眾 |
一、最多檢附十組專利或書面資料二、註明欲檢舉之專利申請案號，寄交專利局三、不得加註任何討論 |
已核可之專利或書面印刷品 |
一、Rule 1.99之攻擊行動，僅限提交資料，不得進行任何實質討論。因為專利局希望在申請案公布後，能讓審核行動盡量單純化，不希望有太多節外生枝的耽擱。不過檢舉人送交的資料，將列為專利檔案的附件二、一般來說，須在申請案公布後兩個月內提出檢舉 |
| 一、（a）申請案公布後六個月內；（b）首次駁回（以較晚日期為準）二、在專利案核可前（如本日期較第一項早，則以此日期為主） |
核可前遞件（rule 1.99的擴大版） |
35 USC §1.22(e) |
一般公眾 |
得對提交證據，進行簡要說明 |
一、已核可專利二、已公布之專利申請案三、其他有關連性之出版品 |
一、須注意提交證據之時間點二、此項工具是在AIA新法公布後，對1.99的擴大適用 |
| 一、專利核可後的九個月內二、如果「領證後覆審」程序（PGR）已展開，則俟PGR完成後 |
多方覆審（inter partes review） |
35 USC §311: AIA通過的新設庭審程序（負責審理的是改設的專利審判及上訴局） |
一般公眾 |
對任一請求項的合理勝訴可能 |
任何在§102或§103（新法）下的核可專利或書面文件 |
一、如果在多方覆審程序開始前，已有相關訴訟於法院進行，則覆審擱置二、必須清楚交代實際動議者（real party in interest）的身份三、動議者必須在被指控侵權的一年內，要求進行該項程序 |
| 當一方被告侵犯專利時，由被告提出 |
商業方法專利（暫行措施） |
AIA § 18(1)(a)(C) |
被告侵犯商業方法（軟體科技）之專利者 |
一、採用「領證後覆審」同樣標準二、需證明在該案於美國提出前一年中，該發明已被揭露過，並符合新法§102標準 |
一、舊法§§102, 103二、新法§102(a) |
一、此措施將於2020年9月16日退位二、此措施為華爾街大鱷們為自保而遊說國會而設，與一般科技廠商關連不大 |
表一：AIA新法下的對審核之專利進行攻擊行動一覽表
結論
除上開附表所列各項措施，可供被美國專利追訴者一個側翼攻擊的選項外，另外一個為專利界所熟悉的動作是「專利覆檢」（re-examination）[註12]。專利覆檢分為兩類：單方覆檢（ex parte reexamination）與「多方覆檢」（inter partes reexamination）。關於這部分的介紹文摘已如過江之鯽，這是筆者不打算畫蛇添足，多做贅敘的主因。另外一個原因是單方覆檢缺乏第三方的參與，對專利所有者的偏袒早已為專利律師所詬病[註13]。為此美國國會設計所謂的「多方參與」的覆檢制度。但多方參與的覆檢不允許專利所有者對指控提出答覆，而且進行時間冗長，大幅增加專利審核員的工作負荷，所以「多方覆檢」已於2012年9月16日停止適用。今後一切專利案，不論新舊，一體適用新制的「多方覆審」。當然「多方覆審」相較於「單方覆檢」是否會受到專利所有者、被追訴者，以及專利工作人員的青睞，畢竟是個剛開始不久的新程序，一切還有待時間考驗。不過不管是IPR或PGR，相同之處在於費用都非常可觀。不過不論這些「側翼攻擊」程序耗資多貴，跟日益高漲的專利訴訟費用[註14]相比，都還是不成比例的便宜。國內廠商普遍對研發支出感到有心無力，面對外國廠商的專利權利金追索，甚至侵權追訴的辯護費用，卻是不得不花。兩害相權取其輕，面對國際大廠的步步設防，處處追殺，國內廠商應該改變消極思維，對國際專利檢索應該投注更多精力，對於國外大廠的重要專利即使無力做規避設計，也應借重本文所提的各種程序手段，做出未雨綢繆的應對，甚至是先發制人的攻擊。太陽下沒有新鮮事，專利在各方有心人士的層層剝解下，它的殺傷力道（請求項的範圍）也勢必會減弱不少。問題是：要做攻擊的準備，就不能再像國內廠商目前這種龜縮的態度，不能再有：沒告到我，就多一事不如少一事的想法！工具詳列在此，如何運用，存乎國人廠商一念之間！(5254字；表1)
(本文作者為律師)
[註1] John White: 2013 Supplement (AIA Phase 3), PLI Patent Bar Review: ...[t]he new 102 is simpler and prizes certainty over "fairness." p.3 (2013)
[註2] AIA通過前，許多中小企業紛紛發言反對修法，認為修正為「先申請先贏」，將偏袒有錢有勢的大企業。大企業可能先發制人，而順勢囊括大部分的專利，對缺乏資源的中小企業並不「公平」。
[註3] 35 U.S.C, 37 C.F.R. Part 1, and MPEP
[註4] 江元慶：楊斌彥鬥法六年，只為破解美商騙局。商業週刊（Jan05, 04) 。根據四維公司所聘請的美國辯護律師南希路克稱：“本案明顯是艾利公司利用聯邦政府為工具，以作為消滅其競爭對手四維企業之手段。” （中國大陸「法制日報」，Jun 20, 00)
[註5] 當時一位旅美學人正於長庚大學客座，其為國際知名黏力學專家。四維禮聘他檢查數項被Avery公司用來指控四維公司竊取的專利。據報載，這位專家表示：這些專利所揭諸的科技，根本違反物理定律，也無法在地球重力環境下使用。美國專利法雖允許所謂的「prophetic example」或「simulated result」（即未實際進行過檢測的發明結果），但禁止對專利局做不實的陳述（即「明明沒做過的實驗，卻宣稱「做過了」）。37 C.F.R. §1.56(a), MPEP 2001.05
[註6] www.mobiusbobs.com
[註7] 曾志超：從專利申請現況看台灣發明專利發展趨勢與未來，國政研究報告， 科經(研) 102-007 號 （2013年5月31日）。根據本文的引用數字，2011年，台灣向美國申請的專利案件數為19633件。
[註8] 張杰夫著（林佳燕譯）：從台灣的美國專利表現看台灣競爭力（June 20, 2011)
[註9] 根據35 USC 154(b)，專利局設定的標準是希望從申請案到核發專利，整個流程不要超過三年。超過三年部分，如果非可歸因於發明者/申請人的部分，專利局給於適當的專利期限延長。
[註10]雖然美國總統歐巴馬在2011年9月16日簽署通過AIA，部分條文於2012年生效（phase 2）。35 USC §102的重大修改，是自2013年3月16日（phase 3）：俗稱「first inventor to file」。
[註11] reissue一詞為美國專利制度下特有的程序，主要設計目的為更正專利申請過程中的「重大錯誤」（包括專利請求範圍的不當）。前提是該「錯誤」之產生必須是無心之過或無法避免。此專有名詞國內有各種翻譯，姑且借用國家實驗研究院之高議，筆者亦認為此一翻法較符合實際狀況！
[註12]MPEP 2209, 2214
[註13] James R. Longacre: Patent Study Guide to the MPEP, pp. 353 - 355 (2010)
[註14]http://www.patentinsurance.com，根據專利保險公司估計，專利訴訟費用一方平均支出高達兩百五十萬美金。這個類似金額多次出現在不同文獻，應該是頗為精確的估算。