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從Limelight v. Akamai案判決再論『divided infringement』

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科技產業資訊室 (iKnow) - 舒安居 發表於 2014年10月23日

圖、從Limelight v. Akamai案判決再論『divided infringement』


前文「美國最高法院2014年裁決重要專利案件對台灣廠商訴訟策略之影響」提到,最高法院在Limelight v. Akamai(註一)一案中,直接挑明:沒有專利法35 U.S.C.第271條(a)項的直接侵權,就不構成271條(b)項的誘導侵權(induced infringement,又稱間接侵權)。

Limelight判決案沒說的事  (what Limelight doesn't say)
該篇文章也提到,最高法院在Limelight的意見中,並未實質觸及divided infringement的合法性(註二),只是意味深長的提到:根據CAFC在Muniauction一案中的「看法」,如果專利請求項的「要件」無法完全究責於某單一方時,則沒有直接侵犯專利的問題。在閱讀最高法院關於Limelight意見書時,讀者可以發現一件饒富趣味的事:通篇意見書只提到「當沒有直接侵權時,就不會有引誘犯罪的『間接侵權』」,但不知是法官有意或無意,意見書中似乎避開究竟要如何解釋271條(a)項的問題。意見書的執筆人Alito大法官一再強調:如果同義CAFC的解釋,將271條(a)項與(b)項分開看待,那將來專利法將會有兩種侵權的行為模式:一種是「直接侵權」(如271(a));另一種則會是「間接侵權」(271(b))。但271(b)侵權判定標準也將會因此而模糊難辨。他同時也舉第271條(f)(1)項做反證,表示國會當初立法時,對於「誘導侵權」的標準界定的很清楚。因此法院不該任意擴張侵權的定義。

在最高院審理過程中,作為「苦主」的Akamai,眼睜睜地看著在上訴法院的勝訴判決就這麼地飛了,當然不可能輕易罷休。除了一一引用各種刑法上的「幫助犯」概念向大法官們曉以大義外,它也直接嗆聲說:最高法院對271(b)的詮釋,將允許有意侵權者將侵犯方法專利的步驟一一拆分給被告並無指導或控制的他方,以規避侵權責任。對此種種意見,甚至是某種程度的「助紂為虐」的指控,最高法院直接了當地回答:如果會有這種不正常的後果,那也全然是因為CAFC在Muniauction一案中,對第271條(a)項的詮釋所致。這種幾乎是不留情面的修理CAFC的文字,就大辣辣地寫在最高法院的意見書中,不知道專利上訴法院的十二名法官讀之將作何感想。須知CAFC對發明人與專利律師而言,其功能及地位之重要,幾乎就等於專利訴訟的最高法院。最高法院可以盡情譏諷下級法院的不當判決,但是對投注大量資源、精神的發明人,卻無法躲避這種抓摸不定的判決標準。Alito大法官最後總結:只為了規避Muniauction一案自然結果,並不足以作為「改變專利法關於『誘導』論罪的文義與結構」的理由。這種改變會造成嚴重且禍端重生的後果,讓271條(b)項變成一個自由漂浮的侵權概念,跟法律文義無繫屬關係,而且地方法院也無從適用此法條。


Limelight 案可以自我解讀? (can we hide behind Limelight)
個人愚見,對一向喜歡耍小聰明的台灣廠商,divided infringement在業界不是個新鮮的概念。表面上來看,這是一個雙面刃,某些願意花大錢申請專利的廠商,念茲在茲地要求專利人員寫專利時,要注意避免這種「行為要件」不可歸責於同一方的漏洞;對於希望能躲避侵權責任的廠商,則是拼命設想有沒有可以規避責任的產品設計方式,效法Limelight讓第三方(使用者)自己完成Akamai專利('703專利)中的tagging動作。筆者覺得這兩種說法,都把此一「專利侵權」的複雜事實予以過份簡單化。在簡單化後,相對而來的就是容易犯下錯誤,且往往是致命錯誤。因此本文希望能進一步解釋divided infringement (分工侵權),協助專利人員釐清一些基本概念,從而避免廠商做出錯誤決策。


首先,專利是有法域(territorial)概念的,它的設計也是針對發自同一行為人的侵權活動。但現代商業活動,其交易範圍往往是跨國界,行為的完成也常常是分工合作的。所以討論「分工侵權」,其中一個焦點放在「跨國界」的侵權行為,如NTP Inc. v. Research in Motion, Ltd. (2005),被告RIM公司將伺服器放置在加拿大,以規避侵犯美國專利的指控。另外一個焦點將放在牽涉「多使用者」的請求項上,如Dynacore Holdings Corp. v. US Philips Corp. (2004)(註五)訴訟源自於電腦網路領域中,往往牽涉需要跨國界進行的商業活動;或需藉助多方合作,某些動作由客戶完成,某些動作由伺服器完成。這類的發明十分常見。針對這種特殊的活動態勢,專利法有其侷限。如果不是由單一行為個體完成專利請求方法中每一步驟或程序,甚至連提告的事由都可能付之闕如。在跨國界的活動中,如果某些步驟是在國外完成時,由於各國法規規定不同,也會造成追訴效果不一。


大家來分工就能規避解決了嗎? (divided, we conquer... maybe)
分工合作是社會常態,專利法該如何堵住(或補救)這個執行上的漏洞?以美國最高法院在Limelight一案所做的裁決觀之,如果沒有271(a)的事實認定,就不該有271(b)的責任追究。但271(a)的事實認定,究竟是什麼?不可諱言,依據法律條文,如果不是單一行為者完成專利步驟的每一要項,是無法根據法條文義追究其侵權責任。那如果某項新發明的專利,其步驟無法由單人完成使用時,究竟法律有沒有方法可以處理這種狀況。其實在Muniauction前,類似這種「分工侵權」的案子已經有許多案例。在Shields v. Halliburton Co. (1980)一案(註三),兩名被告各自完成一部份的侵權動作,但是無單一被告完成所有的侵權動作。地區法院判定:不能因為委由另一方完成某項單一步驟,而規避對方法專利的侵權責任。判決中以被動式寫道:專利請求項「各別且聯合遭受侵犯」(註四)。類似論理也出現在Mobile Oil Corp. v. W.R. Grace & Co. (1973)一案中,法院判決:在侵權行為中,被告在效果上將每一名客戶轉變成其代理人。因為被告清楚瞭解侵權行為將事實上由客戶儘速地及完全地執行。可是將所有的被動配合者都視為主使者的「代理人」,這種看法株連甚廣,法院不可能對所有的案子均一體適用。

經過多年的發展,美國專利法及各級法院針對「分工侵權」,主要發展出幾套因應之道:
一、針對行為人:35 USC 271(b)條懲罰誘導者;271(c)條懲罰在國內銷售物件;271 (f)條懲罰提供侵權零組件者,以及271(g)條懲罰進口,或在美國販售侵犯美國專利製程商品者。這些法條看似周延,但在某些情況下,幾位行為者共同侵犯某項專利保護步驟,但彼此間並無犯意聯繫,法院並不願意在這種行為者間缺乏關連的情況下,濫用誘導罪名,或將各個行為者的分別行為予以加總,將其視為聯合侵權。主要原因在於271(b)條文字清楚規定:必須要先有直接侵權,而且必須具有「特定誘導侵權行為的意圖及行動」,才能進一步論斷間接侵權。

二、針對侵權發生地:如前述,專利法有其法域性。因此某些發生在國外的侵權行為,美國專利法鞭長莫及(註六)。對此,國會通過271(f)條,對海外生產、組裝的行為做出懲罰。271(g)條禁止進口利用美國專利製程的產品。這兩條法規面對電腦產業似乎有些有氣無力。首先,法院的詮釋認為:不管是(f)或(g),都必須是固態的物品,因為若將「設計」或「書面指示」這類「資料」(data)含蓋在專利法中,將背離法條原意。相對於(f)或(g)的效用有時而窮,法院偶爾會以271(a)條判定行為者雖然有部分海外行為,但主要「犯行」發生在美國,此時可依幾種「理論」將其繩之以法。例如在Rosen v. NASA(1966),法院認為以「綜合效用」(integrated instrumentality)說觀之,四個觀測衛星的無線電波傳輸站中,兩個雖位於美國之外,但是他們的設立是依美國政府要求,使用美國器械,所以使用目的最終是發生在美國。另外一派理論是以「侵權地點」(locus-of-infringement),認定NTP一案中,雖然RIM公司將主要伺服器擺在加拿大,但是法院認定使用者主要通訊地點發生在美國,因此關注焦點是「全體系統」發揮實用之處所,也就是控制中心所在,以及應用系統取得效益之處。

認清客觀的事實 (reality bites)
不管是追「行為人」或追「發生地」,專利法效力在觸及分工侵權時,顯得處處捉襟見肘。法條的設計要求若以「直接侵權」論罪,則必須由同一行為者完成所有被侵犯請求項中的每一要件、步驟。同樣地,若欲以「間接侵權」論罪,則必須有「特定犯罪意圖」或「意識」,知道某項行為就是為了侵權,而不是別有他圖。但是如果任由原告擴充解釋,則任何行為者間「無犯意聯繫」的自發各別行為,都可能被撲天蓋地的專利侵權告訴給列為「共同侵犯者」,這將徹底顛覆產業秩序,產業將成為專利濫訴的溫床。要解決這個問題,我們必須先客觀看待幾個事實:

一、發明中的分工行為,尤其在電腦網路類別中的發明,是個既成事實。分工既是事實,不論是跨國的,或是多使用者的侵權模式,就不可能完全杜絕。指望法律完全解決這個問題,下場不是矯枉過正,就是事倍功半;

二、如果法院罔顧現實,一定要將專利法擴充解釋。那在國內可能會有許多彼此沒有犯意聯繫的個別人士,因為使用商業網路,而在不知情的情況下,成了侵犯他人專利的共犯。而一家網路公司可能因為其網路使用範圍橫跨世界,而動輒得咎;

三、在現實狀況下,國內專利請求項如果涉及分工,則基本上不該追究責任,因為這完全可以透過撰寫技巧予以避免。基本上現代專利幾乎都是將現存基本元素予以組合排列,如果任意追訴分工責任,將有許多無辜民眾或公司因為提供某些商業基本元素,如網路、電腦、路由器等,而變成專利擁有者的獵巫對象。這也是法院必須適當限縮「代理人」解釋的主因,不該任意將商業上的互動關係,曲解成「代理」關係,而妄加以271(b)條誘導罪名;

四、跨國的網路行為雖然亦是難以避免的現象,但是以NTP判例觀之,如果網路行為乃以美國為控制中心,或者美國是受益最多的地點,則現行法律已經有長臂效果。識者建議(註七)修改271(g)條,將侵權行為標的從單純的進口國外「物品」,擴充為進口國外「資料」,如此一來可以管控入口源頭(任何侵權行為的「果實」無法在美國享受),也兼顧現實(現實世界中,科技成果很難區分哪些是體現在硬體物件中,哪些是體現在軟體物件中)。


紮實的撰寫功夫是王道 (save me, please)
談完了較宏觀的客觀事實,接著淺談(註八)如果台廠有意申請美國專利,如何在實際撰寫專利時,避免陷入「分工」困境,最後產生無效專利的殘酷窘境。如果專利請求項的構成要件是分散的、分工的,那就可能讓對手有機可乘,造成「專利無效」,「投訴無門」的風險。撰寫上可以注意以下「技巧」:

一、撰寫單一性(unitary)的請求項:如果發明牽涉到多方合作,請求項應專注在「單一實體」角度,不論其功能是傳輸要件,或是接收要件。所謂「單一」,不僅指「個體」單一,也指涉「視野」單一。在專利的跨國運作上,除了前述的「單一」角度外,為避免侵權者利用國外伺服器規避責任,需要另外強調美國客戶端(client)配合國外伺服器端的運作。也就是該有「地域自覺」。雖然抓主惡伺服器才是「除惡務盡」,但任何在美國侵權的行為,較有可能是直接侵權。進一步來看,抓住了美國本土的直接侵權,才可能接著論處美國海外主導者的「間接侵權」行為;

二、盡量以「物品」或「製造機器」的角度來描述發明。雖然「物品」、「製造機器」也可能牽涉到多方使用者,但總結來看,請求標的最終多還是回到發明的「物品」或「機器」。如果可能的話,專利請求項強調整個「運作系統」,加上最終的物品、機器,從而避開「執行步驟」究竟是要由何者完成的陷阱。簡言之,因為多方侵權的狀況主要產生在方法(method)專利請求項上,因此避免此種專利,可視為釜底抽薪之計。當然物品、器具、機器專利未必不會有類似「分工」的窘境,但是因為撰寫疏忽而意外造成「分工卸責」的機率將大大降低;

三、試著尋求271(g)條保護。即使有心者有意利用國外生產、分工,來規避271(a)或(b)的適用,但是管控源頭,使得侵權產品無法進入美國,也是可行手段之一。只是如前述,271(g)保護的是「實體物品」,因此撰寫上須注意如何定義終端保護標的;

四、訴訟實務上,台廠如果被告,應該積極注意可能脫身的管道:271(g)條中所提的終端物件的「實體條件」,也就是如果台廠進口至美國的並非「實體」物件,則不適用271(g)。台廠也可以強調原告主張的請求項乃屬於「分工」的請求項,所以台廠並未直接觸犯271(a)條規定。如果台廠可以主張原告任意擴張其專利適用範圍,而致產生反競爭效果(anti-competitive),則原告專利將無法主張施行其權益。被告也可以積極動議,要求法院無須解構專利侵權要件,直接進行簡易判決(summary judgment),因為有時可以直接從請求項的文義中判定,被告並未完成所有的請求要件。


結語 (the lessons)
最後回到Limelight的判決,此案今後會對「分工侵權」行為產生甚麼樣的影響,提出一點個人看法。雖然本文一再強調,分工是現代發明一個很難擺脫的現實,尤其是電腦網路方面的應用。但是最高法院在Limelight v. Akamai的一案上,並非強調此種行為對專利保護的侵犯是可以接受的。相反地,最高院一再強調:本案之所以被推翻,乃因CAFC在Limelight案中,罔顧法條解釋順序,所以才促使最高院不得不推翻其裁定。總合觀之,CAFC下次判決類似案件,會在271(a)條要件著力更多,對「共同侵權」、主從間的「代理關係」的發現會更細緻周延。一旦這道防線被突破,分工侵權、卸責的巧門勢必會更加緊閉。心存僥倖的公司切勿再以「某甲專利請求項中提及A、B、C。我們只做A、B,請求項中的C是客戶完成的,所以我們沒有侵犯別人的專利」這種簡單「公式」自我催眠,而率爾制訂錯誤的產品策略。當然更精進的專利撰寫技巧,盡量避免撰寫上的無心之失,更是專利從業人員需要投注心力的關鍵點。共勉之!(5820字)


註釋:
註一:筆者日前在本站刊載之「美國最高法院2014年裁決重要專利案件對台灣廠商訴訟策略之影響」一文,文中提到的Limelight一案,誤將Akamai誤植為Akami,雖未影響內文,但是疏忽之處,尚祈 見諒。
註二:此案的「歷史」源頭,值得玩味。本案一開始是Akamai公司於2006年在麻州連邦地區法院對Limelight提出專利侵權指控。該案的陪審團於2008年裁定(verdict)Limelight侵權。接著CAFC在另一案Muniauction v. Thompson中,認定如果專利請求項中之構成要素非由同一人完成,是分開(divided)完成的,則不構成第271(a)的「直接侵權」。因為這項Muniauction判決,造成麻州地區法院推翻陪審團裁定,而判決Limelight未直接侵犯Akamai的專利。CAFC對Muniauction的判決造成負評如潮,而Akamai決定上訴CAFC繼續討公道。CAFC或許是知道Muni一案有點離譜,所以一開始是三位法官組成panel聽審,但最後決議是由12位法官全體出席(en banc,大家一起來坐板凳),判決Limelight觸犯217條(b)項之induced infringement。此案已由最高法院推翻,但「分攤侵權」後續發展方興未艾。
註三:注意本案發生年代,當時CAFC尚未成立。CAFC成立於1982年。
註四:singularly and jointly infringed by the defendant.
註五:本案原告控告十二家公司,指稱他們的產品讓客戶使用的方式,將會侵害其有效專利,因此被告們有「誘導侵權」之實,觸犯間接侵權。這件案子CAFC的看法倒是跟最高法院在Limelight一案中的意見類似:原告無法證明被告或其顧客有任何「直接侵權」行為,也就無從追究被告們是否需要負擔間接侵權中的代理責任(vicarious liability)。
註六:Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp. (1972)。最高法院判定專利法有其地域性,海外的行為並不構成在美國的侵權。
註七:Mark A. Lemley, David O'brin, Ryan M. Kent, et. al., Divided Infringement Claims, pp.  283-284, AIPLA Quarterly Journal (2005)
註八:所謂淺談,因為這不是開班授課,撰寫英文專利申請書的技巧,亦未必能一體適用於其他語文(如中文)。


(本文作者為律師) 


 本網站相關連結:

  1. 美國最高法院 Limelight v. Akamai 案判決--釐清誘使侵權責任認定原則
  2. 美國最高法院2014年裁決重要專利案件對台灣廠商訴訟策略之影響
  3. Akamai與麻省理工控告Cotendo公司有關網路內容方面的專利
  4. 美國最高法院審理專利案件統計及2014年重要判例

 
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