美國最高法院 Limelight v. Akamai 案判決--釐清誘使侵權責任認定原則

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科技產業資訊室 (iKnow) - 李森堙發表於 2014年6月3日

2014 年 6 月 2 日，美國最高法院（ the Supreme Court of the United States ）做出 Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. 案判決（下稱本案判決），廢棄美國聯邦巡迴上訴法院（ the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ， CAFC ）在其於 2012 年就本案所做出的聯席（ en banc ）判決（ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301(Fed.Cir.2012) (en banc) ，下稱原審判決），將本案發回更審，並確立以下原則：在無人就系爭專利構成美國專利法第 271 條 a 項（ 35 U.S.C. § 271(a) ）或其他條文所規定之直接侵權行為時，被告便不成立同法同條 b 項（ 35 U.S.C. §271(b) ）所定的誘使侵權（ inducing infringement ）責任（ A defendant is not liable for inducing infringement under § 271(b) when no one has directly infringed under § 271(a) or other statutory provision ）。

本案受到矚目的原因是，其涉及近年來引發相當議論之方法發明專利共同侵權（ joint infringement ）責任應如何認定的問題：即若一項方法發明專利、其請求項所描述的所有步驟並非由同一行為人所實施時、此時侵權責任應如何認定的問題。

CAFC 在 2008 年的 Muniauction 案判決（ Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318(2008) ）中認定，要就一項方法發明專利構成直接侵權行為，必須是由一單一行為人實施該方法發明之所有步驟（ direct infringement requires a single party to perform every step of a claimed method ），而當前述步驟是由複數行為人所實施時，直接侵權責任僅成立於，其中一個行為人控制或指示了整個方法發明之實施（ exercise “control or direction” over the entire process ），而讓每個步驟之實施都可歸責於前述具備控制或指示權力的行為人。

本案系爭專利為 US 6,108,703 （ '703 專利），描述一項與內容傳遞網路（ content delivery network ， CDN ）技術相關的方法發明。本案被上訴人 Akamai Technologies, Inc. （下稱 Akamai ）為系爭專利的專屬被授權人，並據以提供 CDN 的服務。上訴人 Limelight Networks, Inc. （下稱 Limelight ）亦提供 CDN 服務，而在其所提供服務中， Limelight 實施了系爭專利請求項所描述方法發明的數個步驟，但其讓服務使用者自行進行分類標註（ tagging ）之動作（此亦為系爭專利所描述的方法發明步驟之一）。

在本案之一審判決被上訴至 CAFC 時，當時的 CAFC 合議庭援引 Muniauction 案判決見解，而認定 Limelight 所提供服務就 '703 專利並不構成侵權（ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311(Fed.Cir.2010) ）。

之後 CAFC 決定就本案進行聯席審理，希望藉此釐清並確立方法發明專利共同侵權責任應如何被認定。 CAFC 在 2012 年做出原審判決，其中並未檢證其過往判例所建立之方法發明專利直接侵權責任認定原則，而是擴張解釋了美國專利法第 271 條 b 項所規定誘使侵權責任的適用範圍，認定當一被控侵權人自行實施系爭專利所描述的部分方法發明步驟、並誘使其他行為人去實施其餘方法發明步驟時，誘使侵權責任便有可能成立，即使在此情況下並無人需要負擔直接侵權之責任，因為實施其餘方法發明步驟者、與被控侵權人之間並不成立控制或指示的關係。 CAFC 在原審判決中並未挑戰間接侵權行為成立以直接侵權行為成立為前提（ there can be no indirect infringement without direct infringement ）的原則，但其解釋，要求證明直接侵權行為之存在，與要求證明單一行為人應被認定為直接侵權者並負相應責任，兩者並不相同（ requiring proof that there has been direct infringement … is not the same as requiring proof that that a single party would be liable as a direct infringer ）。

在參與原審判決審理的 11 名 CAFC 法官中， Newman 法官與 Linn 法官分別提出不同意見書，而後者的不同意見書並獲得 Dyk 、 Prost 與 O'Malley 法官的參與支持。亦即是說，原審判決見解僅獲得 CAFC 法官相對多數的支持，而方法發明專利共同侵權責任認定之爭議仍未完全消弭。

而前述原審判決所建立之誘使侵權認定原則被本案判決所廢棄。美國最高法院指出，假設 Muniauction 判決見解是正確的，則本案被上訴人的方法發明專利權利便未受直接侵害，因為所有步驟之實施無法被歸責於任何單一行為人，而在直接侵權行為並未被認定發生的情況下，便不可能成立誘使侵權責任； CAFC 的相反見解讓誘使侵權責任認定標準變得不明確，並要求法院去發展出兩套平行不相關的侵權法理體系（ The Federal Circuit's contrary view would deprive § 271(b) of ascertainable standards and require the courts to develop two parallel bodies of infringement law ）。

美國最高法院認為， CAFC 在原審判決中判斷 Limelight 可能成立誘使侵權責任，其論理是建立在認定，由 Limelight 及其服務使用者所實施的方法發明各步驟，若是由同一行為人來實施時，其便會構成對 '703 專利權利之直接侵害，但是這樣的論理基礎並無法成立。其原因在於，最高法院在過往判例（ Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972) ）中已認定，即使在與個案事實不同的情境狀況中相同行為會成立直接侵權，但如此並無法做為輔助侵權（ contributory infringement ）責任成立的前提基礎（ we have already rejected the notion that conduct which would be infringing in altered circumstances can form the basis for contributory infringement ），所以同樣地，在本案中，認定若在所有方法步驟是由單一行為人實施時直接侵權行為便會成立，並無法做為認定誘使侵權責任成立之前提基礎。

在本案判決中美國最高法院亦認知到，廢棄 CAFC 原審判決所建立之美國專利法第 271 條 b 項的解釋適用原則，可能會讓方法發明專利之可能侵權人，透過將方法發明各步驟之實施分工給複數且彼此間不存在控制或指示關係的行為人，來規避侵權責任之成立，但是最高法院認為，這個問題是源自 CAFC 的 Muniauction 案判決對於美國專利法第 271 條 a 項的解釋適用，而為了規避 Muniauction 案判決見解所導致出的當然結果，並無法成為改變誘使侵權責任認定原則之合理化理由。

雖然本案被上訴人 Akamai 要求美國最高法院檢視 Muniauction 案判決對於美國專利法第 271 條 a 項所為之解釋適用，但最高法院拒絕就此議題做出任何判斷，因為其認為本案之爭點是在於第 271 條 b 項而非 a 項，而這個爭點是以 Limelight 並未成立第 271 條 a 項所定直接侵權責任為前提，所以其並不就 Muniauction 案判決見解是否正確做出任何判斷。最高法院指出，本案發回更審後， CAFC 或有機會去重新檢視其對於美國專利法第 271 條 a 項的解釋適用。 (2572 字 )

資料來源：
Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. , 572 U.S. ____, Case No. 12-786, 2014 WL 2440535, decided June 02, 2014.

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