圖、美國最高法院2014年裁決重要專利案件對台灣廠商訴訟策略之影響
2014 年對美國專利法的解釋而言，是個「豐收」的一年。整理到目前為止，美國最高法院已經判決及即將聽審的（Tera v. Sandos，今年三月剛頒發調審令certiorari），已高達七個。這是近十年來，相關專利訴訟進入最高法院覆審程序，數字最高的一年。（註一）。在討論這幾件重大訴訟對廠商（尤其是被告廠商）的訴訟策略有何影響前，我很簡短地對這幾個訴訟結果做個介紹，依判決先後順序為之：
一、Medtronic v. Boston Scientific: 此案為專利被授權人（patentee）Medtronic在與專利所有人（patent owner）簽署了專利授權合約後，主動在法院提出「確認權利」告訴（declaratory judgment），要求確認原告（即licensee被授權者）並無侵犯專利。一般訴訟皆無「被告自證無罪」的道理，原告提出告訴，自應負舉證之責。被告（即patent owner所有者及licensor授權者）在聯邦地方法院便表示：此案應由專利被授權者（原告）舉證自己並無侵權之行為。聯邦地方法院則同意原告立場，認為專利所有者（被告）有義務證明原告有侵權事實。聯邦巡迴上訴法院（CAFC）有鑑於此案被告無法反控原告侵權（因雙方簽有有效授權合約），而原告又仗恃著其被授權身份及授權合約不因訴訟而喪失效力（所謂的MedImmune （註二）特例），所以主張原告應負擔舉證責任，證明其己身並無侵權事實。最高法院認為如果此一「確認權利」之訴訟，為程序性之權利，不應影響「專利實質權利」主張之責任分擔。而主張「專利權利」之舉證責任顯然是在專利所有人（即被告）身上。因此此案判決被告（patentee）需舉證原告是否有侵權事實。此案對於修習美國聯邦訴訟程序法的學生們，會是一個很有辯證價值的案例。但以訴訟策略而言，一般台廠沒有那種主動挑戰專利授權者的文化及實力，因此除少數大公司有能力考量此判例策略外，對台廠訴訟策略應無重大影響。
二、Octane Fitness v. Icon Health & Fitness 及Highmark v. Allcare: 這兩個判例都是關於35 USC §285法條的執行。§285允許法院在某些「特殊」（exceptional）情形下，給予專利訴訟中，勝訴的一方合理的律師費用。Octane 及Highmark分別在不同的官司中，獲判勝訴，他們要求法院依§285條判決對方給付律師費用。CAFC在針對Octane的上訴判決中，重申了對於「特殊情況」的定義：（一）、侵權之訴以客觀標準斷定，完全無事生非；（二）該訴訟之提起乃基於「惡意」。簡言之，要求對方負擔訴訟費用者，必須證明：在客觀上，侵權的指責完全空穴來風；主觀上，對方提出訴訟乃基於惡意。Octane上訴最高法院，希望最高法院能將此標準降低為「不合理的進行在客觀上勝訴可能極低的訴訟」。在Highmark一案中，CAFC認為所謂的「客觀上無事生非」的標準，類似於在判定故意侵權（willful infringement）時，所採用之「恣意妄為」 的客觀標準，而上訴法院對於此一「法律標準」（不僅僅是「事實判定」）可以重新審視（de novo）所有證據。
最高法院對於此案的最終判決，降低了「特殊」的定義標準。所謂的「特殊」，意指與其他案例不同，衡諸如訴訟者在訴訟定位上的實質力度（substantive strength of the party's litigating position，意指指控或答辯是否有實質力道），或是訴訟進行上的不合理態度。最高法院也認定上訴法院所採用較高的舉證標準「clear and convincing evidence」（註三）不妥，將標準降低為一般民事訴訟常用的「preponderance of evidence」。在Highmark一案中，最高院拒絕採用上訴法院主張的de novo角度，而認定除非地院濫用其裁量權，上訴法院不應對地院的律師費用分派決定擅自更動。這兩個判例顯然對於專利官司纏身的廠商而言，有極大的意義。因為依照「美國規矩」，訴訟的各造負擔自己的律師費用。但在兩種例外情況下：聯邦民事訴訟程序法第十一條及專利法第285條規定，法院可以對無端興訟的一造，要求其負擔對造的律師費用。最高法院降低了專利法第285條的適用標準，同時也斷了在一審中失敗的一方要求上訴法院重聽關於律師費用分派決定的爭論。這對專利訴訟而言，是影響深遠的決定。但後續發展如何，現在預言有點為時尚早。本文稍後會就這點予以補充論述。
三、Limelight v. Akamai：此案需要多一點解釋。Akamai接受MIT技轉703號專利，兩造並控告Limelight（一家內容供應網路CDN）侵權。Limelight認為此項專利關鍵的動作「標示」（tagging）儲存內容，乃係使用者完成，因此Limelight並未直接侵權。在此之前，上訴法院在另外一案Muniauction v. Thomson Corp. (2008) （註四）中，認定欲構成專利法第271（a）的「直接侵權」，必須所有專利步驟的侵犯皆由被告完成，或是在被告的直接指揮下完成。上訴法院在Muniauction一案的判決，造成不少恐慌。但隨後的Limelight一案，上訴法院顯然打算將此一「divided infringement」的漏洞給堵住，所以判決雖然Limelight並未直接指使使用者完成「tagging」這個動作，但仍然觸犯第271（b）條的誘使（inducement）他人侵犯專利權。
最高法院在本案的裁決是：要觸犯271（b）條的先決條件是必須先觸犯271（a）條的要件。因此最高法院並未碰觸到「divided infringement」究竟是不是個迴避專利權巧門的核心問題，而只就271（b）條的犯罪條件必須是先觸犯271（a）條要件，也就是構成「間接侵權」的前提，必須先有「直接侵權」的認定。然而根據上訴法院自己在Muniauction案中的定義，Limelight顯然並未有「直接侵權」的事實。但解讀此案的影響，切勿視為鼓勵台廠鑽此漏洞，利用「divided infringement」規避專利侵權指控。此議在訴訟上之風險乃肇因於：最高法院並未就Muniauction案的實質效力做出任何裁示。它認為271（a）條的解讀是否合理，應由上訴法院自行斟酌。而上訴法院顯然在Muniauction案後，對於indirect infringement，也就是Limelight所使用的「分工侵權」方式有極深疑慮，所以才做出「誘拐」（inducement）犯罪的判決。最高法院對Limelight做出判決後，等於是將球又丟回去給上述法院去「修正」對271（a）條的看法。可想而知，上訴法院對於「分工侵權」的態度應該會有所改變。再且，論者認為Limelight與Muniauction判決對所謂的專利蟑螂（或Non-Practicing Entity, NPE, 非專利施行體）的嚇阻較大，因為他們較可能試圖在無法證明Muniauction的情況下，仍然主張inducement。換言之，如果台廠心存僥倖地認為Limelight案可能是一條逃生門道的話，最終結局可能是令人失望的。
四、Nautilus v. Biosig：本案最精彩的重點，在於最高法院對上訴法院CAFC的心結。美國專利律師界對CAFC的積怨由來已久，但由於上訴法院的法官們相對於最高法院法官，較有科技素養，對科技認知較深，因此對專利界而言，CAFC就等於是實質上的最高法院。CAFC長久以來對專利請求項的認定非常寬鬆，除非請求項已經到了「無法辨識的模糊」（insoluble ambiguity），否則幾乎都會被認定有效。本案牽涉到Biosig儀器公司指控Nautilus侵犯其心跳監視器的專利。被告Nautilus要求地院認定：（一）、本案並無侵權事實；（二）、本專利過於模糊（vague）而無效。地院認為本案未經調查過程，難以認定並無侵權，但認為本案專利過於模糊而無效。上訴法院採取非常寬鬆的看法，認為除非是有明顯無法解讀的專利請求項，否則專利應認定為有效。最高法院的意見似乎彰顯了一件事情：大法官們對於上訴法院的專利意見非常不滿。Ginsberg法官認為專利書文字內含其模糊性，這種模糊性給予發明給予創新某種動力（註五）。但法官也認為：即使文字有其模糊性，但專利請求項仍應強調精準，至少能夠讓外界知道專利所有人請求的權利範圍。因此從專利說明書及申請歷程著眼，如果無法讓一般習於本項技藝者獲知確切的請求範圍，此種請求項過於模糊，專利因此無效。
本案對於訴訟策略的啟發，在於告訴廠商：專利上訴法院固然很大，最大的老板還是最高法院。不過對於台廠而言，案子一路殺到上訴法院已經是傷筋動骨，所費不貲。印象中沒有幾家台灣公司在面對美國專利官司時，能一路撐到上訴法院，遑論還到最高法院。如果真的要說本案對台廠有所影響，希望是能讓公司理解：如果你認為你是對的，那即使賣掉老板的豪宅、超跑、遊艇，堅持下去，還是有可能柳暗花明。別忘了，Octane跟Highmark對於要求對手負擔己方律師費用有了新的認定標準。
五、Alice v. CLS Bank：本案是繼 Bilski v. Kappos（2010）後，再次對軟體應用於施行程序是否可以成為「執行商業方法」，進而申請有效專利提出意見。Bilski案是美國最高法院卅年來，繼Diamond v. Diehr（1981）後，第一次對軟體結合硬體是可否申請專利再次發表主張。Bilski案認為單純地以有無「結合機器或進行標的轉換」來認定「軟體執行發明步驟」可否申請專利，過於狹隘。最高法院在該案中，並未提出任何特定的審查「軟體-程序-方法」專利，只是否決了以「機器或轉換」作為唯一審定標準。Alice乃一專利蟑螂，在1999年取得了某項關於金融交易中使用電腦化履約保證（escrow）帳戶，以避免違約風險的處理程序專利。CLS是一大型銀行集團，在2002年開始使用自行開發的類似系統，每日處理約五兆美金的交易。Alice雖然拿到了專利，但該專利家族只概略解釋了電腦處理步驟，並未仔細解釋電腦在此過程中如何執行避險程序，也未提供軟體的原始碼。地院依據最高法院在Bilski的看法，判定Alice專利無效。Alice上訴，CAFC經過錯綜複雜的程序，得到一個非常混亂、分裂的意見，認定Alice的專利無效。CAFC的看法中，最重要的兩點：程序專利是否有壟斷「抽象概念」的可能，以及「發明是否有人類的貢獻」。最高院的看法並未脫離Bilski的範疇，認定僅僅簡單地使用電腦與抽象概念結合，並未跳脫「抽象概念」的定義。而區別Diamond（軟體程序專利用來硬化橡膠，該案取得專利）與Bilski及CLS（軟體程序並未取得專利）最大差別在於發明是否有明確步驟，或僅僅是抽象概念的描述。簡單來說：Alice一案，該發明並未滿足「應用機器或產生轉變」（註六）的客觀標準，而運用escrow帳戶作為避險操作工具，乃一抽象意念，加入電腦操作，並未產生實質改變。
本案對於訴訟策略的啟發，商業方法專利(Business Method Patents)是美國異於歐洲、日本之處，也由於過去美國對於Business Method Patents核准門檻過於寬鬆，造成現在同一專利家族在全球各法院專利有效性存在很大差異。而且Business Method Patents包括：電信通訊、金融與財務、訂購運送以及所有有關互聯網路應用和電子商務相關的專利。國內企業進軍美國國內市場者，不止產品會遭遇侵權指控，營運模式受到此類專利挑戰之風險亦必增加。AIA對此類訴訟特別設有專章處理，採用舉證標準及程序如同「領證覆審」（post-grant review）。所以，本案判決將對我國廠商較少經營商業方法專利，且經常受到專利流氓NPEs以商業方法專利作為企業營運騷擾程度，可以大為降低。
六、Tera v. Sandos：本案牽涉到Tera製藥公司要求法院判定其專利有效，從而制止學名藥公司生產類似其治療「多發性僵直症」的藥物。Tera公司希望上訴法院能以「重新審查」（de novo）標準檢視地院所判定的事實發現。最高院剛對本案發出調審令（certiorari），所以尚未有任何意見。不過本案將對上訴法院常被詬病的de novo標準做一檢討。
概略地談了今年美國最高院關於專利的幾個重要判例。對於台廠訴訟策略的影響，大致來說有如下幾項：
（一）、上訴法院組成的目的，本是藉助法官的科技素養，希冀能對複雜的專利訴訟能有澄清的作用。但是事與願違，12名專利法官組成的上訴法院CAFC，常常做出前後不一，偏離專利業界認知的判決。該法院堅持統一見解（plenary review），以維持對專利請求項範圍及意義，有全國性的統一、一致及最終的解釋，但卻屢屢超越其職權，無視地院審理法官、訴訟參與各方之意見與發現，常有別出心裁的看法。據CAFC自己統計，自1995年來，上訴法院推翻下級法院對請求項解釋之比例，高達百分之四十。此一比例已經讓CAFC快要成為製造混亂的中心。這點在Limelight跟Nautilus案中，最高法院的判決中都已經點出：上訴法院的錯亂判決已經幾乎要讓最高院直接斥責其「忽視專利基本概念」。
（二）、「分工侵權」一事，筆者認為上訴法院在最高法院指示下重新收案（remanded）後，將會有較限縮的定義，Muniauction所引伸出的「侵權漏洞」不太可能持續下去。所以寄望能在設計上，將某些步驟留給消費者進行，進而規避專利侵權指控的廠商，可能最後會遭遇到的還是第271（b）條的「誘導」侵權指控，不可不慎。
（三）、Octane跟Highmark關於無端興訟的律師費用分派標準，目前發展固然對飽受專利蟑螂騷擾的台廠而言，是件喜事，但是以上訴法院素喜以de novo角度審案的歷史觀之，此一態勢後續發展如何，還有待進一步判例佐證。或許有熟悉美國法律的先進會說：最高法院是美國法律執行的最後發言者，最高法院都已經開口了，上訴法院還能改變嗎？上訴法院不是「改變」，他們只是在審案過程中，會看到最高法院法官們看不到的事實，然後運用在審判中，產生各種連最高法院也無法預料到的結果。如果筆者一番恫嚇會讓廠商無所適從，那最佳的建言無非是：訓練好你的專利人員，強化你的智財投資。因為一旦走上訴訟之路，你要面對的是百分之五十的反復無常。對智財懂得越多，對廠商越有利；能夠讓對手不敢輕易興訟，才是最佳生存之道。(5262字)
註釋：
註一：2013年，四案；2012年，三案；2011年，三案，2010年一案。專利案件突然成為最高法院的新寵。如果2015年還是持續這種趨勢，猜想會有一堆的文章探討其成因，及其對產業及科技發展的影響。
註二：MedImmune v. Genetech (2007)是最高法院在2007年判例。有意者可參閱導讀網站：FindLaw at http://technology.findlaw.com/legal-software/rethinking-patent-license-agreements-after-medimmune-v-genentech.html.
註三：「清楚而有說服力的證據」.. ？A turgid and forced translation like this won't make it any easier for the readers to understand an American legal jargon. 原諒筆者對於這種翻譯的敬謝不敏 。感謝維基百科，對美國法律的各種舉證標準有興趣的讀者可以另行參閱（有中文版）。
註四：此案有趣之處在於上訴法院對該案的判決，是在地院陪審團對Limelight判定後所提出。上訴法院對於此案過度寬鬆的「分工」認定，引來各界一陣撻伐，業界咸憂此漏洞一出，侵犯專利智財將如脫韁野馬，不可收拾。這種憂慮促成上訴法院在隨後的Limelight一案緊縮對於「分工侵權」（divided infringement）的定義，間接促成Limelight就本案上訴最高法院。
註五：請參照筆者上篇文章，從事專利工作者究竟是「科技背景」較重要，還是「法律素養」重要。理想答案當然是兩者並重。然證諸美國最高法院大法官的意見，文字內含模糊性可以帶來創新的空間，可見得文字功力始終是專利工作不可偏廢的一大要求。對於專利有興趣的學子們不要忘了「文字」始終是法律工作的基本功夫，不管是一般法律，或是強調科技重要性的專利法律。
註六：Gottschalk v. Benson, 409 US 63 (1972)。法院認為machine-or-transformation不是一種概括的類型測試，而是一種協助判定「軟體程序」發明是否成為申請專利標的的某種「線索」或「工具」。
(本文作者為律師)
本網站相關連結：