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惠普獲同意移轉訴訟地,大立光控告先進光案從東德州移轉到北加州法院

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科技產業資訊室 (iKnow) - Bond & May 發表於 2020年9月26日

圖、惠普獲同意移轉訴訟地,大立光控告先進光案從東德州移轉到北加州法院

 
關於惠普的移轉管轄地動議,成功獲得美國聯邦巡迴上訴法院同意。本案緣起於大立光於2019年9月25日在美國東德州地方法院,對惠普(HP)、先進光電(AOET)和新鉅科技(Newmax)公司提起訴訟,主張HP筆記型電腦內所使用的先進光電及新鉅科技的光學鏡片侵害了大立光所擁有的四項美國專利 - 7274518,8395691,8988796和9146378。請參考本網站先前報導:大立光之鏡頭相關專利再出擊,狀告惠普、先進光及新鉅

HP稍後提出動議要求將此訴訟自東德州地院移轉至HP總部所在的北加州地區,先進光電及新鉅科技稍後加入此動議。
 
東德州地院拒絕HP此要求移轉到北加州地區法院動議要求,HP不服提起上訴,美國聯邦巡迴上訴法院於2020年9月15日作出撤銷地院原處分裁決,並同意HP的移轉訴訟地請求,指示將此案移交到加州北區地方法院。

HP動議所依據的事實基礎 
  1. 確定具有知悉被控產品的銷售,市場營銷,收入和利潤相關知識的HP員工係居住在北加州;相反地,沒有負責被控產品上述活動的HP員工居住在德州東區。
  2. 被控產品的設計,開發和銷售等相關文件係位在北加州地區和其他地方,但不在德州東部地區。
  3. 大立光在美國境內唯一有連繫關係的州是加州,尤其大立光先前曾在美國加州北區提出的兩項專利侵權訴訟;其中一個訴訟主張蘋果公司產品中所使用的玉晶光電的鏡頭侵害專利,且被控侵害專利包括德州訴訟案所主張侵權專利其中之一。
  4. 蘋果公司和玉晶光電在北加州都設有辦事處,他們可能擁有與專利無效和損害賠償金有關的重大資訊,在北加州地區法院管轄下,法院可更有效要求(compel)蘋果公司和玉晶光電提供相關資訊。
  5. 透過先前的訴訟,加州北區法院已經熟悉相關訴訟爭點和其中一項專利,若移轉訴訟到北加州地院將有助於節省司法訴訟資源。
東德州地方法院駁回HP動議分析
  1. 法院承認:證物和潛在可能證人係位於北加州地區,而不是東德州地區。但因為會有更多文件和證人會來自台灣,故德州法院認為這項因素是中立的(neutral),並未傾向任何一方。
  2. 法院承認:蘋果和玉晶光電證人的可能超出德州東區法院管轄,而較難進行強制性的文件資訊要求程序;但另一方面,大立光已經確定訴訟相關證人中,至少有兩位證人係居住在德州;故德州法院認為這項因素分析結論是中立的(neutral),並未傾向任何一方。
  3. 法院承認,”依據被告產品開發過程,該訴訟相關事件更多發生在北加州,而不是德州東部”,故此因素某種程度上有利於轉移訴訟。但東德州法院認為,"為了處理被告所提出本案管轄權問題,東德州法院已經熟悉本案爭點和當事人",並且因為 "先進光電曾表示,過本訴訟案被轉移到北加州法院,則它計劃再次提出挑戰當事人管轄權的動議" ;故德州法院認為這項因素是不利於移轉。
聯邦巡迴上訴法院撤銷東德州地院原裁決,並移轉訴訟地
  1. 作證證人因素(willing witness factor):東德州地院理解HP已經在加北加州找到幾名證人,可以在不必離開他們住所的情形下而出庭作證並參與法院審判;並且本案沒有主要證人是住在德州東區。但地方法院錯誤地以 ”本訴訟中最重要證人係居住在台灣,因此前往任何一州法院旅行同樣不便" 為理由,將這一因素分析錯誤地結論為 "中立”;東德州地院正確應衡量該因素為有利於同意轉移訴訟。
  2. 證據來源因素(sources of proof factor):東德州地院承認HP可能會從其北加州總部提供證據,但也可能以電子方式存取位於德州地區的文件,而且大部分相關證據都可能來自台灣而不是美國任何地區。東德州地院如此分析係忽略移轉訴訟的重要考慮因素“是相對的便捷性,而不是絕對的便捷性(is relative ease of access, not absolute ease of access)"。由於沒有任何訴訟當事人公司是位於德州東區,部分物證來源確實是在加州北區,因此北加州地院確實更易於審判,因此此一因素分析結論應該修正為有利於同意轉移訴訟。
  3. 強制程序因素(compulsory process factor):地方法院錯誤地裁定此因素不利於將案件移轉給北加州地院。法院承認蘋果公司總部和玉晶光公司係位於加州北部地區;且如HP所述蘋果先前可能已經出售內含專利保護的鏡片,只有移轉訴訟到北加州法院,才可以強迫這些公司提供相關文件和證詞,而無需任何旅行。相比之下,大立光只確定了幾位居住在德州,但距離東德州法院超過100英里外證人。東德州地院因為大立光已提供相關證人的具體姓名,而HP僅確定相關公司實體為相關證人,但尚未確定該公司內部員工證人的具體姓名,就分析結論這一因素不利於轉移訴訟。  CAFC認為不能僅因為HP還沒有具體提出個別自然人證人姓名,而貶低這些公司實體證人的重要性性;因此權衡本因素的結論應該為 立”,而非不利轉移訴訟。
  4. 實際問題因素(practical problems factor):東德州地法在權衡此因素與轉移訴訟間關係時犯了錯誤。CAFC認為是否移轉訴訟,係基於 ”提起訴訟時的情況”來作決定。在大立光提起這件訴訟時,北加州地院已經在審理相關訴訟,已熟悉相關爭點與訴訟相關專利其中之一,而東德州地院尚未熟悉任何專利與爭點。因此該因素結論並非不利轉移訴訟,至少應該是 “中立”。
基於上述事實與分析,聯邦巡迴上訴法院命令:同意HP移轉訴訟地請求,撤銷東德州地方法院2020年6月10日命令,並指示將此訴訟案移轉到加州北區地方法院進行審理。

結論
 
總結東德州地院和聯邦巡迴上訴法院就各因素作出判斷如下,針對5項因素中的4項,兩個法院有著截然不同的看法:
 
移轉訴訟地考慮因素 東德州地院 聯邦巡迴上訴法院
local interest factor favor of transfer favor of transfer
willing witness factor neutral favor of transfer
sources of proof factor neutral favor of transfer
compulsory process factor against of transfer neutral
practical problem factor against of transfer neutral

歷經將近一年的移轉訴訟地攻防,此訴訟案將於北加州地院重新設定相關訴訟時程,進行後續審理。訴訟至此,雙方可能尚未就專利侵害實質技術問題進行太多攻防;但針對訴訟地此程序問題,原被告雙方應該已經投資不少訴訟費用。(3200字;圖1)
 

參考資料:
[參考1] IN RE HP INC.
[參考2] Federal Circuit: Transfer Appropriate Even When Most Evidence Located Abroad When Original Forum Has No Direct Connection to the Case, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Sep. 21, 2020
[參考3] Fed. Circ. Overrides EDTX's 'Clearly Wrong' Transfer Denial, Law 360, Sep. 15, 2020. 


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