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專利權人在專利複審提出的陳述,可成為法院訴訟證供:CAFC裁決Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2017年6月8日

根據美國專利法,專利申請人在專利申請審查期間,可提出放棄聲明(prosecution disclaimer),宣布其發明描述不包含某種定義解釋,但這聲明具有禁反言效力,禁止申請人日後在法庭上改口爭辯其專利發明,涵蓋前述定義和權利範圍。

2017年5月11日,美國聯邦巡迴上訴法院在Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.(2016-1599)案二審判決,將放棄聲明原則延伸適用至多方複審(IPR),說明專利權人在IPR立案前後,所提出的專利發明解釋陳述,可等同於專利申請審查程序中的放棄聲明。

因此,在此呼籲專利權人,日後在專利再發證(reissue)和再審查程序(reexamination),還有在多方複審(IPR)中作出的專利解釋陳述,亦可構成放棄聲明,並可成為法院呈堂證據。


一、本案背景
2013年,美國一家網路多媒體服務公司Aylus Networks,向加州北區聯邦地方法院,控告蘋果公司Apple TV產品中的AirPlay軟體,侵害其美國再發證專利RE44,412(Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.,13-cv-04700),涉及利用廣域IP多媒體子系統網路,控制來自媒體伺服器(MS)與媒體渲染器(MR)之媒體內容傳輸與操作。地院一審案件資訊,可參考本網站iKnow科技產業資訊室前期文章介紹:多媒體影音資料傳輸專利訴訟 Aylus控告Apple

Aylus提告後,蘋果立刻向美國USPTO提交412專利IPR複審申請(IPR2014-01565)。IPR立案前,Aylus在初步回應(preliminary response)PTAB意見中,將請求項2之定義提出限縮解釋聲明,並成功使PTAB拒絕就412專利請求項2、4、21、23發起複審。藉此,Aylus雖成功避免了部分請求項面臨有效性挑戰,但也導致了一審地院在請求項解釋程序中,認為Aylus的初步回應內容,構成放棄其他解釋主張之聲明,並直接採用前述限縮解釋,據此簡易判決蘋果產品未侵害412專利請求項2及21。

Aylus提出上訴,主張前述結果有誤,並提出了兩個論點:(一)IPR較類似聯邦法院訴訟,是司法仲裁而不是行政程序,因此專利權人在IPR中所提出的解釋陳述,性質與再發證或再審查程序中的陳述不同,不能視同為放棄聲明;(二)Aylus提出的解釋陳述,是在IPR立案之前提出的,故不屬於IPR複審過程中的陳述。

二、CAFC二審概要
二審合議庭維持一審結果,針對Aylus主張,合議庭做出以下說明:
  1. 最高法院2016年Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案判決,說明IPR較類似行政機關程序,而非司法程序("inter partes review is less like a judicial proceeding and more like a specialized agency proceeding", 136 S. Ct. 2131, 2143) ,且聯邦地院許多判例,已將專利權人在IPR過程中的專利用語解釋陳述,視為放棄聲明。
  2. 放棄聲明之用意,為使公眾對於某專利文字用語解釋有一明確依循,以及避免專利權人在專利申請過程中,為使申請獲准,而主張可規避先前技術文獻之解釋(通常是較狹義解釋),但在往後,為侵權指控目的而改變初衷,主張其他解釋(通常是較寬廣解釋),致使權利範圍前後不一。因此,專利權人在IPR複審中所提出的解釋聲明,應等同於專利申請審查中的放棄聲明,並可為地院在解釋專利請求項過程中所參考及使用。
  3. 放棄聲明原則,可以使用在專利再發證和再審查程序,IPR亦同屬專利核准後再審程序(post-issuance prosecution),故將前述原則延伸適用在IPR,是很自然的一件事。
  4. Aylus初步回應,使用了USPTO官方文書格式,既對外公開且陳述清楚明確,足以構成放棄特定解釋及權利範圍主張之正式聲明,且成功規避先前技術文獻,使PTAB拒絕複審部分請求項,故立案前後之區別,無關緊要。
三、評析
本案意味著,專利權人在IPR等專利複審程序中(包括立案前),所提出的任何解釋陳述,皆可能對法院解釋專利用語結果,構成顯著或決定性影響,並決定侵權訴訟結果。專利權人向USPTO提出的發明解釋描述,都有可能在法庭上被用來反對其侵權主張;擴大解釋,雖有利於專利權行使,但不利於捍衛專利有效性;反之,限縮解釋,雖有利於規避先前技術文獻,但不利於證明他方產品侵權,故兩者之間的矛盾關係,應做出適當考慮和取捨。本案上訴人結果,是一個慘痛教訓。

然而,本案判決說明,還是存在爭議,例如[1],CAFC近期判例說明,IPR程序之開始,應從正式立案後起算(Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys., Inc., 817 F.3d 1293, 1300, Fed. Cir. 2016),令人意外地,前述原則卻不適用於本案情況。

未來,IPR立案前之事物,諸如專利權人初步回應內容、PTAB立案前審查等等,究竟屬不屬於IPR程序的一部分,這可能需要等到最高法院SAS Institute Inc. v. Lee案判決發佈後(討論PTAB是否應審理IPR立案前已被剃除的專利無效主張),才會有進一步定論。(1522字;圖1)


參考文獻
[1] IPR Petition Response => Claim Construction Disclaimer, by Dennis Crouch, May 16, 2017, Patently-O
https://patentlyo.com/patent/2017/05/petition-construction-disclaimer.html 
本案二審判決文
http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1860032.html


 

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