專利權人在專利複審提出的陳述，可成為法院訴訟證供：CAFC裁決Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.
科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2017年6月8日
根據美國專利法，專利申請人在專利申請審查期間，可提出放棄聲明（prosecution disclaimer），宣布其發明描述不包含某種定義解釋，但這聲明具有禁反言效力，禁止申請人日後在法庭上改口爭辯其專利發明，涵蓋前述定義和權利範圍。
2017年5月11日，美國聯邦巡迴上訴法院在Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.（2016-1599）案二審判決，將放棄聲明原則延伸適用至多方複審（IPR），說明專利權人在IPR立案前後，所提出的專利發明解釋陳述，可等同於專利申請審查程序中的放棄聲明。
因此，在此呼籲專利權人，日後在專利再發證（reissue）和再審查程序（reexamination），還有在多方複審(IPR)中作出的專利解釋陳述，亦可構成放棄聲明，並可成為法院呈堂證據。
一、本案背景
2013年，美國一家網路多媒體服務公司Aylus Networks，向加州北區聯邦地方法院，控告蘋果公司Apple TV產品中的AirPlay軟體，侵害其美國再發證專利RE44,412（Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.,13-cv-04700），涉及利用廣域IP多媒體子系統網路，控制來自媒體伺服器（MS）與媒體渲染器（MR）之媒體內容傳輸與操作。地院一審案件資訊，可參考本網站iKnow科技產業資訊室前期文章介紹：多媒體影音資料傳輸專利訴訟 Aylus控告Apple。
Aylus提告後，蘋果立刻向美國USPTO提交412專利IPR複審申請（IPR2014-01565）。IPR立案前，Aylus在初步回應（preliminary response）PTAB意見中，將請求項2之定義提出限縮解釋聲明，並成功使PTAB拒絕就412專利請求項2、4、21、23發起複審。藉此，Aylus雖成功避免了部分請求項面臨有效性挑戰，但也導致了一審地院在請求項解釋程序中，認為Aylus的初步回應內容，構成放棄其他解釋主張之聲明，並直接採用前述限縮解釋，據此簡易判決蘋果產品未侵害412專利請求項2及21。
Aylus提出上訴，主張前述結果有誤，並提出了兩個論點：（一）IPR較類似聯邦法院訴訟，是司法仲裁而不是行政程序，因此專利權人在IPR中所提出的解釋陳述，性質與再發證或再審查程序中的陳述不同，不能視同為放棄聲明；（二）Aylus提出的解釋陳述，是在IPR立案之前提出的，故不屬於IPR複審過程中的陳述。
二、CAFC二審概要
二審合議庭維持一審結果，針對Aylus主張，合議庭做出以下說明：
- 最高法院2016年Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案判決，說明IPR較類似行政機關程序，而非司法程序（"inter partes review is less like a judicial proceeding and more like a specialized agency proceeding", 136 S. Ct. 2131, 2143） ，且聯邦地院許多判例，已將專利權人在IPR過程中的專利用語解釋陳述，視為放棄聲明。
- 放棄聲明之用意，為使公眾對於某專利文字用語解釋有一明確依循，以及避免專利權人在專利申請過程中，為使申請獲准，而主張可規避先前技術文獻之解釋（通常是較狹義解釋），但在往後，為侵權指控目的而改變初衷，主張其他解釋（通常是較寬廣解釋），致使權利範圍前後不一。因此，專利權人在IPR複審中所提出的解釋聲明，應等同於專利申請審查中的放棄聲明，並可為地院在解釋專利請求項過程中所參考及使用。
- 放棄聲明原則，可以使用在專利再發證和再審查程序，IPR亦同屬專利核准後再審程序（post-issuance prosecution），故將前述原則延伸適用在IPR，是很自然的一件事。
- Aylus初步回應，使用了USPTO官方文書格式，既對外公開且陳述清楚明確，足以構成放棄特定解釋及權利範圍主張之正式聲明，且成功規避先前技術文獻，使PTAB拒絕複審部分請求項，故立案前後之區別，無關緊要。
三、評析
本案意味著，專利權人在IPR等專利複審程序中（包括立案前），所提出的任何解釋陳述，皆可能對法院解釋專利用語結果，構成顯著或決定性影響，並決定侵權訴訟結果。專利權人向USPTO提出的發明解釋描述，都有可能在法庭上被用來反對其侵權主張；擴大解釋，雖有利於專利權行使，但不利於捍衛專利有效性；反之，限縮解釋，雖有利於規避先前技術文獻，但不利於證明他方產品侵權，故兩者之間的矛盾關係，應做出適當考慮和取捨。本案上訴人結果，是一個慘痛教訓。
然而，本案判決說明，還是存在爭議，例如[1]，CAFC近期判例說明，IPR程序之開始，應從正式立案後起算（Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys., Inc., 817 F.3d 1293, 1300, Fed. Cir. 2016），令人意外地，前述原則卻不適用於本案情況。
未來，IPR立案前之事物，諸如專利權人初步回應內容、PTAB立案前審查等等，究竟屬不屬於IPR程序的一部分，這可能需要等到最高法院SAS Institute Inc. v. Lee案判決發佈後（討論PTAB是否應審理IPR立案前已被剃除的專利無效主張），才會有進一步定論。(1522字；圖1)
參考文獻
[1] IPR Petition Response => Claim Construction Disclaimer, by Dennis Crouch, May 16, 2017, Patently-O
https://patentlyo.com/patent/2017/05/petition-construction-disclaimer.html
本案二審判決文
http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1860032.html
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