美CAFC判決專利權人須舉證PTAB複審程序經修改請求項內容為有效：Nike v. Adidas

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年2月26日

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於2015年6月16日 Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc.（Nos. 14-1542, -1543）案合議庭判決中，曾經討論到專利權人在美國專利商標局（USPTO）多方複審（Inter Partes Review, IPR）程序中提出修改或替換原先請求項內容聲請（motion to amend）之議題，並同意專利審查暨訴願委員會（PTAB）將USPTO所制定37 C.F.R. § 42.20（c）項規則，解釋為專利權人必須舉證證明，經參酌可見於過去紀錄（prior art of record，如專利申請審查紀錄或者當前或其他任何專利複審程序中所出現之先前技術文獻）以及未見於過去紀錄、但為專利權人所知悉之其他先前技術文獻（prior art not of record but known to the patent owner）下，經修改或替換之新請求項內容具可專利性。

圖一、美CAFC判決專利權人須舉證PTAB複審程序經修改請求項內容為有效：Nike v. Adidas

本案簡介
本案（Nike, Inc. v. Adidas AG, No. 14-1719）背景為美國知名運動品牌公司愛迪達（Adidas）向USPTO申請就同業耐吉（Nike）所持有之美國第7,347,011號專利請求項1至46進行IPR複審（案號為IPR 2013-00067）。前述系爭專利所主張發明，涉及一具有特殊編織物鞋面之鞋類產品及其製造方法。PTAB同意進行複審。隨後，Nike提出修改原請求項內容聲請，要求取消原請求項1-46並新增請求項47-50。PTAB引述其具指標性之Idle Free Sys., Inc. v. Bergstrom, Inc.（IPR 2012-00027）案判例，以Nike未能滿足新請求項內容於參酌先前技術文獻下具備可專利性之舉證責任為由，同意取消原先請求項但駁回新增請求項要求，並說明專利權人須出具充分理由，來證明新請求項內容經參酌可見於過去紀錄以及未見於過去紀錄但為專利權人所知悉之先前技術文獻下具可專利性。PTAB最終複審結果，裁定系爭011專利因不具非顯而易知性而無效。專利權人Nike就前述PTAB部分駁回修改聲請決定及最終複審結果提出上訴。

CAFC合議庭判決
CAFC於2016年2月11日發佈合議庭判決中，重申前述Proxyconn案判決，以及推翻PTAB原先IPR複審結果並發回。合議庭提出下述論點：

一、IPR複審中證明新請求項內容具可專利性之舉證責任在於專利權人
（一）專利權人Nike主張35 U.S.C. § 316（e）款條文規定複審申請人負有出示優勢證據來證明系爭專利請求項內容無效之責任，且Proxyconn案中並未討論到35 U.S.C. § 316（e）款條文問題，故PTAB對於Idle Free 案以及CAFC對於Proxyconn案之裁決見解有誤，應由申請人舉證證明新請求項內容為無效，而非專利權人須舉證證明前者為有效。合議庭認為，Nike主張該有違美國國會欲透過35 U.S.C. § 316（a）（9）項條文來賦予USPTO制定IPR複審中專利修改聲請相關規則權力之本意，且前述條文中亦要求對外公佈專利權人為支持其修改主張而提供之相關資訊（“ensuring that any information submitted by the patent owner in support of any amendment entered under subsection（d）is made available to the public”），故專利權人確實有義務提出支持其修改主張之相關資訊，其中包括該方須主動證明新請求項內容具備可專利性。上述理由，PTAB就USPTO 37 C.F.R. § 42.20（c）項規則之解釋，符合前述 35 U.S.C. § 316（a）（9）項條文。
（二）PTAB在IPR複審程序中僅就申請人主張無效之原先請求項內容進行複審，其中不包括經修改或替換之新請求項內容，故本質上與其他USPTO專利審查或再複審程序不同。前述35 U.S.C. § 316（e）款中所述之申請人舉證責任，若依據35 U.S.C. § 316（a）（9）項條文來解釋，則未必適用於新請求項內容。CAFC於2月10日Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp.（Nos. 2014-1516, 2014-1530）案判決中，亦曾就此議題做出相同結論，說明 316（e）款規定，僅涉及IPR複審申請主張無效之原先請求項內容。
（三）由專利權人擔負舉證責任之另一項考慮，為IPR複審中不存在正式專利審查流程，僅仰賴當事人出示所搜尋之先前技術文獻來判定其有效性，故若複審申請人選擇不挑戰新請求項，則新請求項內容將可能在未充份檢驗其可專利性下被直接納入專利中。

二、專利權人出具一簡要結論性聲明即足以滿足前述舉證責任
IPR複審中，PTAB以Nike並未出示任何已知先前技術文獻（亦即any prior art not of record but known to the patent owner），且該方就新請求項具可專利性之結論性聲明（conclusory statement）不夠充份（facially inadequate）為由、駁回Nike修改聲請之新增請求項要求部分。CAFC合議庭推翻前述決定，說明依據PTAB過去MasterImage 3D, Inc. v. RealD Inc.（IPR 2015-00040）案見解。在確定專利權人並無任何違反善意及開誠佈公責任（duty of candor）之不當行為下，該方僅需提出一簡單結論性聲明，即可滿足證明該方經參酌未見於過去紀錄但為其所知之先前技術文獻下，新請求項內容具可專利性之舉證責任。

三、PTAB必須就其專利非顯而易知性要件之次要考慮證據提出事實發現說明
CAFC合議庭亦批評PTAB於本案中，並未就其專利請求項顯而易知之結論提出相關重要事實發現。對此，CAFC指示PTAB應明確接納Nike為證明非顯而易知所提出之其他次要考慮證據（secondary considerations of non-obviousness，如商業成功、長期需求或他方失敗情形等）並進行調查評估，或至少就PTAB何以拒絕接受前述次要考慮證據之問題提出理由說明，並推翻PTAB專利無效裁決結果。

二、評析：
本案判決結果確認，專利權人於IPR複審程序中，若向PTAB提出聲請，要求修改原先請求項內容，則必須擔負舉證責任，證明經參酌可見於紀錄（例如出現於本次或過去其他IPR複審之先前技術文獻）以及未見於紀錄但為該方所知悉之任何先前技術文獻下，新請求項內容具可專利性。儘管如此，倘若該專利權人並無違反其善意公開責任情形，則其可透過出示一簡要聲明保證，來滿足前述舉證責任。另一方面，CAFC亦要求PTAB必須接納及就專利權人所提出非顯而易知性要件之其他次要考慮證據進行調查，並說明支持其複審結果之相關事實發現。(2088字；表1)

表一、專利訴訟案件基本資訊

訴訟名稱	Nike, Inc. v. Adidas, AG. （本案為IPR 2013-00067專利複審案上訴）
提告日期	2013年1月15日
終結日期	2016年2月11日
本案原告	Nike, Inc.
本案被告	Adidas, AG.
訴訟案號	2014-1719
訴訟法院	美國聯邦巡迴上訴法院
系爭專利	US 7,347,011 B2 - Article of footwear having a textile upper
系爭產品	N/A（本案為IPR複審上訴）
訴訟結果	PTAB部分駁回Nike聲請修改011專利請求項 – CAFC重申Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc.一案見解，說明專利權人就新請求項內容之有效性負有舉證責任，據此同意並維持原審決定。 PTAB最終複審結果裁定011專利顯而易知而無效 – CAFC以PTAB未就專利權人所出示之次要考慮證據提出相關事實發現說明為由，推翻複審結果並發回更審。

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/2

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