美國聯邦最高法院同意審理：IPR適用最寬廣合理解釋原則(In re Cuozzo Speed)

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年1月26日

2016年1月15日，美國聯邦最高法院同意In re Cuozzo Speed Technologies, LLC（793 F.3d 1268, Fed. Cir. 2015）上訴案原告Cuozzo Speed Technologies LLC（簡稱Cuozzo Speed）於2015年10月6日提出之移審請願，將於本年度重新檢視該案兩項重要議題：
（一）美國專利商標局（USPTO）頒布規則，規定專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）在美國發明法案（AIA）之多方複審程序（Inter Partes Review，IPR）中採用最寬廣合理解釋原則（broadest reasonable interpretation standard，BRI）來解釋專利請求項文字用語，是否逾越其法定權限；
（二）IPR複審當事人可否就PTAB是否進行複審之決定（institution decision），向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提出上訴。

圖一、美國聯邦最高法院同意審理：IPR適用最寬廣合理解釋原則(In re Cuozzo Speed)

本案概述
美國新澤西州之專利授權公司Cuozzo Speed為美國第6,778,074號專利（’074專利）之專利權人，該專利發明涉及用以顯示速度及道路速限之速限指示裝置及方法，以及可同時顯示車速及道路速限資訊之導航系統介面。2012年6月15日，Cuozzo Speed控告台灣國際航電及其美國分公司（Garmin International Inc., Garmin USA, Inc.，簡稱Garmin）所製造及販售之兼具超速警示功能GPS導航系統侵害其前述專利[1]。

表一、專利訴訟案件基本資料

訴訟名稱	Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee
提告日期	2015年10月6日（2016年1月15日同意移審）。
本案原告	Cuozzo Speed Technologies, LLC
本案被告	Michelle K. Lee（Director of the United States Patent and Trademark Office）
訴訟案號	15-446
訴訟法院	美國聯邦最高法院
系爭專利	US6,778,074
爭議議題	爭議議題：（一）美國專利商標局在多方複審程序（IPR）中採用最寬廣合理解釋原則（BRI）來解釋專利請求項文字用語，是否逾越其法定權限；（二）IPR複審當事人可否就PTAB是否進行複審之決定，向CAFC提出上訴。
訴狀下載	http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2015/10/Cuozzo-Petition-Final.pdf

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/1

2012年9月16日，Garmin向USPTO提出多方複審程序申請，要求就’074專利請求項10, 14, 17進行複審。Garmin於複審申請中，主張請求項10, 14, 17為多項先前技術文獻所占先（anticipated，美國專利法102條(e)款）或揭露而顯而易知（obvious，美國專利法103條(a)款）。PTAB以前述請求項受占先或揭露之可能性確實存在為由同意進行複審[2]。複審期間，儘管Garmin於複審申請主張中並未將美國第2,711,153號專利（簡稱Wendt專利）及美國第3,980,041號專利（簡稱Evans專利）此兩項先前技術文獻用於主張請求項10, 14無效，但是PTAB仍將前述兩項專利列為請求項10, 14之先前技術文獻。PTAB依據BRI原則，將前述請求項內容之「整合」（integrally attached）一詞解釋為「多個實體組件在保留其獨立特性下進行結合並構成一單元」（discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity）。依據前述解釋，PTAB判定請求項10, 14, 17受到包括Wendt及Evans專利在內之多項先前技術文獻結合情形所揭露，不具非顯而易知性而無效。

Cuozzo上訴主張
Cuozzo Speed就前述複審結果提出上訴，主張：（一）申請人Garmin並未將Wendt及Evans兩項專利列為請求項10, 14之先前技術文獻，因此主張PTAB同意IPR複審決定有誤；（二）PTAB錯誤採用BRI原則來解釋請求項文字用語，並據此判定其有效性；（三）Cuozzo Speed之請求項修改主張並未擴大既有權利範圍，因此主張PTAB本應同意該方修改請求項內容。

CAFC裁決
CAFC於2015年2月4日發佈本案上訴合議庭判決[3]，裁決：
（一）美國專利法314條(d)款（35 U.S.C. § 314(d)）規定，明確禁止就PTAB是否進行IPR複審之決定進行複審，故CAFC就前述議題無上訴管轄權；
（二）USPTO頒布規定指示PTAB在IPR複審中採用BRI原則來解釋專利請求項文字用語，符合美國國會透過專利法316條(a)款(4)項（35 U.S.C. § 316(a)(4)）賦予USPTO制定PTAB複審程序規則之權限，故PTAB就’074專利請求項10, 14, 17之解釋及無效裁定結果並無錯誤；
（三）PTAB駁回專利權人Cuozzo Speed聲請要求修改請求項內容之決定並無錯誤，理由在於該方修改主張將不當擴大原先請求項權利範圍。
針對合議庭判決，Cuozzo Speed再次要求CAFC召開聯席法庭（en banc）以重新審理。2015年7月8日，CAFC再次發佈本案修正合議庭判決[4]，同時亦駁回召開聯席法庭以重審本案之要求。該修正判決僅再次重申其先前判決見解，認為：
（一）BRI原則適用於所有AIA專利複審程序，涵蓋核准後複審（Post Grant Review, PGR）及涵蓋商業方法專利複審程序（Covered Business Patent Review，CBM）；
（二）PTAB雖採用Garmin原先並未主張之先前技術文獻來判定'074專利請求項10, 14無效，然其裁決結果並無錯誤。CAFC於上訴判決中，確認USPTO在AIA專利複審程序中正確採用BRI原則來解釋專利請求項內容，以及PTAB是否進行複審決定具有最終性及不可上訴性質，此些維持了IPR複審程序之既有規則。

本案重點評析
相較於聯邦法冗長訴訟程序，IPR專利複審程序顯然有利於被告當事人預防或擺脫專利權人侵權訴訟威脅之替代方案，花費成本較低且耗間較短，故提供極大誘因，致使近年來外界透過AIA專利複審程序來主張專利無效之案例有顯著增加趨勢。
USPTO在IPR複審程序中採用BRI原則，雖可減少專利請求項內容及其權利範圍在後續侵權訴訟受到不當解釋及擴大之問題，然而亦使PTAB容易做出較聯邦法院為寬大之專利請求項解釋結果，直接影響為專利受先前技術文獻所揭露而無效之機會大增，以及複審申請人挑戰專利難度降低。

近期USPTO針對2012年至2015年9月所累積IPR案件之複審結果統計[5]，即顯示過去為PTAB同意進行複審之專利請求項（13433項）中，有將近半數（6161項）最終判定為無效。相較之下，聯邦法院參酌專利說明書等內部證據以及具習知技藝人士之慣常理解意義下所得出之較狹義解釋，則較不利於被告出示先前技術文獻來主張專利無效。

儘管在一般專利申請及審查程序中，USPTO亦提供專利權人修改請求項機會，以避免過於寬大解釋情形招致專利無效結果，然而，修改請求項權利在IPR複審程序中受到顯著限制，包括專利權人僅有一次修改機會，且須提出聲請並獲得PTAB方面同意。

鑒於專利權人不易在IPR複審程序中獲得修改請求項內容之機會，同時PTAB進行IPR複審之決定亦難以透過上訴來推翻，IPR複審程序之遊戲規則較不利於專利權人。未來，最高法院就本案（Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, No. 15-446）[6]之裁決結果，或將改變IPR專利複審程序之既有規則，以化解前述失衡及預防潛在之不當濫用問題。(2088字；圖1)

參考資料：
[1] Cuozzo Speed Technologies LLC v. Garmin International Inc. et al. (1:12-cv-03623, D.N.J)
[2] Garmin International, Inc. et al. Petitioner v. Patent of Cuozzo Speed Technologies LLC Patent Owner, 108 U.S.P.Q.2d 1852, 2013 WL 6355081 (Patent Tr. & App. Bd.) 2013
[3] In re Cuozzo Speed Technologies, LLC, 778 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2015)
[4] In re Cuozzo Speed Technologies, LLC, No. 2014-1301, F.3d, WL 4097949, 115 U.S.P.Q.2d 1425 (Fed. Cir. 2015)
[5] USPTO Patent Trial and Appeal Board Statistics (9/30/2015):
http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2015-09-30%20PTAB.pdf
[6] Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee at SCOTUSblog:
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/cuozzo-speed-technologies-llc-v-lee/

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