未獲AIA專利複審立案之先前技術文獻是否不得再次提出？

美專利法315條e款（35 U.S.C. 315(e)）說明：「專利多方複審申請人，過去曾在IPR複審中提出、或本可在複審期間提出之專利無效根據（先前技術文獻），未來不得再於法院訴訟中提出」。

“The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action … that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.”
 
近期訴訟案例顯示，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）及下級法院，對於前述禁反言規定之適用範圍，仍無一明確標準（見下表整理），故未來，相關爭議，仍需由CAFC或聯邦最高法院來加以討論。
 

表一、美國聯邦法院就315條禁反言規定適用範圍之認定情形

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2017/3

 
以下是近期相關案例介紹：
 
1. Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc. （2015-1116, 2015-1119）
2016年5月23日，CAFC在Shaw案上訴判決中，認定315條禁反言規定，不適用於IPR申請人曾提出申請，但未獲PTAB立案複審之專利無效根據。前述裁定結果，主要是依據315條條文中「或本可於複審期間提出之...」此段敘述。合議庭認為，條文意指正式立案到複審結果發佈為止這段期間，故若PTAB並未同意立案複審，則根本不存在IPR複審，申請人亦無執行「本可於複審期間提出...」此項動作之可能性。

儘管合議庭做出上述裁示，然而，對於該條文是否適用在當事人已知悉、但未提出複審申請的專利無效根據，則未加以說明。此一情況，導致下級法院在不同案件中，做出相反裁示。
 
2. Intellectual Ventures I LLC et al v. Toshiba Corp. et al（1:13-cv-00453-SLR） 
2017年1月11日，德拉瓦州聯邦地方法院在Intellectual Ventures一案簡易判決聲請命令中，進一步解釋認為，依據上訴法院Shaw案論理，315條禁反言規定，應僅適用在曾經獲得PTAB立案複審之專利無效根據，其中包括被告事前知悉、但未曾提出複審申請之先前技術文獻。

該案中，原告IV認為，被告本應在過往IPR複審中，提交於本案中出現的專利無效根據，對此，被告Toshiba雖事前知悉該技術文獻，但未在IPR複審申請書中出示。承審法官認為，原告論點很具有說服力，然而，依據CAFC判決解釋結果，以及就常理而言，未在複審申請書中出示之專利無效根據，將不可能在複審過程中出現，更遑論申請人執行「本可於複審期間提出...」此項動作，故儘管可能不符合315條條文原意，只要是未曾獲得PTAB立案複審之專利無效根據，皆應排除在適用範圍之外。
 
3. Parallel Networks Licensing LLC v. International Business Machines Corp.（1:13-cv-2072-KAJ） 
2017年2月22日，德拉瓦州聯邦地方法院在Parallel Networks Licensing一案簡易判決聲請命令中，做出了相反結論，以315條規定為由，駁回被告IBM並未在過去IPR複審申請中出示之先前技術文獻。該案承審法官並未依循上訴法院Shaw案判決論理，而是直接參考315條條文，以及2015年9月16日PTAB在Apotex Inc v. Wyeth LLC（IPR2015-00873）複審案中之判決結果，其中PTAB以315條規定為由，駁回申請人事前知悉、但未在複審申請書中出示之先前技術文獻。對此，法官認為，倘若允許IBM再次主張，將使禁反言規定之實質意義受到破壞。

本案被告使用先前技術文獻之情形，與前述Intellectual Ventures一案被告情況相同，皆為在知悉先前文獻情況下，選擇不提出複審申請，然而卻獲得相反結果。本案與Intellectual Ventures一案不同之處，在於被告IBM，乃依據315條c款規定，來加入他方所發起之IPR複審申請（joinder），複審申請書及專利無效根據，皆採用他方申請人之提案，是故，前述情形，導致IBM不能再提出其他新的專利無效根據。然而承審法官不同意此一辯解，認為相關規定，實際上仍允許加入複審者，再提出其他新的專利無效根據。
 

 
 
參考資料
1. Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc. (2015-1116, 2015-1119)
2. (PACER Only) Parallel Networks Licensing LLC v. International Business Machines Corporation (1:13-cv-02072), Docket No. 367 ORDER - granting in part and denying in part Motion for Summary Judgment
3. (PACER only) Intellectual Ventures I LLC et al v. Toshiba Corporation et al (1:13-cv-00453), Docket No. 574 MEMORANDUM ORDER - IT IS ORDERED that Toshiba is not estopped from presenting the Fuse combination at trial.


本站相關文章:

1. 關於第三方複審程序（Inter Partes Review, IPR）的一些瑣事

2. USPTO PTAB專利複審案件統計分析

3. 美國專利訴訟案2015年12大重要判決

4. 美CAFC判決AIA專利複審未獲立案事由，無禁反言限制：Shaw Industries Group案

5. PTAB決定是否接受專利複審：American Express v. Signature Systems