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美上訴法院維持PTAB就專利法315條複審申請時限之認定結果為不可上訴：Wi-Fi One v. Broadcom

關鍵字：美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)；USPTO；專利審判暨上訴委員會(PTAB)；美國專利法315條；多方複審(IPR)；Cuozzo；Wi-Fi One
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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2016年10月26日
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圖、美上訴法院維持PTAB就專利法315條複審申請時限之認定結果為不可上訴：Wi-Fi One v. Broadcom
 
2016年9月16日，CAFC對Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp.（2015-1944）一案合議庭判決，雖參照前述最高法院Cuozzo案判決，然仍維持專利法314條(d)款不可上訴規定，致使CAFC不得就涉及專利法315條(b)款複審申請時限之議題進行複審。
 
本案概述
2015年2月4日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）In re Cuozzo Speed Technologies一案上訴判決，說明依據專利法315條(d)款（35 U.S.C. § 315(d)）條文說明，針對美國專利商標局（USPTO）專利審判暨上訴委員會（PTAB）是否同意發起專利複審之決定（decision to institute inter partes review），包含其相關事實認定結果在內，為不可上訴（final and nonappealable）。
 
2015年9月30日，Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple（2014-1767, 2014-1788）一案合議庭判決說明，PTAB針對複審申請時間是否超過美國專利法315條(b)款（35 U.S.C. § 315(b)）所述時限之認定結果，為不可上訴性質，理由為該條文並不會影響PTAB專利有效性最終裁決結果。美國專利法315條(b)款規定，訴訟被告或其利益相關方，不得於原告訴狀遞交日滿一年之後，向USPTO申請多方複審。
 
2016年6月20日，美國聯邦最高法院發佈Cuozzo Speed Techs. v. Lee（2015-0446）案上訴判決，確認並維持CAFC二審判決，其中說明PTAB是否發起專利複審之決定，除存在違憲、立場反覆或武斷或踰越其法定管轄權等情形，致使CAFC可依據美專利法319條規定來予以廢棄外，CAFC無權就前述決定及相關事實認定結果進行複審。
 
本案背景，為美國電子半導體大廠博通公司於2013年9月20日就美國專利編號6,772,215向USPTO提交多方複審申請（Broadcom Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, IPR 2013-00601）。215專利原為易利信持有，2014年轉讓給專利授權公司Wi-Fi One。Wi-Fi One向PTAB主張，博通公司為過去215專利侵權訴訟所列被告之共同利益關係方，且複審申請時間點超過專利法315條(b)款所述時限，故不具複審申請資格，但最終未獲成功，主因在於該方未能證明其曾就前述共同利益關係進行事實調查，且未能證明博通方面參與並操控此些訴訟。最終，215專利受PTAB裁定無效，Wi-Fi One方面針對PTAB專利法315條認定結果提出上訴，同時並主張最高法院Cuozzo案判決應已間接推翻Achates案見解。
 
合議庭不同意其主張，認為最高法院判決，清楚將涉及PTAB是否發起複審決定之相關法律應用及詮釋等議題，皆歸納為不可上訴，例如專利法312條規定複審申請書狀格式，而315條則規定何人在何時間條件下可提交複審申請。據此，合議庭拒絕重新討論PTAB專利法315條認定結果。
 
評析
鑒於聯邦最高法院在2016年6月27日亦將Click-To-Call Technologies LP v. Oracle Corp. et al. (2015-1014)案二審結果發回，要求CAFC依據Cuozzo案判決來重新考慮，而Click-To-Call一案亦涉及訴訟被告或其利益關係人是否因專利法315條規定而喪失複審申請資格之議題，故本案結果似意味著CAFC仍然堅持PTAB就專利法315條議題之認定結果為不可上訴。然而此見解，或可能引起是否逾越USPTO合理法定職權之爭議，故未來或可能再召開聯席法庭重新討論。(940字；圖1)
 
 
參考資料
  1. Wi-Fi One v. Broadcom二審合議庭判決：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1944.Opinion.9-14-2016.1.PDF
 
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