美上訴法院判決複審期間失效專利採用Phillips解釋標準：In re CSB-System International, Inc.

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年9月22日

圖、美上訴法院判決複審期間失效專利採用Phillips解釋標準：In re CSB-System International, Inc.

美國聯邦法院於專利侵權訴訟中使用Phillips v. AWH Corp.一案所建立標準（簡稱Phillips標準，可參見下表一整理）來詮釋系爭專利請求項內容，並據以討論專利有效性和侵權等議題。一般而言，美國專利商標局（USPTO）於專利申請及專利複審程序中則採用較寬鬆之最寬廣合理解釋原則（Broadest Reasonable Intepretion，BRI），原因是專利權人仍有機會修改並限縮請求項內容。但是，最近在2016年8月9日美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）In re CSB-System International, Inc.（No. 2015-1832）上訴案判決，要求USPTO及專利審判暨上訴委員會（PTAB）應改採用聯邦法院Phillips標準來詮釋於複審期間期滿失效之專利內容，而非先前In re Cuozzo Speed案上訴二審及聯邦最高法院判決所維持之BRI標準。

表一、Phillips請求項解釋標準要點

1. 系爭專利請求項解釋，應以請求項中較通俗易懂文字部分為出發點。各請求項內容之意義，應賦予具相關技術領域通常知識技藝水平人士（a person of ordinary skill in the art）在參考專利整體內容下所理解之一般慣用意義。Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-13 (Fed. Cir. 2005)

2. 某些案例下，請求項文字用語在相關技術領域中並不帶有任何特殊意義，是故，在請求項解釋過程中，僅能採用受各界廣泛接受之慣常理解結果。前述情形下，參考通用字典（general purpose dictionaries）有助於解釋請求項。Phillips, 415 F.3d at 1314

3. 許多案例下，系爭文字用語通常帶有特殊意義，故有必要判定具相關技術領域通常知識技藝水平人士對於前述系爭文字用語意義之可能理解情形。鑒於此類文字用語意義對於具通常知識技藝水平人士而言並非顯而易見（immediately apparent），以及專利權人在文字用語使用上常存在其獨特習性，法庭通常參考能為公眾所取得以及可顯示具通常知識技藝水平人士對於該文字用語理解情形之資訊來源（public sources），前述資訊來源包括系爭請求項內容文字本身、專利說明書（specification）和專利申請審查歷程（prosecution history），以及涉及相關科學原則、相關技術用語詮釋及相關技術領域狀態之其他外部證據（extrinsic evidence）。Id. (quoting Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys., Inc., 381 F.3d 1111, 1116 (Fed. Cir. 2004))

4. 在一請求項文字用語意義不明確之情形下，專利說明書通常為瞭解前述文字用語意義之最佳指南。Phillips, 415 F.3d at 1315

5. 儘管如此，專利說明書與請求項解釋必然具有高度關聯性，且通常對後者具有決定性影響。Phillips, 415 F.3d at 1315 (quoting Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996))

6. 忠於請求項文字且最能自然符合專利發明描述之解釋結果，為正確之解釋結果。Phillips, 415 F.3d at 1316

7. 倘若內部證據（intrinsic evidence）未能解釋系爭請求項文字用語，則可訴諸外部證據（extrinsic evidence）。外部證據包含不屬於專利本文及專利申請審查歷程之其他類型證據，如發明人證詞、專家證詞及其他已知文獻著述等。Phillips, 415 F.3d at 1317

8. 發明人證詞有助於理解專利發明相關技術。然而，在評估專家證詞時，法庭應避免採納與基於內部證據（請求項內容、專利說明書及專利申請審查歷程）所得出之解釋結果有所矛盾之任何專家證詞。Phillips, 415 F.3d at 1318

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/9

一、本案背景

專利權人CSB-System International, Inc.（下簡稱CSB）所持有、涉及電話系統中資料處理電路裝置發明之美國專利編號US5,631,953，經單方複審（ex parte reexamination）結果，判定其請求項1-6已有US5,097,528占先，以及請求項7-8受前述528專利及其他先前技術文獻揭露而不具非顯而易知性。953專利在單方複審結果發佈之前已期滿失效，隨後專利權人CSB向PTAB提起訴願，要求重新考慮953專利單方複審結果。

雖注意到953專利已失效情形，然PTAB重新考慮到CSB於專利失效前之單方複審過程中仍有機會修改其請求項內容，故仍採用BRI標準來解釋953專利內容，並維持複審委員之核駁決定。CSB再上訴至CAFC，主張PTAB應改採用Phillips標準來解釋已失效之專利。

二、CAFC判決見解

CAFC引述In re Rambus, Inc., 753 F.3d 1253（2014）案之先例（該案情形為專利權人在就多方複審結果向PTAB提出訴願之前失效），不同意PTAB在重新考慮953專利複審結果中採用BRI標準，並要求須採用Philips標準來解釋已失效之953專利內容。

USPTO認為，PTAB既然扮演把關角色，負責判斷複審委員調查決定是否有誤，則兩者應當採用相同之請求項解釋標準，同時專利權人在複審期間仍然有機會來修改請求項，故PTAB應採用BRI標準來重新考慮複審結果。

CAFC認為，多數案例顯示，採用Phillips還是BRI標準所得出之請求項解釋結果皆為相同，至多Phillips標準僅將得出較狹隘之權利範圍，對此PTAB已不太可能就受到進一步限縮之請求項範圍，來獲得其他新的核駁基礎（CAFC此段話亦即認為BRI標準至多僅會得出與Philips標準相同或較寬大之請求項解釋結果）。

另一方面，專利複審程序中採用BRI標準來解釋尚未失效專利為一合理作法之原因，在於專利權人仍有機會要求修改並限縮請求項範圍，來修正原先廣義解釋下所產生之錯誤或不合理情形，倘若專利於PTAB再考慮期間即宣告失效，則專利權人將尙失修改機會，同時亦無發佈修改結果之可能，故若專利一旦失效，應採用Philips標準來從嚴解釋專利內容，而無須考慮PTAB與複審委員是否採用相同解釋標準。依據前述，CAFC做出結論表示，在專利失效後，BRI不再是唯一可使用之請求項解釋標準，對此USPTO應採用Philips標準來詮釋專利內容。

本案結果，專利權人CSB雖成功主張USPTO採用BRI標準來解釋失效專利請求項之情形有誤，然其解釋主張過於狹隘而未受CAFC採納，故最終仍未能推翻原先單方複審結果。

三、評析

CAFC本案判決見解，不同於美國聯邦最高法院In re Cuozzo Speed案判決結果，說明針對專利複審期間失效之專利，因應專利權人無法要求修改並限縮失效專利內容之情形，USPTO應採用較為嚴格之Phillips標準來解釋專利內容，此情形有利於面臨所持有專利恰好於複審期間失效此特殊情況之專利權人。(2002字；圖1；表1)

參考資料
IN RE: CSB-SYSTEM INTERNATIONAL, INC., 2015-1832, Appeal from the United States Patent and Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board in No. 90/012,210., Decided: August 9, 2016
http://www.finnegan.com/files/Publication/b8eace72-65b4-45c0-8089-f326e2b550da/Presentation/PublicationAttachment/53073aec-dbd0-406f-8288-f5da4fbb11c6/15-1832%2008-09-16.pdf

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