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美國聯邦最高法院 討論供應專利發明組件至美國境外行為之侵權：Life Technologies

關鍵字：美國聯邦最高法院；專利侵權；美國專利法271條；屬地主義；Promega；LifeTech
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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2016年7月20日
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圖、美國聯邦最高法院 討論供應專利發明組件至美國境外行為之侵權：Life Technologies
 
美國專利法第271條(f)款（35 § 271(f)）為美國專利法屬地主義原則的一項例外規定。舉例來說，若一項美國發明專利或受該專利保障之產品包含了數項組件，一當事人在未經專利權人許可情形下，自美國向境外供應未經組裝之前述組件（不必為全部組件，相當部分即可），並積極促使受供應方於美國境外結合此些組件並侵害前述專利，則該當事人將承擔侵害該美國專利之責任。本案涉及美國專利法271條(f)款(1)項之詮釋及適用爭議，該項條文敘述如下：
 
「一當事人未經授權、自美國向境外供應一項美國專利發明之全部或相當部份之組件，其中這些組件尚未組裝結合，並足誘引（收受方）於美國境外組裝結合，而倘若該組合發生於美國境內，則構成侵權。前述情形下，供應方須承擔侵權責任。」
 
 (1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
 
    本案Life Technologies Corp., et al. v. Promega Corp.背景，為兩家美國醫療生技公司Promega及LifeTech皆生產販售STR基因擴增測試套件，然其中LifeTech僅於美國境內生產製造前述套件所需之DNA聚合酶組件（polymerase），並運送到英國組裝，再販售至世界各地，故實際上並未在美國境內生產前述測試套件。2010年，Promega於美國威斯康辛西區法院正式向LifeTech提告專利侵權，二審結果以地院不當解釋§271(f)(1)為由推翻一審判決，並說明該項條文並未要求被告至少自美國供應境外兩項以上侵權組件，同時亦依據一般慣用意義及最高法院判例結果，認為地院不應將僅供應一項組件之情形，視為不符合§271(f)(1)中所述之「相當部份」（a substantial portion of the components of a patented invention）。最終，CAFC認定LifeTech向美國境外據點供應聚合酶組件之情形符合「一項受專利保障發明物品之組件之相當部份」之定義，並構成侵權行為。
 
    對於二審結果，被告LifeTech選擇上訴至最高法院，認為CAFC將美國專利法適用地域不當擴大至美國境外，且將影響跨國公司企業於美國境內設立後勤供應施設之意願，並可能帶來長期負面之經濟影響及阻礙國際貿易流通。原告Promega陳述意見則表示§ 271(f)(1)檢視標準是屬於一質性（qualitative）而非數量（quantitative）門檻（並非以供應之組件數量做為判斷標準），故單一組件即構成「相當部份」情況應為極少數案例，亦不太可能對國際貿易構成負面影響，而本案之所以成立之原因，乃為LifeTech方面已承認聚合酶組件乃其DNA測試套件產品之重要組成部分。美國司法部及第三方所提供之法庭之友意見，則大體上支持LifeTech主張。
 
    美國聯邦最高法院已於6月27日同意審理本案。未來，最高法院於審理本案中，將討論CAFC裁定被告LifeTech公司自美國向境外供應侵權產品之單一組件，依據美國專利法271條(f)款(1)項所述構成侵權行為，並使被告需就供應侵權產品組件至美國境外之行為承擔侵權責任，相關見解是否有誤。
 
    本案結果，將對負責供應零組件給境外公司從事產品組裝及販售之美國境內公司，帶來潛在侵權威脅，同時，對於組裝公司也可能陷入專利侵權風暴。(1090字；圖1)

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