美上訴法院聯席判決Suprema 確認美國ITC有權就進口後侵權物品發出禁制令

2015年8月10日，美國聯邦巡迴上訴法院（簡稱CAFC）聯席法庭就Suprema, Inc. v. U.S. International Trade Commission一案判決[1]，裁定一項物品（article）之直接侵權情形若發生於進口美國以後，則該物品仍符合1930年關稅法337條(a)(B)(i)項中所定義之「侵權物品」（”articles ...that infringe”），同時，美國國際貿易委員會（ITC）仍可就前述物品發佈排除命令（exclusion order）來禁止其繼續進口至美國，以及停止暨禁止命令（cease and desist order）來禁止已進口之該物品於美國境內供應或販售。本案判決確認了專利權人可就被告誘引他方利用進口至美國期間尚未侵權之物品來侵害一方法專利之間接侵權行為，獲得關稅法337條救濟。

依據1930年關稅法337條（19 U.S.C. § 1337）之宗旨為遏止不公平貿易進口行為，其中，19 U.S.C. § 1337 (a)(1)(B)(i)項內容就當事人進口侵害美國專利產品至美國行為之定義如下：「進口至美國、進口銷售或進口後於美國境內販售...侵害一有效且可行使美國專利之物品」。

本案原為ITC 337條專利侵權調查案（Certain Biometric Scanning Devices, Components Thereof, Associated Software, and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-720），調查案原告Cross Match Technologies公司（簡稱Cross Match）持有涉及指紋掃描技術之美國7,203,344號專利，其於2010年向ITC申訴指控系爭產品製造商南韓Suprema公司以及進口並販售Suprema指紋掃描器產品之美國Mentalix公司侵害其’344專利。Mentalix自Suprema購入指紋掃描器產品並進口至美國境內，Suprema並未提供Mentalix使用前述產品所需之應用軟體，而為提供相關應用軟體之開發工具包（software development kit, SDK）並協助Mentalix來研發前述產品之相關應用軟體，以使前述產品能在美國境內銷售使用。

ITC於2010年6月同意進行調查，行政法官於2011年6月發佈最終初步調查決定（Final Initiation Determination, FID），裁定本案系爭Suprema指紋掃描器產品，在與Mentalix利用前述SDK套件所開發之應用軟體結合使用下，實施了’344專利系爭方法項之所有要件[2]。並建議就Suprema指紋掃描器產品發佈有限排除命令以禁止其進口至美國，同時並就已進口至美國之系爭產品發佈停止暨禁止命令，以禁止Mentalix繼續供銷前述產品。2011年12月，ITC委員會發佈複審結果同意行政法官決定[3]，裁定被告Mentalix所開發應用軟體與系爭指紋掃描器結合並於美國境內使用之行為直接侵害’344專利，同時Suprema明知’344專利存在，卻仍協助Mentalix改良其所開發軟體和系爭掃描器產品之相容性，前述情形亦構成誘引侵權，依據前述分析，ITC委員會決定就Suprema指紋掃描器產品發佈有限排除命令。Suprema及Mentalix皆提出上訴。

2013年12月，CAFC合議庭判決廢棄ITC委員會就’344專利誘引侵權認定結果所發佈之排除命令[4]。由CAFC法官O’Malley撰寫之多數法官意見說明，關稅法337條(a)(B)(i)項條文所述「侵權物品」（”articles ...that infringe”）用語具有時間性，其要求ITC確認系爭物品在進口至美國期間是否存在侵權情形，而非進口當事人是否意圖透過侵權方式來使用進口物品。合議庭說明，系爭Suprema掃描器產品於進口至美國期間，並未與Mentalix所開發之應用軟體結合並侵害’344專利，故不符合關稅法337條所定義之「侵權物品」，同時ITC委員會亦無權以被告Suprema從事方法專利之誘引侵權行為來發佈排除命令並禁止其產品進口。隨後，CAFC同意上訴被告Cross Match及ITC委員會訴請CAFC召開聯席法庭以重新審理本案，期間亦收到來自美國司法部及多方的法庭之友意見書，分別支持兩造當事人立場。代表美國政府之司法部檢察總長、美國智財法律協會（AIPLA）、專利權人協會、ITC律師協會、諾基亞（Nokia）公司所提出的法庭之友意見，皆支持ITC對於關稅法337條之解釋主張，認為合議庭判決見解將產生可為外國公司企業所利用之法律漏洞，同時聯邦法院對於前者亦無管轄權[5]；另一方面，部份軟體及電子公司企業包括微軟、戴爾、奧多比、韓國三星、惠普、韓國LG、Google等之法庭之友意見，則主張聯席法庭應同意合議庭判決，以限制ITC發佈排除命令禁止特定物品進口之權力[6]。

2015年8月10日，CAFC聯席法庭判決結果（詳細內容整理參見表格），推翻原先合議庭判決，說明ITC有權就進口至美國後用於侵害某方法專利之物品發佈排除命令，即便該物品在進口至美國期間及之前尚未存在侵權情形。聯席判決同意ITC就關稅法337條(a)(B)(i)項之「侵權物品」（”articles…that infringe”）用語之詮釋結果為合理，亦即其應涵蓋進口廠商於系爭物品製造商誘引下，在進口美國以後用於直接侵害某項專利所主張方法之物品。前述判決釐清ITC是否有權就方法專利之誘引侵權行為之相關進口物品發佈排除命令之爭議。

聯席法庭多數法官意見引用美國聯邦最高法院Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.一案所建立原則[7]，來檢視關稅法337條(a)(B)(i)項之「侵權物品」用語是否涵蓋進口美國以後用於直接侵害一方法專利之物品。最高法院Chevron一案中，就行政機關詮釋法律條文情形是否合理之問題，提出兩階段測試方法，包括（一）美國國會是否就系爭法律條文所衍生爭議提供直接答案？（二）倘若前述問題之答案為否，則CAFC應確認行政機關就前述爭議之回應或處置是否依據其對於爭議法律條文之合理詮釋結果？法院在法律條文本身缺乏清楚明確敘述或行政機關就爭議性法條之解釋並無不合理情形時，應尊重其詮釋結果。

聯席法庭認定，美國國會並未就前述爭議問題提供明確答覆或解釋，以及該用語並未明確排除進口以後直接侵權物品之相關誘引侵權責任，其理由包括（一）關稅法337條之「侵害」（”articles ...that infringe”）用語，乃引述專利法271條內容所說明之直接、協助及誘引侵權；（二）並無明確證據顯示關稅法337條之「侵權物品」用語，僅針對特定侵權類型之物品；（三）由於專利法271條內容為說明侵權人之行為而非侵權物品本身，故關稅法337條之「侵權物品」用語存在語意含糊情形；（四）關稅法337條中使用現在式來描述「侵害」一字，並未明確排除特定物品於進口美國以後之侵權行為，是故，誘引他方於進口後直接侵害某項專利之行為，亦應為前述「侵害」一詞所涵蓋；（五）將誘引侵權類型自關稅法337條之適用範圍中排除，將與專利法271條(a)款解釋有所衝突，理由為後者並未將「進口」本身列為一侵權行為；（六）合議庭誤將關稅法337條(a)(1)(B)(i)項中「侵權物品」（”articles ...that infringe”）以及關稅法337條(d)(1)項中「相關物品」（the articles concerned）的「物品」用語，解釋成指涉相同之物品，並說明前者為已進口至美國之侵權物品，而後者為未來可能進口至美國之侵權物品。

聯席法庭並認定，ITC就關稅法337條之詮釋結果合理且符合該法條整體內容及立法歷程說明，其理由包括（一）誘引侵權之前提為存在直接侵權行為，儘管直接侵權通常發生在誘引行為以後，然而只要直接侵權行為最終產生，仍以該誘引行為之發生時間為準；誘引侵權之直接侵權行為通常不會發生於物品進口美國之前，且關稅法337條(a)(1)(B)(i)項亦曾將「進口」及「侵權」兩者做一區隔性說明（”… or the sale within the United States after importation... of articles that... infringe”）；（二）國會於1930年關稅法立法過程中，曾解釋並賦予ITC針對所有類型「不公平競爭行為」（unfair method of competition）之廣泛執法權力，且國會及上訴法院首肯ITC就被告當事人誘引侵權行為進行關稅法337條執法之情形已持續數十年時間，是故，關稅法立法過程及判決先例亦支持現今ITC對於關稅法337條之解釋主張。

持異議之多位聯席法庭法官認為，關稅法337條並無語意不明情形，且未賦予ITC就進口後直接侵權之誘引侵權行為發佈救濟之權力；該法條及立法歷程說明皆已賦予「物品」（articles）及「侵害」（infringe）兩用語一明確定義，前者為一實體物品，而後者乃依據專利法271條之說明；關稅法337條中使用現在式來描述侵權行為，意味著相關物品侵權情形必須存在於進口美國期間，而就本案而言，進口後用於侵害一方法專利之指紋掃描器產品，在進口美國期間並未侵權及專利權人亦無侵權損失，且並無證據顯示誘引指示與主要物品一同進口，對此ITC無權僅依據進口當事人之後續侵權意圖存在為由來排除未侵權產品進口；發生於進口後之侵權行為相關認定，應為聯邦地方法院之工作，而非ITC。由於各法官所主張意見分歧，同時僅些微過半數之全體CAFC法官參與本案並形成多數法官意見，故未來本案當事人提出移審訴願，並為聯邦最高法院受理之可能性仍然存在。

本案之可能而直接影響：

1. 確立關稅法337條之適用範圍乃涵蓋專利法271條(a)至(c)款所述之所有專利侵權類型，並正式消除關稅法337條是否適用於進口後侵權之誘引侵權行為及其物品，以及ITC是否可就前述行為進行執法並發佈排除命令救濟等之潛在不確定性，同時也消除方法專利持有人提出關稅法337條調查申訴之主要障礙，且致使具誘使他方侵權意圖之當事人較難以透過進口尚未侵權之物品或物品組件來規避該法條。
2. 本案判決除將強化ITC依據關稅法337條針對誘引侵權行為之執法權力之外，亦將顯著鼓勵專利權人透過前述管道來獲得專利侵權救濟。參考本案聯席判決見解，在關稅法337條調查中主張間接侵權之專利權人，已無須附帶證明相關直接侵權行為乃發生於侵權物品進口至美國以前。對此，被告當事人應留意到，進口至美國期間尚未侵權或尚未存在侵權用途之物品，亦可能由於代理商或其他當事人於進口以後誘使消費者透過侵權方式來使用相關物品而連帶受到排除，是故，進口物品至美國販售之本國廠商，應事先審慎評估其物品是否可能於進口以後被轉作為侵權用途，並設法確保相關情形不會發生，或在不幸遭受他方指控侵害專利及違反關稅法337條時，於ITC調查期間能提出有力事證，就所進口物品之實質用途進行澄清。
3. 由於ITC僅能就被告當事人侵權行為禁止其相關物品進口至美國和在美國境內販售，對於能夠證明其美國國內產業受他方進口販售侵權產品所損害之專利權人而言，關稅法337條調查程序仍不失為一理想選擇，可阻止侵權產品繼續進口至美國境內。此CAFC聯席判決可能使得在美國聯邦法院不易取得禁制令，以及自2013年以來沉寂已久ITC 337調查將再燃起尋求禁制令生機。(3436字；表1)