PTAB決定是否接受專利複審：American Express v. Signature Systems

PTAB僅依據申請事由及專利權人初步回應來決定，是否可被接受進行專利複審？

美國專利商標局專利審判暨上訴委員會（PTAB）於2015年10月23日American Express Company v. Signature Systems, LLC一案（參見表一整理）所發佈駁回決定中，說明PTAB僅參考專利複審申請人於申請書中所出具之事由主張，以及專利權人就前述主張之初步回應（preliminary response）內容，來決定是否進行涵蓋商業方法專利複審（CBM）。該案中，申請人美國運通公司（American Express）於2015年6月12日，就美國第8,423,402號專利，專利名稱為「獎勵點數電子交換方法及系統」（Method and system for electronic exchange of reward points），提出CBM複審申請，其專利權人Signature Systems曾於同年1月9日向佛羅里達南區聯邦地院控告美國運通公司之會員獎勵點數服務網站侵害該項專利發明，而該案（1:15-cv-20063-RNS）亦由於美國運通提出CBM複審申請而暫停審理。

圖一、PTAB決定是否接受專利複審：American Express v. Signature Systems

Signature Systems於初步回應中，指出美國運通所欲挑戰之專利請求項內容，已於先前單方複審結果（Ex parte Reexamination）中受到修改或取消，故再就相同之請求項要求複審無實質意義。對此，美國運通方面要求PTAB在決定是否進行CBM複審之前，同意該方就專利權人之初步回應內容再提交書面回應補充，並主張經過修改之請求項仍可能為無效。專利權人Signature Systems反對前述要求，主張PTAB已獲得充分簡報說明，並足以做出是否進行CBM複審之決定，倘若PTAB允許美國運通再次提交書面回應補充，則專利權人方面亦應獲得再回應之權利。

美國專利法324條(a)款（35 U.S.C. § 324(a)）規定說明了PTAB是否成立專利複審之要件：…「複審申請中所出示之事由根據，未受推翻且足證明所挑戰之專利請求項中有至少一項請求項可能為無效…」（…the information presented in the petition…, if such information is not rebutted, would demonstrate that it is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable…），PTAB將此段文字詮釋為PTAB僅參考申請人於複審申請中所出示之主張，以及專利權人之初步回應內容，來決定是否進行複審。據此，PTAB駁回申請人提交書面回應補充之要求。

本案顯示， PTAB在決定是否接受專利複審，僅將參考複審申請書中所說明之事由根據，以及專利權人相關初步回應內容，且不允許申請人再次就其事由根據進行補充或修改，是故，申請人於提交複審申請文件前，應審慎確認其所出具之複審事由根據是否完備，以避免因無法進行事後補救而被PTAB駁回複審申請。(1061字；表1；圖1)

表一、本案專利訴訟資訊整理

參考資料：

1. DECISION - Request for Supplemental Briefing 37 .F.R. § 42.05。網址：http://www.law360.com/ptab_documents/562a4e722117d547f6000002