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關於專利附屬項寫作建議

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科技產業資訊室 (iKnow) - 老蟾 發表於 2015年7月31日
關於專利審查的規費收取機制,中華民國智慧局也採取類似US和PCT做法,也就是按照專利申請範圍項數來計算,如此對於專利主管機關(TIPO)於審查專利時所投入的精力時間,給予合理的補償是成正比的。
 
目前中華民國專利審查規費收取方式為:一專利申請案的專利範圍請求項超過10項者,每項加收規費TWD 800。亦即,當專利範圍已經超過10項時,每多一項附屬項專利範圍,專利審查規費就要多 TWD800,同時可預期事務所專利撰稿費也會相對增加。如何把公司有限的專利經費投資在有意義的附屬項專利範圍,應該是公司內與事務所專利從業人員可多思考的事項。
 
圖一、專利附屬項寫作
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以下僅以1994年申請,公告號I286849 新型專利 “掃描器之進給裝置” 附屬項專利範圍為例,以個人淺見來舉例說明附屬項專利範圍撰寫建議事項。
 
一、 附屬項所增加的額外限制條件,和所依附項次結合後,無法提供額外有強度的可專利性
 
以專利範圍2~4為例,可能檢視標準是:
當所依附的獨立項專利範圍 1被核駁後,審查委員是否:
(a) 能僅依據個人知識經驗,不需要額外檢索,就能推論掃描器必然實施下列附屬項專利範圍 2~4 的額外限制條件;或 
(b) 能很輕易檢索到眾多掃描器前案均有揭露下列附屬項專利範圍 2~4 的額外限制條件?
 
2. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,其中該驅動元件餵給該文件係藉摩擦力而為之。
3. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該通道係位於該餵給裝置。
4. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該掃描器包括一滾輪,俾該驅動元件可配合該滾輪而餵給該物件。”
 
針對上述三附屬項專利範圍 2~4項限制條件,筆者個人評估認為審查委員應該能輕易地主張 (a) 或 (b) 立場;因此可高度預期:當專利範圍 1被核駁時,則專利範圍2~4也必然會被核駁;亦即,當專利範圍 1被核駁時,專利範圍2~4幾乎沒有單獨被核准的機會。 
 
如此筆者建議:
(a) 若專利範圍項數已達10項,則可考慮不多寫這三個附屬項專利範圍;或 
(b) 若積極地想要增加附屬項專利範圍項數,則應該重新構思其他更獨特,有更強專利性的附屬項專利範圍。
 
二、 附屬項只對被作用物 (working piece) 增加額外限制條件,並無法提供額外的可專利性
 
以附屬項專利範圍 15,19~20為例,這些附屬項並不是對獨立項專利範圍 1保護標的 ”進給裝置” 增加組成元件,或對組成元件做進一步限制,反而是對前言(preamble)中所出現的被作用物 (working piece) 增加額外限制條件;如此三項專利範圍所描述的 “進給裝置機構” 和 專利範圍 1 似乎應該仍然完全相同。如此也導致若專利範圍 1被核駁時,則專利範圍 15, 19~20也必然會被核駁;亦即,審查委員應該無需做任何額外檢索,拿專利範圍 1的核駁引證案,應該也就能核駁這三項附屬項專利範圍。
 
15.如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,其餵給物件係一紙質文件。
19. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,其餵給物件係一照片。
20. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,其餵給物件係一名片。”
 
類似地,針對背景運作環境的描述,是否需要以附屬項額外限縮保護,也必需斟酌。例如:若專利範圍標的是電路裝置,則附屬項專利範圍,就不應當僅僅是輸入的電能信號變化。
 
三、 附屬項對數字範圍做了窮舉式列舉,需注意說明書是否有對應的實施例揭露支持該範圍
 
以專利範圍 16~18為例,這些附屬項涵蓋了尺寸從無限大到無限小的所有範圍,但說明書實施例並未揭露紙質文件為 30M x 50M 或 3 mm x 5 mm時,進給裝置是如何特別設計?   例如:滾輪如何能控制間隙來夾持前後長度僅5mm的極小文件? 又如何製作長30M滾輪來夾持寬度30M的超大文件? 這些滾輪或許都需要特別設計,應該不是把實施例所揭露適用於進給3吋x5吋 大小文件的滾輪等比例放大縮小即可。
 
16. 如申請專利範圍第15項所述之掃描器之進給裝置,該紙質文件之尺寸為3x5(吋)。 
17. 如申請專利範圍第15項所述之掃描器之進給裝置,該文件之尺寸大於3x5(吋)。 
18. 如申請專利範圍第15項所述之掃描器之進給裝置,該文件之尺寸小於3x5(吋)。
 
因此藉由窮舉數字範圍方法來增加附屬項專利範圍,雖然簡便,但需考慮可實施性,避免招致訴訟時被攻擊為不可實施的瑕疵。
 
另外,若干事務所以往在撰寫中華民國專利申請案時的實務,為預留將來後續需提出US專利申請時的專利範圍項數需求,往往會比照US專利申請基本項數來撰寫中華民國專利範圍;亦即,一般會撰寫 ”3個獨立項,17項附屬項” 左右的專利範圍。現在或許還是要回歸發明本身的複雜度和廣度,來構思有意義的附屬項專利範圍,不必拘泥於此 “3個獨立項,17項附屬項” 項數框架。(1790字)
 
 公告號        286849                
 專利名稱    掃描器之進給裝置
 公告日        1996/09/21
 證書號        116852
 申請日        1994/05/27
 申請號        083207495
 發明人        王良津 ;侯建宗
 申請人        史東科技股份有限公司 美國  


 1. 一種掃描器之進給裝置,其係與一掃描器配合使用,俾餵給該掃描器一物件;該裝置包括:
 一殼體,用於與該掃描器設置一起;
 一驅動元件,俾餵給該文件予該掃描器;以及
 一調整元件,設於該殼體內,俾依該物件之厚度調整一通道高度,藉該通道,該物件可穿過該掃描器而被掃描;
 一浮動箱,設於該殼體內,其內包括該驅動元件。
 2. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,其中該驅動元件餵給該文件係藉摩擦力而為之。
 3. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該通道係位於該餵給裝置。
 4. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該掃描器包括一滾輪,俾該驅動元件可配合該滾輪而餵給該物件。
 5. 如申請專利範圍第4項所述之掃描器之進給裝置,該通道係形成於該餵給裝置與該掃描器之間。
 6. 如申請專利範圍第5項所述之掃描器之進給裝置,該調整元件係用以調整該驅動元件與該掃描器滾輪間之距離。
 7. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該驅動元件包括一第一及一第二驅動滾輪。
 8. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該調整元件包括一第一及一第二調整器,俾對應壓迫該二驅動滾輪至該物件。
 9. 如申請專利範圍第7項所述之掃描器之進給裝置,該二驅動滾輪係平行地保持一段距離。
 10. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該調整元件係一彈簧。
 11. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,更包括一馬達設置於該浮動箱內,俾驅動該驅動元件。
 12. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,該殼體包括一上殼體及一下殼體。
 13. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,更包括一平台設置於該殼體鄰近該第一傳動滾輪之一側俾可放置該被掃描物於其上。
 14. 如申請專利範圍第13項所述之掃描器之進給裝置,垂直於該平台之表面更包括二調節板,俾可固定不同尺寸之物件於該平台上。
 15. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,其餵給物件係一紙質文件。
 16. 如申請專利範圍第15項所述之掃描器之進給裝置,該紙質文件之尺寸為3x5(吋)。
 17. 如申請專利範圍第15項所述之掃描器之進給裝置,該文件之尺寸大於3x5(吋)。
 18. 如申請專利範圍第15項所述之掃描器之進給裝置,該文件之尺寸小於3x5(吋)。
 19. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,其餵給物件係一照片。
 20. 如申請專利範圍第1項所述之掃描器之進給裝置,其餵給物件係一名片。
 21. 如申請專利範圍第13項所述之掃描器之進給裝置,該掃描器係一掌上型掃描器。    
 
 
 
 
 
 
 
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