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案件名稱：In Re Yasuhito Tanaka, 640 F.3d 1246 (Fed. Cir. 2011)
一、案件概述
Yasuhito Tanaka(“Tanaka”)於2000年7月25日取得美國第6,093,991(’991)號專利。獲證後兩年，專利權人Tanaka主張’991號專利之請求項文字，過於特定(Specific)而實質限縮其所應得之權利範圍，未能正確定義其發明，因此向美國專利商標局(USPTO)提出再發證之申請，請求擴張獨立項1的涵蓋範圍。然而，專利權人嗣後放棄上述再發證之主張，轉而以再審(Reexamination)程序請求增列一附屬於獨立項1的第16項請求項。2007年9月24日，專利權人提出再發證之替代申請案(Substitute Application)[FN1]，主張申請人係因不熟稔美國專利申請實務，才導致第一次錯誤放棄再發證之申請程序，本次申請再度提出相同主張，請求USPTO同意增列附屬項16於’991號專利之中，避免系爭專利未來遭受有效性之挑戰。
2007年10月10日，審查官拒絕專利權人再發證之申請，其理由為獨立項之範圍必定大於附屬項之內涵，因此即使申請人疏未撰寫附屬項，獨立項本身即足以保障已揭露之發明，專利權並不會因附屬項之闕漏而產生無法作用(Inoperative)之效果。若申請人無法證明系爭專利已因錯誤而具有全部或部分無法作用、無效(Invalid)之事由，則單純以增列附屬項為由申請再發證，不符合美國專利法第251條中可修正錯誤(Error Correctible by a Reissue)之要求。專利權人不服，上訴至專利訴願暨爭議委員會（Board of Patent Appeals and Interferences，簡稱BPAI），BPAI維持原審查官決定。專利權人不服，上訴聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。
二、公司簡介：Rambus Inc.
6,093,991號專利之技術內容為使用單向軸承的發電機皮帶輪(Alternator Pulley)，可改善汽車發電器的發電效率。發電機皮帶輪是以傳動皮帶旋繞住的傳動構件所組成，一傳動構件被置放於另一傳動構件之內，而一單向軸承則自傳動構件與被傳動構件間插入。單向軸承上的滾輪將可使滾動而生的動能得以傳送到被傳動構件上，藉由被傳動構件與傳動構件間轉速之相對差異，使滾輪因傾斜而產生壓力，因此所生之力矩將可提升汽車發電器的效率。
表一、專利訴訟案件基本資料彙整
| 申請人 |
Yasuhito Tanaka |
| 初級救濟機關 |
專利訴願暨爭議委員會(BPAI) |
| 上訴法院 |
CAFC |
| 索引編號 |
640 F.3d 1246 |
| 系爭專利 |
U.S. Patent No.6,093,991 |
| 初級救濟結果 |
BPAI維持USPTO拒絕再發證申請之決定 |
| 二審結果 |
撤銷並發回重審 |
三、主要爭點
專利權人是否可於再發證程序中，維持原來所有專利請求項，而單純僅新增附屬項？
四、法律議題
美國專利法第251條規定，若特定專利A.因說明書、圖示具有瑕疵，或專利權人錯誤請求過多或過少之專利範圍，導致專利全部或部分無法作用(Inoperative)或無效(Invalid)；且B.該缺陷、無法作用、無效之錯誤非出自於惡意之欺騙，則專利權人有權申請再發證。本案雙方就惡意欺騙之主觀意圖並無爭議，因此爭點集中於單純增加附屬項之再發證申請，是否符合A要件之規定。
CAFC引用三個先前判決[FN2]支持其判決結果。其中，In re Handel案與本案背景極為相似，專利權人於申請時因疏忽而未將範圍較特定之附屬項列入，故專利權人藉由再發證程序請求將該疏漏之附屬項列入，CAFC前身之關稅暨專利上訴法院(CCPA)同意該再發證之申請。In re Muller案中，再發證申請人請求維持原專利之所有請求項，並新增四項附屬項，關稅暨專利上訴法院表示該四項新增之附屬項，均未擴張改變其專利種類，而僅屬限縮專利範圍之附屬項，因此允許專利權人以再發證程序彌補其專利申請過程中的疏忽。Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc.案，CAFC重新表示專利權人使用再發證程序增列附屬項之容許性，以避免獨立項被認定無效時，專利權人連原本應擁有之附屬項權利一併喪失。因此，本案法院依照遵循先例原則(Stare Decisis)廢棄BPAI見解，發回原審重為決定。
此外，在錯誤是否導致專利全部或部分無法作用(Inoperative)一點上，BPAI表示獨立項之範圍必定包含附屬項之內涵，因此即便申請人疏忽未撰寫附屬項，獨立項亦足以保障發明本身，專利並不會因附屬項之闕漏而導致專利無法作用，故不符合美國專利法第251條所指之缺陷。本案法院則對此採取反對見解，同時表示附屬項擁有許多獨立功能，如釐清獨立項之專利內涵、使專利範圍界線更加清楚；於獨立項認定無效時，保留範圍較小、較特定之附屬項部分權利，避免專利整體一同罹於消滅。專利權人若無法以再發證程序增列附屬項，將導致權利人喪失上述優勢，符合「專利部分無法作用」之要件，因此法院應允許專利權人以再發證程序進行單純附屬項之補正。
五、結論
再發證制度是一種提供專利權人於專利權核發後對專利內容進行修改之制度。此制度起源於「人皆有犯錯可能」之思想，尤其專利撰寫領域同時牽涉技術及法律之高度專業，撰寫人產生或大或小之錯誤及疏漏在所難免。故美國專利法為充分保障專利發明人之權利、鼓勵發明創新，從專利申請階段開始，即設有多種不同的修正程序，提供申請人補正的機會，其中美國專利法第251條即是專利核發後可再為修正之法源依據。美國再發證制度除提供專利權人事後限縮權利範圍的機會外，也允許專利權人於專利說明書已揭露範圍內增列專利權範圍，以取得完整之專利權保護，惟擴張型的再發證制度與其他國家相較，為相當罕見的規定。
本案法院表示，專利權人得於再發證程序中，單純增列附屬項，相當有效地保護發明的強度，避免權利範圍過寬之獨立項一經挑戰即導致專利整體性於無效。此外，本判決對再發證程序適用範圍的確立與擴張，使得專利權人即便於申請時漏未設想細部技術內涵，亦得於技術商品化、商業化後再以附屬項方式明確定義其專利應用範圍，實質加強了專利權之應用廣度與強度。(1951字；表1)
[FN1] 替代申請案(Substitute Application)是指，申請人於放棄第一次申請案後，再度提起與首次申請案相同內容之請求案。See MPEP 201.09 Substitute Application.
[FN2] In re Handel, 312 F.2d 943, 946 n.2 (CCPA 1963); In re Muller, 417 F.2d 1387 (CCPA 1969); Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc., 882 F.2d 1556, 1564 (Fed. Cir. 1989). |