專利申請首要提升專利品質及價值

前言

根據統計在美國提出的專利申請成功通過審查並核發，大約有百分之六十(60%)的比率；又，在所有核發專利的案件中，大約僅有百分之二十(20%)的專利，曾經應用於商業化用途；在該商業化用途的專利之中，僅有低於百分之五十(50%)的專利，能夠為專利權人回收專利申請成本，也就是先前支付給專利律師的服務費用。由此可精算出，在美國所申請的專利，最終能夠為專利權人賺進錢財者，其比率恐怕不及百分之五(5%)；換言之，無法發揮效益的專利高達百分之九十五(95%)，反而造成企業營運之一種浪費及負擔。所以，專利申請在精不在多。

表一、專利成功應用之比率

一、精實專利 慎選申請

申請一件專利，動輒要花費數萬美金，因為專利律師的服務費用高昂，稍有一點經驗者，每小時的費用已超過500美金，訴訟案專利律師更是每小時1,000美元起跳，諸此已是常識。所以論究專利申請，為了避免財源浪費，公司主管專利業務者，當要慎選專利申請。若發現專利申請案的核准比率低於平均值(60%)，則當自我檢討，可能浮濫申請，更不可全由專利代理人決定。因為專利代理人，絕不願意被指責且不願負起決定不申請專利的過失；更何況，當生意上門主動委託專利申請，焉有拒絕而不受理的道理。

二、品質與價值 須靠自己來把持

如前所述，就專利代理人而言，相對較關心的是客源與案源，希望數量愈多愈好，所以要求處理(包含撰寫)專利說明書的效率，越高越好。其經營理念常是：絕對避免出差錯、營利賺錢擺第一、客戶權益(譬如爭取專利獲准)盡力而為；但高效率處理專利說明書與高核准率的專利申請，這並不保證專利的品質與價值。因為如何有效率的撰寫專利說明書與如何確保專利的品質與價值，兩者的聚焦重點不同。又，專利申請的目的，固然有種種考量，但專利申請人及專利部門，常被勸導，以為提出越多的專利申請案，就自然可能產出越多具有品質與價值的好專利；惟事實不然，專利數量與專利質量兩者，其間並無必然的因果關係。因為，主管機關審核專利的基準，並非以專利的品質與價值作為基準。

依據美國專利法，專利申請案應否准予專利，最基本的審核準則有四，其分別為：(1)新穎性(novelty)；(2)實用性(usefulness)；(3)非顯而易知性(non-obviousness)；以及(4)適當的揭露(adequate disclosure )。換言之，主管機關審查專利時，審查委員並無義務協助申請人來檢驗專利的品質與價值。是以，如前所述，在通過審查並核發專利的案件中，具有商業價值且能夠為專利權人賺進錢財者，大約僅有百分之五(5%)。

由於專利代理人係以營利為優先考量，而專利審查委員的審查基準，亦非基於專利的品質與價值，所以發明人及主管專利業者，應當深思：專利的品質與價值，須靠自己來把持。舉例而言，撰寫專利申請範圍(claims)，就所主張的發明特徵，建議至少當提出三種樣態，包含：(1)最廣的專利申請範圍(涵蓋發明的原則及原理)、(2)中等廣的專利申請範圍(涵蓋發明的所有實施例)、以及(3)相對較窄的專利申請範圍(涵蓋發明的最佳實施例)。此舉有利於引導撰寫專利說明書的思索並聚焦，且有利於測試審查委員的審查尺度，對於爾後專利請求項及權利請求範圍的新增或修改，裨益進退皆有所依據。也就是說，從開始專利申請的最初階段，就要以對的方式來照料專利的品質與價值。

三、探究審查四準據 提升專利核准率

專利未能准，遑論價值可連城；偉大的發明創作，鳳毛麟角。一般而言，具有商用價值的發明創新技術，已屬可遇而不可多求。然而，儘管該技術具備：(1)新穎性、(2)實用性、及(3)非顯而易知性，但若發明技術缺乏(4)適當的揭露，依據專利審查基準，其仍然得不到專利，此乃因為適當的揭露，並非如尋常人見解，僅將專利請求項的文字直接拷貝並加入專利說明書中來描述即足，而是必須依照專利說明書(含圖示)的格式及規範，詳實記載發明技術的目的及功效等，且尚必須能夠說服審查委員，使其瞭解所關係的發明技術，確實具備：(1)新穎性、(2)實用性、及(3)非顯而易知性；否則焉能說服審查委員並幫助自己獲取專利。更明白而言，從實務中發覺，諸多專利申請案在審查委員與代理人間，文件來往爭執、時效錢財延誤浪費、甚至案件最終遭受核駁，往往這一切其實並非發明技術本身欠佳，而是因為發明人及專利代理人，未能即時針對發明技術之(1)新穎性、(2)實用性、及(3)非顯而易知性等，提出足以說服審查委員准予該當專利之揭露描述。

要言之，發明技術須具足四項基準、亦即：(1)新穎性、(2)實用性、(3)非顯而易知性、及(4)適當的揭露，始能授准予專利；然而，愈是前瞻概念性創新的發明技術，固然愈具足新穎性，但並非意味著其申請專利就必然較容易通過核准；原因在於，前瞻概念性創新的發明技術，對於申請專利說明書的揭露，尤其必須注意不能流於天馬行空，空泛至缺乏理念支持；更言之，愈是前瞻概念性創新的發明技術，就愈必須提出足以釋示、支持、並達成發明所主張目的及其功效等的說明，包含：充分揭露所面對的技術問題、明確點出所主張的技術功效、詳實記載所欲解決問題的技術手段、構想合理的實施例、陳述核心技術的原理原則、甚至必須提供實驗數據，以資證實所揭露發明技術確具足如上所強調之四項基準；否則，儘管前瞻發明技術具足新穎性、實用性、及非顯而易知性，但若欠缺針對諸此特性之充分揭露，其仍然得不到專利。

四、 適當揭露是義務 成就專利是要事

理解發明技術必先要掌握發明精髓，若無能掌握發明精髓，即不可能寫出好的專利說明書之專利請求項；又，發明技術有深有淺、有簡單且有複雜，但若不能夠以明確的一句話來描述發明技術的本質，則可謂尚未能夠精要掌握發明的精髓。又，在發明專利說明書當中，就每一項專利請求項所主張的技術特徵，亦應當直接以圖示並闡明該特徵該當准予專利的理由；若未能說明所主張的技術特徵，則審查委員可能會以發明技術特徵在專利說明書中缺乏支持 (lacking support in the specification)，而拒絕准予專利，這是撰寫專利說明書的根本缺失。

「適當的揭露」對於發明技術的描述，發明人及撰寫專利說明書的代理人，一般通常有基本共識，認為明確必要將發明技術說明清楚；然而，對於發明技術背景，及其所面對而期待欲解決的問題，通常躇躊，深怕多說，影響專利核准；因此，常見避重就輕，馬虎交代，論述失據，邏輯欠明，所列示之習知技藝亦非最接近發明的技術，以致難能令人掌握發明精髓並界定其技術範疇。這反而是不作的結果，反而可能造成取得專利權之障礙，爾後即使僥倖取得專利，一旦發生專利訴訟，終將面對習知技藝及一切法律程序瑕疵的嚴峻考驗！

關於「非顯而易知性」，在說明書中也要提出「適當的揭露」；申請專利，當然要取得專利，但適當揭露是義務，也是促成專利取得的大要事；若是因為沒有盡到揭露的義務，而使專利申請遭受拒准，則殊實可惜；又，對於多數屬於改良性技術，為說服審查委員該當准予專利，尤必要提出與先前技藝比對性的說明，用以說服該技術並為非顯而易知。當然，對於前瞻概念性的創新技術之專利申請，如前論述也必須提出適當的揭露。不論是改良性技術或前瞻概念性的創新技術，基於實務發覺，諸多不能順利取得專利的要因，常是對於「新穎性、實用性、及/或非顯而易知性」等方面的揭露程度及說服力不足使然。

就企業而言，為提升專利品質及核准率，通常在企業內部皆設有評價專利申請的機制；例如對於新發明的構想提案，不但發明人及其部門主管得表示意見，承辦的智權工程師及其主管，也得表示意見，而且常召開跨部門的專利評核會議，以評定構想提案的價值，並決定其是否要提出專利申請。然而，這樣一連串的評核機制，決策流程冗長，缺乏效率，不合專利申請越早越快越好的原則；因為，相同的發明構想，一旦他人早一步先提出專利申請，不但自己企業產品得不到專利保護，將來還可能遭受他人指控專利侵權。所以，企業內部評價專利申請，專利申請的時效掌控很重要；況且，前瞻創新性的發明技術，關係到企業未來發展的命運，屬於投資研發創新的成果，理當儘速提出專利申請保護。

五、結語

申請專利有兩個根本指標，第一是要能夠取得專利，第二是要能夠取得有價值的專利。但是，如何取得專利，這涉及發明技術本質與發明技術揭露之一門專業；如何取得有價值的專利，則屬於慎選專利申請及撰寫專利權項之一門藝術。常聽聞感嘆：「明明自己的發明技術不錯，但申請專利卻不能順利取得；又，眼見他人正在使用自己的發明技術，但為何自己的發明專利，卻難以嚇阻他人在專利侵權」，因而抱怨牢騷連連；究其原因，乃因為其缺乏專利的專業，不明專利的藝術。

總而言之，專利要好，三樣東西不能少，即發明的本質要好、撰寫專利的人素質要好、且專利的法相要好，即所謂「三好專利」。如此才容易咬得到他人的產品及/或服務在侵害專利權，對於所伸張的專利，才較不容易被迴避設計，也才較不容易被推倒撤銷、亦即所謂「咬得到、推不倒」。 (3990字)

撰稿者：陳世顯先生

現任日月光技術處長

前宏碁法務智權資深經理、前華宇電腦法務智權協理、前奇美電子法務智權處長