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智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(五)

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科技產業資訊室 (iKnow) - 陳世顯 發表於 2015年3月19日

圖、智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(五) 

一、 前言
二、 認識智權風險
三、 應對智權風險的作為
四、 智權風險含藏契機
五、 結語

(續)
液晶顯示器的技術演進,發明起源於歐洲,歷經美國的研究開發,日本的創新改良,以及韓國、台灣、及大陸的量產普級化,促成液晶產業的蓬勃發展。早在十餘年前,筆者在職奇美時,在法務長陳歆博士的引領下,為了強化公司的專利技術,洞察趨勢,見機不可失,陸續從美國的國防大廠及大學研究機構當中,購買了近百餘件有關液晶顯示器的專利技術,總買價金額不超過一百萬美元,但這些專利,對於日後抗衡美日韓等廠商的專利訴訟及專利授權談判,發揮了顯著的效用,其中甚至還引用美國專利案(例如USP 5, 619, 352),以作為專利侵害訴訟的反告(Countersuit)。

購買他人專利,不僅是自用或投資的考量,也不僅是作為告人或反告人的思惟模式,如前記述,尚須分析深意,若不購買該專利,一旦落入競爭對手或專利蟑螂的手中,其可能帶來的禍害及風險;又,購買專利的行為,事涉敏感且具風險,因為在交易過程中,篩選分析專利技術,不自主可能洩漏了專利暨產品相關的情報,此皆可能帶來專利買賣不成的不良後果。所以,購買專利的方式,不妨考慮,以購買一整批專利的方式進行,以避免賣者輕易知悉其特定專利對真實性產品的關連性,為此甚至必須透過專利仲介,以匿名方式代購交易;舉例而言,美商漢威公司(Honeywell)有意出售其部份專利,奇美有興趣其中之一件液晶顯示器專利,所以透過仲介出面斡旋,當價格及條件談定了,正準備簽約時,漢威公司突然反悔,提議以其他數件專利作交換該件專利,奇美當然不肯接受,不久漢威公司即以該件專利,控告國內外諸主要液晶顯示器的廠商,據悉被告紛紛接受授權,但唯獨奇美(CMO),不僅未被告,且始終未付出任何授權金,箇中奧妙,友達(AUO)等諸被告廠家,迄今不解其趣。

任何個人及廠商,誰都不願意被冠上仿冒智權的名號,但從開發中國家,邁向已開發國家的過程中,似難以杜絕不抄襲的現象;審查歷史,美國抄襲英國,日本抄襲美國,且都一度背負「仿冒」的惡名,台灣、韓國、及大陸,也都有過類似的封號,且都一致為洗刷污名,導正形象而努力。惟須留意,今某些韓國大廠商,不但常被告專利侵權,而且也常挑起國際性的智權訴訟,其亦積極購買他人的專利、甚至聯合專利權人,針對台灣廠商,在美國大打專利官司,不甚厚道。尤有進者,在商業競爭下,韓商三星不惜玩弄反托拉斯(Antitrust)的污點證人(Tainted Witness),一度讓相同競爭產業的台商,陷入經營的困境;台商為避免觸犯反托拉斯的法律風險,前車之鑑,當學到教訓,就反托拉斯與智權相關的議題,例如不宜禁止他人質疑相關專利權的有效性,與第三人在智權協議中,不宜約定包含獨占性條款,亦不宜隨意附隨添加必須購買其他產品或其他服務等條款。

公司高階經理人,對於法院有關智權的判決,切記不要任意批評,以免被認定為輕蔑或不尊重法院的裁定,因此舉可能會讓公司遭受法院的罰款處分,且讓公司留下不名譽的記錄。舉例,群創公司前總經理段行建先生,在某次記者會的問答中,對於美國法院及陪審團的裁定,曾公開表示:「高科技產業談到侵權有點太嚴重」,英文中國郵報並將段先生的說法,譯成 "The issue of patent infringement is being taken too seriously sometimes. … ",結果惹毛了美國法官John Ward,導致加倍了原定的賠償金額,權利金的百分比被提高了一倍。此事告誡吾人,法院對於智權的判決,非專業且即便是專業者,皆不宜公開任意批評,記者們,對於受訪者的發言,也當謹慎忠實翻譯。

台灣的個人電腦資訊產業,迄今仍然是台灣主流的產業之一,台灣921地震時,英特爾總裁葛洛夫(Andrew S. Grove)曾表示,如果台灣電腦不生產,全球85%資訊產業將癱瘓!但是,台灣個人電腦產業的發展,就智權的角度觀察,算是在通過一關又一關嚴厲侵權的考驗下成長。

就以IBM個人電腦產品而言,IBM為了避免該項產品的市場遭受剝奪,刻意將個人電腦操作作業系統中的部份程式指令,亦即所謂的基本輸入即輸出系統(Basic Input/ Output System, BIOS),直接燒錄在電腦主機板的唯讀記憶體(Read Only Memory, ROM)的晶片當中,業界稱之為ROM BIOS,IBM並完成將該BIOS指令公開,使之受到著作權法的保護,但實際上,IBM並不單獨販售該含有基本輸入即輸出系統的唯讀記憶體晶片。由於發展IBM個人相容性的電腦,都必須使用ROM BIOS,所以各廠家只好自行研發、委託研發、或購買他人所研發的ROM BIOS,以規避IBM BIOS的著作權侵權,為此相關廠商只好根據反向工程(Reverse Engineering)的法理,發展功能相同、但不抄襲IBM BIOS的BIOS。

1982年,有兩家公司,分別是康柏(Compaq)及鳳凰(Phoenix Technologies),首先開發出相容性的ROM BIOS;據悉,宏碁創辦人施振榮先生,即在參觀當年度美國拉斯維加的秋季電腦大展中,發覺會場如此熱烈在討論康柏所推出全世界第一台IBM個人相容性的電腦,返回台灣後,立即著手開始研發相關產品,並於1983年底,在工研院的研發協助下,正式跨入IBM相容電腦的行列,正式推出IBM PC的相容性電腦;此後,IBM壟斷個人電腦事業的地位,於焉改觀。

但IBM獨占的企圖猶在,一直積極在主張其個人電腦技術的專利權,同時也於1984年,對Corona、Eagle、以及包含宏碁在內的一些台灣廠商,主張侵犯其BIOS的著作權,結果導致宏碁輸往美國西雅圖的個人電腦,遭受當地海關的扣押,原因係電子所在開發相關電腦時,曾經參考了IBM的BIOS;1987年,IBM見大勢所趨,更積極在美、日、韓、及台灣等全球各地,追索並授權其個人電腦技術的專利權利金,但IBM始終不輕易開放授權其BIOS的著作權。

果不期然,1989年,宏碁剛結束與IBM達成專利授權談判不久,IBM緊接著通知宏碁,表示宏碁的X86個人電腦的BIOS,涉嫌侵犯IBM的著作權,宏碁當時係使用從Award公司買來的BIOS,所以並未特別在意,但經指派曾任職於IBM的前宏碁總經理童虎先生,赴日本與IBM瞭解案情,發覺事態嚴重,回國後據悉,總經理童虎先生雙手一攤,感嘆台灣廠商奮鬥發展個人電腦產業的艱辛,也讓宏碁再次深刻學到教訓,涉嫌侵害著作權的賠償金,竟然高達美金九百萬元,幾乎等於公司當年度的大半盈餘。

此事後,宏碁痛下決心,全面檢討並盤點相關產品,誓願採用「潔淨室程序(Clean Room Procedure, CRP)」,專案委請律師及智權法務專家,嚴格教育並督導相關的軟體工程師,重新撰寫開發乾淨的Acer BIOS,結果IBM認可,普遍使用於宏碁新世代的電腦產品,這正是轉變風危機成為商業契機的寫照。

為維護交易秩序與消費者利益,以確保公平交易、公平競爭、防止違反競爭、不正競爭、不當壟斷等,諸多國家,紛紛制定違反公平交易的法令,並成立執法的機關。就美國而言,相關的罪行,最高10年監獄,企業罰金動輒數億美金,一不小心,後果堪慮。所以國人同胞,跨國企業高層及經理人,在執行業務時,當明瞭反托拉斯法的正確觀念及風險,並避免誤觸法網。

為避免觸法,政府單位常勸導,應特別關注的行為,諸如:聯合行為(Cartel)、價格操控(Price Fixing)、違反競爭協議(Anti-competitive Agreement)、濫用獨占地位(Abuse of a Dominant Position)、非法壟斷(Illegal Monopoly)、價格歧視(Price Discrimination)、市場分配(Market Allocation)、搭售(Tie in)、圍標(Bid Rigging)、杯葛(Boycott)、共謀(Conspire)、… 等,以上行為皆要迴避,且當謹言慎行,以免無意危害公司,讓公司及個人蒙受莫大的損害與賠償。

為了捍衛公司的利益,對於公司的重要性合約,從醞釀簽約、起草合約、談判合約、審理合約、履行合約、增修定合約、乃至於續約或解約等,智權法務責無旁貸,當檢視其中所隱含的重大責任與風險。以下基於實務,提出審視合約100點,以供談判及審理智權合約的參考。

智權法理實修習,對價關係驗合意;合約態樣多奇趣,要點人事趨勢異
法律道德謹分際,權利義務明了締;備忘意向覺書立,爭取起草勿輕棄
天平籌碼斜傾移,創造雙贏談何易;終止中止任隨意,條件長短競實力
文字平等實差巨,陷阱定義附件匿;風險無常知迴避,責任分擔對造替
規格需求談完畢,始報價格定本利;垂直水平謀合議,公平交易莫違逆

智財權責清晰擬,因緣效果參透悉;報表查核涉機密,沈重負擔慎先例
潔淨程序法則依,善盡規避風險習;探索技藝推底細,盡職調查要徹底
公表文稿先合擬,稅賦負擔有法據;簽署停看聽評析,喪權辱格堅決拒
聚焦執持破爭議,突發議題留餘地;停損上限守分紀,產業觀感顧道義
涉嫌侵害不名譽,轉化侵害約契立;安撫廠商伏情緒,得成於忍待變機

智權專業實務歷,誠敬凝聚共識氣;釐清模糊解憂慮,堪破參透真實義
和平約定無間隙,防備蟑螂耍奸細;審視合約促交易,智識非等投降遞
約因約果約利弊,無約適用亦可以;約律人事時物地,權義風險三而一
環安消保法切記,企業形象多用意;環節相扣通盤慮,品質保證合實際
報價訂單約字細,善巧迴避杜滋弊;特約條款莫輕許,斟酌上限排除例

承諾不告和平續,專利件數相互抵;特技領域獨佔欲,論戰再起虎添翼
競業禁止護營祕,敗訴苛刻違公序;正反釋疑範例喻;自利利他大度器
仲裁管轄法準據,調和折衷第三地;購賣專利計中計,他受追訴我逍逸
辭謝廠商新技藝,生意不成遭追緝;法務扮演黑白戲,慶功渡假夏威夷
諸行無常態勢異,無責保全賠償寄;智權法務影響力,興衰存亡大拼比

適可而足忌多取;謹慎斟酌百分比;授權免責不告擬,優化合約活議題
認證權狀無缺席,合約檔案記錄齊;彌補瑕疵安情緒,證明文件開釋立
自他資力兩相依,徒勇壞事負不起;專利合約可比擬,權項邏輯結構密
購併發生權益異,智權作價稅金避;總權利金分付期,代客操作賺盈溢
違約直覺尋救濟,防範惡搞無法紀;法務防線門道砌,預弭風險首要一

五、結語

上文已就智權風險管理,闡述認識智權風險,應對智權風險,乃至善用智權風險;充分認識智權風險,始能有效規避、分散、轉移、分擔、防禦、甚至轉化風險危機成為商業契機;又,應對智權風險,不僅要依靠法律暨智權等專業,有時還得發揮人際人派、產業鏈結、政商關係、經濟勢力、以及一切相關的實務經驗,始克有功。總而言之,智權風險管理,講究實力,依賴專業,知己知彼,掌握趨勢,善用風險,轉化風險危機,並開拓商業契機。(3704字)

 

撰稿者:陳世顯先生
現任日月光技術處長
前宏碁法務智權資深經理、前華宇電腦法務智權協理、前奇美電子法務智權處長

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  5. 民國103年智慧財產權相關法規更新簡介(上)
  6. 民國103年智慧財產權相關法規更新簡介(下)

 
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