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智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(一)

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科技產業資訊室 (iKnow) - 陳世顯 發表於 2015年3月16日

圖、智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(一)

一、 前言
二、 認識智權風險
三、 應對智權風險的作為
四、 智權風險含藏契機
五、 結語


一、前言

台灣電腦資訊科技產業的發展,儼然就像是一部在國際大廠智權風險煎熬下的成長史。台灣製造的產品,品質優良,價格實惠,早已享譽全球,台灣科技產業,無論在研發技術、在產品製造、在財務會計管理、在商業經營等各方面,皆已臻一流水準,惟有在智權實力方面,相對薄弱,所以屢屢挨告,智權風險的陰霾,迄今依然籠罩,鮮少公司有能耐掙脫並突破智權風險的緊箍。

論述智權風險管理,首要認識智權風險;認識智權風險,始能規避風險;規避風險,當思分散風險;分散風險,要能轉移風險;轉移風險,包含保險風險;保險風險,猶要防禦風險;防禦風險,難免必須應對風險;應對風險,貴在於善用風險,將風險危機轉成商業契機。以下就智權風險管理,概述認識風險至善用風險的作為。

二、認識智權風險

一般所謂智權,主要包含:專利權、商標權、著作權(含電腦軟體程式)、營業秘密、以及積體電路布局等;其中,專利權普受關注,相關的智權風險,諸如:產品被告專利侵害,產品誤觸他人專利,產品遭受海關扣押,觸犯公平交易法令,違反保密協議,違反智權擔保條款,資訊揭露的風險,惡意侵害的風險,邀約授權的風險,購買專利的風險,伸張專利的風險,以及授權過猶不及的風險等。茲就上述常見風險,闡述說明。

對科技公司而言,產品被告專利侵害,稀鬆平常;相反的,若從來未曾被告侵害,則當檢討,究係因為公司還太渺小,原告提告得不償失,還是尚不足於對他人構成威脅,所以乏人理會;換言之,科技公司被告專利侵害,並非可恥,重點在於其是否具備應對被告的實力及能力;又,應對被告專利侵害,固然要慎選專業的律師,但若一切委由外界律師來主導處理,致令公司陷於不確定性的智權風險,公司的智權暨法務,難辭其咎。

研發部門的主管,深怕產品誤觸他人的專利,為求心安,所以評估產品風險,責成智權暨法務人員,深入調查、篩檢過濾並探討分析他人的專利技術;然而,如此的作為,對於智權風險的評估,過猶不及,當適可而止,以避免因為知悉他人已擁有專利,招來日後產品被指控惡意侵害,甚至被科處三倍賠償的風險。換言之,除非是重要客戶的明確要求、抑或是迫切性必須,否則實無必要,在沒有專利律師的勸導下,貿然進行研發產品與他人專利技術的比對分析;因為,在浩瀚專利情報的大海中,實無人有把握,能夠無漏地撈出所有相關技術的專利,且亦無人有把握,能夠全然作出迴避專利的設計;況且,尚有諸多最新核准的專利案,隨時湧入專利情報的大海當中。

智權風險管理,最常令人措手不及者,當推產品遭海關扣押。美國國際貿易委員會(International Trade Commission,ITC) ,為保護美國工業,依據聯邦貿易法337條款,針對侵害美國智權的進口商品,得發出「禁止進口令(Exclusion Order)」,以禁止涉案產品進口美國並銷售。由於ITC的調查及裁定,一般限在一年以內完成,所以調查過程相當緊迫,讓受調查者倍感時間的壓力,擔心產品遭受海關扣押,是其最大的夢魘;還好,業界俗稱的「專利流氓或專利蟑螂(Patent Trolls)」,其伸張專利權的目的,主要係為了授權並取得權利金,並非在於禁止被告產品的通關及銷售,所以尚少見採取ITC 337條款的途徑,以達成其伸張專利權的目的。儘管如此,一旦有人告發ITC 337條款,總令人措手不及,故建議被調查者,當充分把握被告前後的黃金時間,積極蒐集專利無效的事證,進行迴避專利設計的可能,以降低或迴避產品遭受海關扣押的風險。

伸張專利權,也須提防觸犯公平交易法令,智權之排他權(Exclusive Right),固然賦予權利人專屬享用,以利其獲得經濟上或聲譽上的回報,但若以「不正行為」行使權益,即可能觸犯公平交易法令。舉例而言,日商公司SEL (Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd),曾在美國控告台灣奇美光電的液晶顯示器產品侵害其專利權,並透過媒體,示意奇美光電的客戶,將來可能發生產品供貨不順的風險,因而影響奇美光電對客戶正常性的產品銷售;為此,奇美光電在日本控告SEL觸犯公平交易,事經東京地方法院判決,SEL必須補償奇美光電因此所造成的損害。換言之,伸張專利權益,當提防觸犯公平交易法令,包含簽訂專利授權合約亦然,皆必須謹慎,以免違法。

如前記述,營業秘密是智權的一環,為了防範違反保密協議,各國普遍定有刑責的法令,以抑制不法。實務上,從個人到公司、從顧客到供應商、從經銷商到協力廠商、從本國到跨國性的產學合作,為了保障技術訣竅(Know How)及營業秘密(Trade Secret),雙方或多方簽訂保密合約(Non-Disclosure Agreement, NDA),已是商業活動的先要條件。茲舉一例,轟動一時的宏碁「矽奧(ChipUP)」專利技術,曾對國內30餘家廠商,發出專利侵害的警告函,但就在伸張權益期間,突然有一美商任尼公司(Zeny Computer System Inc.)控告宏碁的「矽奧」專利技術,是剽竊該公司的營業秘密,其所持的理由,竟然係主張該公司主管曾造訪宏碁,洽談過合作生意,然而宏碁與任尼公司雙方,當時並未簽訂保密合約;事經法院審理,查無剽竊實證,因而駁回任尼公司的告訴,但此舉確實干擾宏碁對於「矽奧」專利技術的伸張。又,據美國IBM法務表示,任何個人或廠商,若想跟IBM推銷技術,除非其放棄對IBM的保密要求,IBM一般不輕易接見突來造訪的不素之客。(1564字)

 

撰稿者:陳世顯先生

現任日月光技術處長

前宏碁法務智權資深經理、前華宇電腦法務智權協理、前奇美電子法務智權處長

 

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