智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(三)

圖、智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(三)

一、 前言
二、 認識智權風險
三、 應對智權風險的作為
四、 智權風險含藏契機
五、 結語

(續)

三、應對智權風險的作為

一般常見應對智權風險的作為，茲舉專利侵害為例，歸納概要包含：抗辯不構成專利侵害、請律師出具不侵害專利的意見書、蒐集撤銷專利的證據、研發迴避專利侵害的設計、善用他人的專利保護傘、接受合理的專利授權、分攤專利授權的責任、堅實自家專利實力、購買對抗他人的專利、談判交互授權和解，轉化專利侵害的問題成為履行合約的問題、以及寧願選擇由法院秉公判決等。

法令上並未規定，被告專利侵害前，就必須備妥不構成專利侵害的意見書；即使被告專利侵害，若有信心打贏官司，或可以舉證專利為無效，則並無必要事先取得律師出具不構成專利侵害的獨立法律意見書(Independent Legal Opinion)。然而，該獨立法律意見書在授權談判的過程中，若能適時出示，常極有助於專利授權談判，抵禦被指控惡意侵害，降低被告專利侵害的風險。

自從收到專利侵害的警告函件，通常歷經談判協商、直至和解、乃至被告，在這一段過程期間，正是探究對方專利虛實的良機；此段期間，對於智權人力不足的公司，彌足珍貴，更應善用這段寶貴的時間，蒐集、分析、並評估撤銷對方專利的可能性，唯有知彼知己，始能圖謀應對策略；因為，一旦授權談判破裂，隨時即可能招來被告，若被告後才正視問題，屆時反應倉促，被迫作出不利的決策，欠缺周延準備是主因，風險管理失控是後果。

若已經技術評估，發覺必須使用他人的專利技術，彼時若又缺乏無效他人專利的資據，亦無有把握取得專利的授權，且供應商及客戶，亦皆難能協助排解，則當思索迴避專利設計的可能性。然而，迴避專利設計的困難，往往不在於找出迴避設計的方案，最困難之所在，常在於供應商及客戶們，缺乏配合變更設計的意願；因為，變更產品設計，產品品質必須重新認證、產品製程也必須花時間調整、諸此皆可能阻礙客戶產品變更設計的意願。然而，若專利訴訟發生在ITC，其事態已經不是產品變更的意願與否，特別必須警覺，一邊在應訴進行抗辯，一邊也必須積極研究迴避專利設計的可能方案，因為ITC一旦作出裁決，海關旋即將針對侵權產品執行扣押並擋關，所以要有應急的替代方案，以降低產品供貨不順的風險。

在美國專利權侵害的抗辯中，常見引用「專利權耗盡原則(Patent Exhaustion Doctrine)」或「第一次販售原則(First Sale Doctrine)」，業界稱之為「專利保護傘 (Patent Umbrella)」的原則；要言之，對於上、中、下游的廠商，其彼此相互間所共同建構的產業鏈結 (Industry Chain)，就專利侵權的責任而言，若其中有一廠商已經簽訂專利的授權合約，則位處於該簽約廠商下游的其他廠商，根據「專利權耗盡原則」，依法皆享有「專利保護傘」的效應。以上說明，應對專利授權，未必樣樣都自己出力，更無必要豪邁主動搶先邀約授權，而應當學習運用「專利保護傘」的妙用。

專利授權的條件，其是否合宜，不但當次要計較，更具深遠的意義在於，每一次的專利授權，皆要顧慮，因為其可能影響下次的授權，同時亦可能衝擊同業及產業的利益；進言之，任何一次的專利授權，若有失誤，將來皆可能帶來不良的效應。舉例而言，當簽定專利授權合約，有關專利權利金的百分比(%)，該數字相對敏感，必須再三斟酌；因為，一旦發生專利侵害官司，對造律師，很習慣透過證據發現程序 (Evidence Discovery Process )，建請法官採納那個百分比(%)的數字，並以此作為計算損害賠償金的根據。職是之故，任何一次的專利授權，權利金的百分比協議，當小心謹記，以避免變成為負向的參考基準，後果不但衝擊自己未來，殃及同業，還可能連累禍害產業。

台灣的OEM廠商，以承接代工生意著稱，委託代工的國際大廠，當遭遇他人追討專利權利金時，時有所聞，確有將相關權利金予以分配，轉由國人的OEM廠商來分擔。國人的OEM廠商，為了爭取並維繫OEM的代工生意，儘管困惑不解，但多也默默承受。究其原因，這是一窩蜂搶代工生意的後果，在代工合約中，智權相關的約定條款，值得反思；進言之，台灣代工利潤微薄，智權責任沈重，智權的風險，理當力爭，應該由委託OEM的廠商來承擔，若要台灣的OEM廠商來負責，則當反應成本，始稱合乎法理。

應對專利侵害，光靠金錢，有時不一定管用，有時尚必須憑藉自家專利的實力，方能真正解決問題；又，如業界所常見，競業廠商間相互控告專利侵害，最終多以交互授權的方式，達成和解；又，有趣的觀察，若廠商的專利實力薄弱，則該廠商的名稱，相對常出現在被告的名單當中，因為專利權人深諳「挑軟柿子吃」的道理。相反的，若專利實力堅實，任何人提告，心生敬畏，自然形成「專利和平( patent peace) 」的平衡關係；所以，堅實自家專利實力，確具有降低被告專利侵害的風險。

投資獲益，有賴眼光精準，購買專利亦然，如前描述，購買專利，貴在於先知先覺，搶得機先；易言之，購買專利，皆在大勢未明，背景資訊不足，就必須作成決定，否則等待大眾察覺，爭相搶奪，最佳購得時機已失；又，相關專利，若被他人捷足先登，一旦他人購得該專利並據此伸張權益，則存在來自他人追索專利權益的風險。又，購買專利，當著眼於「三好專利」，即發明的本質要好，專利撰寫的品質要好，且專利的法相要好，始較有機會咬得到侵權的產品，較不容易被迴避設計，也較不容易被撤銷推倒，亦即評估購買專利，也必須合乎所謂「咬得到、避不了、推不倒」的原則。

若已被警告專利侵害、發覺侵權大勢難逃、並感受被告的壓力及風險高張時，一般除了繼續閃躲，似已無太多選項，但此時不妨考慮就進入授權談判，將專利侵害的問題，轉化成為專利授權的問題，藉以化解被告的風險；因為，一旦產品被告侵權，對於業務的衝擊，客戶的抱怨，既直接且緊迫。是以，視時勢者知進退，暫時先簽訂授權合約，讓可能被告侵權的棘手問題，轉成授權合約的履行問題；況且，履約與違約，已經過一段時間以後的事了，履約與違約的認定，爭議也必須經過一段時日，智者知爭取並善用這些寶貴的時間，持續蒐集無效對方專利的證據、衡量分析專利無效的理由、迴避專利技術的設計、並積極堅實自家專利的實力，儲備重起授權談判的籌碼，甚至為了戰勝專利訴訟而準備，以緩衝並達成迂迴專利侵害的風險。

專利授權，談判破裂，這可能是預期中的規劃，不服的一方，只好向法院提出告訴，選擇由法院來判決。然而，專利侵權訴訟，大家關注的焦點，通常皆落在侵害與否、或專利無效的議題，較常忽視侵權賠償的風險；須知，官司勝負乃常事，侵權的損害賠償，法院的判決依據，當要有概念性的了解，始能控管專利侵害的風險。根據美國法院實務，專利侵權的損害賠償，約分三大類，包含：所損失的盈利、已確立的權利金、以及合理的權利金；至於合理的權利金，其推算的根據，美國法院的趨勢，傾向於建立在「虛擬磋商（Suppositious Negotiation）」的過程、即透過專利權人與被授權人的「假想磋商（Hypothetical Negotiation）」，雙方情願達成的權利金，以此為計議損害賠償的基準，而「假想磋商」主要所考量的因素，包含「喬治亞/太平洋因素(Georgia-Pacific factors)」，細節自行請參考美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)編著的COMPENSATORY DAMAGES ISSUES IN PATENT INFRINGEMENT CASES:A HANDBOOK FOR FEDERAL DISTRICT COURT JUDGES。(2534字)

撰稿者：陳世顯先生

現任日月光技術處長

前宏碁法務智權資深經理、前華宇電腦法務智權協理、前奇美電子法務智權處長

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