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智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(三)

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科技產業資訊室 (iKnow) - 陳世顯 發表於 2015年3月16日

圖、智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(三)

一、 前言
二、 認識智權風險
三、 應對智權風險的作為
四、 智權風險含藏契機
五、 結語

 

(續)

三、應對智權風險的作為

一般常見應對智權風險的作為,茲舉專利侵害為例,歸納概要包含:抗辯不構成專利侵害、請律師出具不侵害專利的意見書、蒐集撤銷專利的證據、研發迴避專利侵害的設計、善用他人的專利保護傘、接受合理的專利授權、分攤專利授權的責任、堅實自家專利實力、購買對抗他人的專利、談判交互授權和解,轉化專利侵害的問題成為履行合約的問題、以及寧願選擇由法院秉公判決等。

法令上並未規定,被告專利侵害前,就必須備妥不構成專利侵害的意見書;即使被告專利侵害,若有信心打贏官司,或可以舉證專利為無效,則並無必要事先取得律師出具不構成專利侵害的獨立法律意見書(Independent Legal Opinion)。然而,該獨立法律意見書在授權談判的過程中,若能適時出示,常極有助於專利授權談判,抵禦被指控惡意侵害,降低被告專利侵害的風險。

自從收到專利侵害的警告函件,通常歷經談判協商、直至和解、乃至被告,在這一段過程期間,正是探究對方專利虛實的良機;此段期間,對於智權人力不足的公司,彌足珍貴,更應善用這段寶貴的時間,蒐集、分析、並評估撤銷對方專利的可能性,唯有知彼知己,始能圖謀應對策略;因為,一旦授權談判破裂,隨時即可能招來被告,若被告後才正視問題,屆時反應倉促,被迫作出不利的決策,欠缺周延準備是主因,風險管理失控是後果。

若已經技術評估,發覺必須使用他人的專利技術,彼時若又缺乏無效他人專利的資據,亦無有把握取得專利的授權,且供應商及客戶,亦皆難能協助排解,則當思索迴避專利設計的可能性。然而,迴避專利設計的困難,往往不在於找出迴避設計的方案,最困難之所在,常在於供應商及客戶們,缺乏配合變更設計的意願;因為,變更產品設計,產品品質必須重新認證、產品製程也必須花時間調整、諸此皆可能阻礙客戶產品變更設計的意願。然而,若專利訴訟發生在ITC,其事態已經不是產品變更的意願與否,特別必須警覺,一邊在應訴進行抗辯,一邊也必須積極研究迴避專利設計的可能方案,因為ITC一旦作出裁決,海關旋即將針對侵權產品執行扣押並擋關,所以要有應急的替代方案,以降低產品供貨不順的風險。

在美國專利權侵害的抗辯中,常見引用「專利權耗盡原則(Patent Exhaustion Doctrine)」或「第一次販售原則(First Sale Doctrine)」,業界稱之為「專利保護傘 (Patent Umbrella)」的原則;要言之,對於上、中、下游的廠商,其彼此相互間所共同建構的產業鏈結 (Industry Chain),就專利侵權的責任而言,若其中有一廠商已經簽訂專利的授權合約,則位處於該簽約廠商下游的其他廠商,根據「專利權耗盡原則」,依法皆享有「專利保護傘」的效應。以上說明,應對專利授權,未必樣樣都自己出力,更無必要豪邁主動搶先邀約授權,而應當學習運用「專利保護傘」的妙用。

專利授權的條件,其是否合宜,不但當次要計較,更具深遠的意義在於,每一次的專利授權,皆要顧慮,因為其可能影響下次的授權,同時亦可能衝擊同業及產業的利益;進言之,任何一次的專利授權,若有失誤,將來皆可能帶來不良的效應。舉例而言,當簽定專利授權合約,有關專利權利金的百分比(%),該數字相對敏感,必須再三斟酌;因為,一旦發生專利侵害官司,對造律師,很習慣透過證據發現程序 (Evidence Discovery Process ),建請法官採納那個百分比(%)的數字,並以此作為計算損害賠償金的根據。職是之故,任何一次的專利授權,權利金的百分比協議,當小心謹記,以避免變成為負向的參考基準,後果不但衝擊自己未來,殃及同業,還可能連累禍害產業。

台灣的OEM廠商,以承接代工生意著稱,委託代工的國際大廠,當遭遇他人追討專利權利金時,時有所聞,確有將相關權利金予以分配,轉由國人的OEM廠商來分擔。國人的OEM廠商,為了爭取並維繫OEM的代工生意,儘管困惑不解,但多也默默承受。究其原因,這是一窩蜂搶代工生意的後果,在代工合約中,智權相關的約定條款,值得反思;進言之,台灣代工利潤微薄,智權責任沈重,智權的風險,理當力爭,應該由委託OEM的廠商來承擔,若要台灣的OEM廠商來負責,則當反應成本,始稱合乎法理。

應對專利侵害,光靠金錢,有時不一定管用,有時尚必須憑藉自家專利的實力,方能真正解決問題;又,如業界所常見,競業廠商間相互控告專利侵害,最終多以交互授權的方式,達成和解;又,有趣的觀察,若廠商的專利實力薄弱,則該廠商的名稱,相對常出現在被告的名單當中,因為專利權人深諳「挑軟柿子吃」的道理。相反的,若專利實力堅實,任何人提告,心生敬畏,自然形成「專利和平( patent peace) 」的平衡關係;所以,堅實自家專利實力,確具有降低被告專利侵害的風險。

投資獲益,有賴眼光精準,購買專利亦然,如前描述,購買專利,貴在於先知先覺,搶得機先;易言之,購買專利,皆在大勢未明,背景資訊不足,就必須作成決定,否則等待大眾察覺,爭相搶奪,最佳購得時機已失;又,相關專利,若被他人捷足先登,一旦他人購得該專利並據此伸張權益,則存在來自他人追索專利權益的風險。又,購買專利,當著眼於「三好專利」,即發明的本質要好,專利撰寫的品質要好,且專利的法相要好,始較有機會咬得到侵權的產品,較不容易被迴避設計,也較不容易被撤銷推倒,亦即評估購買專利,也必須合乎所謂「咬得到、避不了、推不倒」的原則。

若已被警告專利侵害、發覺侵權大勢難逃、並感受被告的壓力及風險高張時,一般除了繼續閃躲,似已無太多選項,但此時不妨考慮就進入授權談判,將專利侵害的問題,轉化成為專利授權的問題,藉以化解被告的風險;因為,一旦產品被告侵權,對於業務的衝擊,客戶的抱怨,既直接且緊迫。是以,視時勢者知進退,暫時先簽訂授權合約,讓可能被告侵權的棘手問題,轉成授權合約的履行問題;況且,履約與違約,已經過一段時間以後的事了,履約與違約的認定,爭議也必須經過一段時日,智者知爭取並善用這些寶貴的時間,持續蒐集無效對方專利的證據、衡量分析專利無效的理由、迴避專利技術的設計、並積極堅實自家專利的實力,儲備重起授權談判的籌碼,甚至為了戰勝專利訴訟而準備,以緩衝並達成迂迴專利侵害的風險。

專利授權,談判破裂,這可能是預期中的規劃,不服的一方,只好向法院提出告訴,選擇由法院來判決。然而,專利侵權訴訟,大家關注的焦點,通常皆落在侵害與否、或專利無效的議題,較常忽視侵權賠償的風險;須知,官司勝負乃常事,侵權的損害賠償,法院的判決依據,當要有概念性的了解,始能控管專利侵害的風險。根據美國法院實務,專利侵權的損害賠償,約分三大類,包含:所損失的盈利、已確立的權利金、以及合理的權利金;至於合理的權利金,其推算的根據,美國法院的趨勢,傾向於建立在「虛擬磋商(Suppositious Negotiation)」的過程、即透過專利權人與被授權人的「假想磋商(Hypothetical Negotiation)」,雙方情願達成的權利金,以此為計議損害賠償的基準,而「假想磋商」主要所考量的因素,包含「喬治亞/太平洋因素(Georgia-Pacific factors)」,細節自行請參考美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)編著的COMPENSATORY DAMAGES ISSUES IN PATENT INFRINGEMENT CASES:A HANDBOOK FOR FEDERAL DISTRICT COURT JUDGES。(2534字)

 

撰稿者:陳世顯先生

現任日月光技術處長

前宏碁法務智權資深經理、前華宇電腦法務智權協理、前奇美電子法務智權處長


本網站相關連結:

 

  1. 智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(一)
  2. 智權風險管理 --- 認識風險並善用風險(二)
  3. 觀察專利趨勢及價值體現
  4. 從參與標準組織到授權談判,討論『我國廠商面對專利訴訟之突圍策略』
  5. 淺談科技法務合約的審理概念

 


 
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