拜登政府公布標準必要專利政策草案

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科技產業資訊室 (iKnow) - 何思穎 & 張小玫發表於 2022年2月18日

圖、拜登政府公布標準必要專利政策草案

2021年12月6日，美國司法部（DOJ）、美國國家標準暨技術研究院（NIST）和美國專利商標局（USPTO）發佈了一份聯合政策聲明草案，以徵求公眾意見，其中闡述了其對標準必要專利(SEPs)糾紛中的救濟手段和授權談判的態度。該聲明在川普時代下於2019年12月發佈的聯合政策聲明的部分關鍵說法，也代表這些機構態度轉變了。

最值得注意的或許是，新提案宣稱，SEP案件在可以獲得金錢上之損害賠償的情況下，不應該發佈禁制令(injunctions)，這在2019年的聲明這主張可以發出禁制令。該政策草案還包括與被指控的實施者不當行為有關的建議，這是建立在司法部官員先前贊成授權人和被授權人利益平衡的政策聲明之上。

該新的聯合草案，象徵著過去十年中來第二次重大政策轉變。2013年1月，歐巴馬時代的美國司法部反壟斷司與美國專利商標局發佈了一份聯合政策聲明，正式確定了美國先前對SEP授權的反壟斷政策，更多的是關注專利所有人的壟斷。該聲明特別提到了禁制令在SEP授權糾紛中的反競爭效果。雖然該聲明承認，在某些情況下對侵權行為的排除命令或許適當，但仍認為如果被指控的侵權者「在專利持有者『以公平、合理和非歧視性（FRAND）條款授權其專利的承諾』範圍內行事，並且能夠也沒拒絕以FRAND條款進行授權」，則禁制令違背公共利益。

然而，2018年12月，助理司法部長Makan Delrahim（川普總統領導下的反壟斷司負責人）宣佈司法部撤回2013年的政策聲明，稱之前將SEP禁制令視為潛在反競爭的政策「於反壟斷法是錯誤的，於創新政策是糟糕的」。

2019年12月，DOJ、USPTO和NIST發佈了一份新的聯合政策聲明，細述了為何從政府的角度看來，SEP爭端中應該有禁制令作為手段。雖然，該聲明聲稱，SEP持有人的FRAND承諾與確定「適當的救濟手段」有關，但「不需作為任何特定救濟的障礙」；禁制令和損害賠償都應作為侵犯FRAND承諾的SEP救濟手段；而決定採取哪項救濟手段的框架、應與其他案件相同，「沒有特別的規則可以限制」救濟手段。

最近一次的政策轉變是在2021年7月，當時拜登簽署了一項關於競爭法的行政命令，明確要求司法部長和商務部長考慮將SEP反壟斷政策推向新的方向。該指令包括一具體命令：重新審視2019年12月的聯合政策聲明，以「避免反競爭的市場力量擴大到授權專利範圍之外，並保護標準制定過程不被濫用」。政府官員在6月和9月分別由代理助理司法部長Richard Powers和反壟斷司經濟執法主任Jeffrey M. Wilder發表聲明，表示該政策會是「具平衡性的」。反壟斷司的領導者Jonathan Kanter在司法部2021年12月6日宣佈的新聯合政策聲明中重申他們「致力於在智慧財產權和反壟斷法的交集採取有原則、透明和平衡的方法」。

擬議的政策透過強調阻止實施者和授權人之不正當行為的重要性來延伸「平衡」主題。「F/RAND授權的具體條款是由SEP持有人和實施者在標準制定後，進行雙邊談判，在這種情況下，雙方都可能出現機會主義行為。」

在實施者方面，該聲明主張，實施者的不讓步會促使專利持有人選擇「封閉的專有標準」，而不是為「基於共識過程」地做出貢獻。「當標準實施者不願意接受F/RAND授權或惡意拖延授權談判時，這些策略會降低專利持有人參與開發過程或自願為標準貢獻技術的動力。」

如上所述，最新草案與2019年版本在救濟手段方面相差最大。DOJ、NIST和USPTO聲稱，談判階段若實施者願意並能夠接受對FRAND專利的授權時，「以尋求禁制令救濟代替善意的談判，並不符合F/RAND承諾的目標。上述機構認為，licensor授權人的這種「機會主義行為」，使他們能夠通過「以排除舉動作為威脅……以獲得更高的授權費，這會阻止對標準化產品的投資和延遲引進、提高價格，並最終損害消費者和小企業。」

DOJ、NIST和USPTO聲稱，當SEP授權糾紛進入法院程序，FRAND承諾的存在和雙方之間的具體授權情況「將影響對侵犯有效和可執行的SEP的適當救濟手段」，此看法類似於先前的聲明。基本上和以前一樣，DOJ、NIST和USPTO解釋：「相關的考慮因素已在有關禁制令和損害賠償的法規（《美國法典》第35章第283和284節）、規定排除令作為國際貿易委員會調查的唯一救濟手段的法規，以及美國最高法院2006年對eBay訴MercExchange的裁決中列舉出來。在eBay案中，法院為專利案件中的禁制令救濟設立了更高的門檻，認為禁制令不應該在認定侵權後自動發出，而是應該根據一系列衡平原則(equitable factors)來授權或拒絕。

然而，這些聲明在eBay案的正確應用和解釋eBay的判決上存在分歧，包括美國聯邦巡迴區上訴法院在2014年Apple v. Motorola案中的意見。2019年的聲明認為，從蘋果公司得到的一個核心關鍵是，eBay並不要求在SEP案件中獲得一昧禁止的禁制令救濟；但2021年的草案指出，蘋果公司還確定，「受FRAND承諾約束的授權人可能難以確定不可彌補的損害。」事實上，DOJ、NIST和USPTO現在認為，根據蘋果公司的規定，「作為一般事項，與司法明確的考慮相一致，能以金錢弭補的侵權損害賠償通常是足以充分補償SEP持有人的」。並進一步指出，「金錢賠償的可行性」反過來卻「說明了禁制令的重要性」。按照蘋果公司的說法，主張eBay案的法院還必須考慮「『鼓勵參與標準制定組織，但也同時確保SEP不被高估』的公眾利益。」DOJ、NIST和USPTO總結：「若SEP持有人已經做出了自願的F/RAND承諾，則eBay案的因素，包括對於不可挽回的傷害分析、傷害平衡、以及公共利益，通常都更偏向反對發給禁止令。」

然而，DOJ、NIST和USPTO還指出，如果「在實施者不願意或不能簽訂授權的情況下」仍然可以使用禁制令，並提供了構成不願意行為的例子，例如：如果實施者拒絕法院或「中立決策者」決定的FRAND條款，那就是不願意。另一方面，如果實施者同意接受這些裁定條款的約束，或者「如果保留在仲裁或F/RAND裁定中對SEP的有效性、可執行性或本質性提出質疑的權利；或者如果保留在同意授權許可後對專利的有效性或本質性提出質疑的權利」，則不應被視為不願意。此外，FRAND承諾並沒有對專利持有人的強化損害賠償排除在外。「如果潛在的授權對象有惡意行為，F/RAND承諾並不排除對故意侵權給予加倍賠償。」

DOJ、NIST和USPTO還詳細列出了一系列善意行為的例子，他們「鼓勵」各方在「追求」善意談判時考慮這些例子。這些建議明確指出，潛在的授權對象和專利持有人都應「在商業上合理的時間內，以推進談判或達成許可的方式『對提議或還價作出回應』。此外，還建議「由中立的第三方來解決有爭議的問題」。如果授權談判破裂，也「鼓勵各方通過尋求替代性爭端解決方案或在雙方同意的司法管轄區對與F/RAND有關的爭端透過司法解決」，並進一步敦促各方能以真誠地嘗試達成授權協議或以其他方式解決爭端。

這份聲明最後強調了在確定SEP案件的救濟手段時，採用中立、平衡和基於事實的方法的重要性。

法院和其他中立的決策者在對SEP的救濟手段進行裁決時，應持續考量所有相關事實，包括F/RAND承諾和雙方在雙邊授權談判中的行為。平衡且基於事實的分析以促進競爭和創新激勵，以及對自願、基於共識的標準制定活動的持續參與。

英國政府「公開諮詢」徵求公眾對SEP生態系統意見

在美國宣佈SEP新政策的前一天，英國發佈了關於其自身以平衡為重點的SEP政策倡議的新細節。2022年12月7日，英國政府發佈了一項「公開諮詢」徵求公眾對SEP生態系統的意見：具體而言，「有利於參與者、商業關係、基礎設施以及法律和監管環境」是否「高效且有效運作，並為所有相關實體取得適當的平衡」，以便「説明評估是否需要政府干預」。與美國的聲明不同，英國的倡議沒有說明任何特定的觀點，而是提出了27個問題，涉及與FRAND有關的各種主題，包括：

SEP背景下的市場力量和競爭問題
與本質聲明、授權談判和定價有關的透明度
SEP執行中的地域性
救濟手段
提高SEP授權效率的方法
專利池
替代爭端解決方案

意見徵詢將於2022年3月1日截止。

近期，由於英國法院判決可能提升選擇英國作為SEP訴訟地點的吸引力，所以，英國的政策舉措可能倍受到極大關注。2020年8月，該國最高法院在Unwired Planet訴華為一案中作出了具有里程碑意義的裁決，認為英國法院有權對跨國專利組合實施全球授權，並確定哪些條款是FRAND。在該判決中，英國法院裁定其有權解決包括非英國資產在內的專利組合的授權糾紛，因為這些糾紛不是取決於專利法，而是取決於合約法，因為專利所有人的FRAND承諾來自於與SSO簽訂的合約協定。因此，利益相關者認為，該法院決定可能會鼓勵選擇法院（forum shopping），尤其擁有跨國SEP組合的原告可能會因而更傾向在英國提起FRAND授權糾紛訴訟。(3033字；圖1)

參考資料：
United States: Biden Administration Releases Draft Of SEP Policy Revamp. Mondaq, 2022/2/10.
英國上訴法院裁決SEPs遵守FRAND原則，可能影響各國家的看法？Unwired Planet控告Huawei案。iKnow科技產業資訊室，2018/11/6。

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