專利授權不可不知的10大重點

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科技產業資訊室 (iKnow) - 許家華發表於 2017年5月18日

專利權人若欲活化專利資產，可透過專利訴訟或專利授權進行，專利授權相較於專利訴訟而言，手法會較為軟性溫和且著重於策略聯盟。雖然，台廠大多是非專屬授權人。不過，本文從專利權人角度出發，列舉10個重要原則作為權利人專利授權參考依據。

1. 注意各國專利授權類型的差異：

專利授權的分類上，我國主要是參考美國，依授權程度強弱分為專屬授權(Exclusive License)和非專屬授權(Non-Exclusive License)。前者在授權範圍內，被授權人可基於相當於專利權人地位行使權利；後者則是被授權人在授權範圍內可自由實施專利權。專屬授權和非專屬授權分別對應到中國的獨占實施許可和普通實施許可。需注意的是，中國另有一「獨家授權(Sole License)」的類型，無法直接對應我國的兩種專利授權分類，其意義相當於「權利人專屬授權他人，再由他人非專屬授權予權利人」，效果在於權利人在專屬授權之後，本身尚可實施專利。

台灣	美國	中國
專屬授權		獨占實施許可
非專屬授權		普通實施許可
專屬被授權人非專屬授權予專利權人		排他实施许可(獨家授權)

2. 多人共有的專利，應明訂管理規則：

各國對於共有人未經全體共有人同意，是否可以(1)自己實施、(2)非專屬授權、(3)專屬授權或(4)權利金是否全體分配等，會有立法政策上的落差(如下表)。若授權契約能將此納入規範，會減少將來在不同國家授權所衍生的爭議。

國別共有人權能	台灣	美國[註1]	中國
自己實施	V	V	V
非專屬授權	X	V	V
專屬授權	X	X	X
授權金全體分配	V	X	V

[註1]35 USC 262：In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.

美國專利法第262條(35 USC 262)中文翻譯：當沒有作出相反約定的專利共有契約時，各共有人可以不經其他共有人同意，也沒有會計核算義務，可逕行在美國境內製造，使用，邀約銷售或出售該專利發明，或將專利發明進口到美國。

台灣的非專屬授權，依據專利法第64條：「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄。」

3. 專利讓與或專屬授權登記應及早進行：

雖然申請專利核准會刊載於各國的專利公報之上，但各國專利主管機關在處理專利讓與和授權的登記效果會有所不同(如下表)。無論是哪一種法律效果，建議專屬被授權人應盡早向主管機關登記，並取得授權人切結書擔保專屬被授權人為唯一有效且合法的專屬授權契約會比較有保障。

國別種類	台灣	美國	中國
讓與	登記對抗	登記對抗	登記生效
授權	登記對抗	當然對抗[註2]	需辦理備案，但未規定備案效力

[註2]不必向主管機關登記即可對第三人產生效力。

4. 跨國貿易的專利授權：

簽署專利授權合約時，考量到產品製造銷售為跨國貿易或是涉及技術繁多，建議以專利家族為標的來進行授權。需注意的是，同時有發明和新型制度的國家(例如台灣、日本、德國、中國、韓國)，建議將一案兩請的發明和新型一併納入授權項目。

5. 專利核准前的授權應盡量保持秘密性：

專利授權契約的期間以專利權存續原則，逾越專利權存續期間會有違反不正競爭的問題，但實務上在專利核准生效前仍可能會訂定授權契約。建議權利人此類授權契約應加註保密條款，在專利申請案公開或公告之前保持秘密性，在解釋上可做為營業秘密授權契約，不致於違反不正競爭相關規定。

6. 專屬授權契約所衍生的專利相關規費負擔：

專利申請、核准、讓與、授權登記、調閱檔案歷史及年費，均會產生官方費用，如果再加上專利遭舉發進行訴願、行政訴訟聘請專業律師，更是所費不貲。建議專屬授權契約應將前述官方費用和代理費用的負擔，予以明定。

7. 權利金計算依據應考量稽核可行性：

專利授權金的支付方式可以是一次性給付、浮動權利金(running royalty)、最低額年度權利金(minimum annual royalty)。建議授權人應注意被授權人配合稽核帳務資訊的意願，擇定合適的計算方法。

8. 權利人專屬授權後，若欲向侵權人求償應舉證損害：

專利權人專屬授權契約後，專利權人依授權契約收取權利金，在授權範圍內如有侵權行為(例如銷售仿品)發生，原則是專屬被授權人受有損害而非專利權人，故僅能由專屬被授權人進行求償。但如果專屬被授權人怠於向侵權人行使專利權，導致專利權人短收權利金乙事，專利權人仍然可主張民事救濟。簡言之，權利人只要能舉證侵權行為會導致權利金短收，即可以自己名義向侵權人請求損害賠償。

9. 注意授權條款造成不正競爭的情形：

專利權的特色在於獨佔市場，容易和不正競爭法規產生適用上的衝突，授權條款輕則無效，重則受檢舉裁罰。違反不正競爭的授權條款樣態眾多，授權人在訂定授權契約時，有些例示違法條款和審查分析步驟可以參考「公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」
(網址：http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=227)。

10. 外國專利授權契約應選定準據法和管轄法院：

專利授權契約涉及外國合作對象時，除了應注意各國法規落差外，建議訂定準據法和管轄法院，減少潛在的法律處理成本。另外，如有兩種以上的契約語言版本，應盡量以熟悉語言作為契約翻譯錯誤時的解釋依據，以降低法律風險。(1366字；表2；圖1)

(本文作者為律師)

參考資料：
1. 智慧財產局，專利法逐條釋義103年9月版，第205~209頁。
2. 「公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」
(網址：http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=227)。

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