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專利授權合約談判的理想與實際

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科技產業資訊室 - 舒安居律師 發表於 2014年12月16日
楔子(註一)
 
科技政策研究與資訊中心於今年十一月十九日邀請國內四大科技公司法務智財主管,及飛瀚事務所合夥律師發表演講,並參與座談。這次談論壇的主題之一:「企業如何與科技大廠進行專利授權談判之策略」,吸引筆者的注意。以國內產業的現況,企業與科技大廠的專利互動,大約分成三種情況:一種是手上有關鍵專利,可以讓科技大廠乖乖低頭,捧著錢來要求授權;第二是,台灣廠商是拿著白花花鈔票去請科技大廠授權給台廠(註二),第三種情況則是台廠被科技大廠提告,被迫付錢贖身。第一種狀況,根據經濟部的統計,大概只佔千分之二到五左右。(註三),所以大部分的情況下,論壇指涉的是第二和第三種狀況,也就是怎麼樣付錢去拿到科技大廠的專利授權。筆者曾經有幸代表一家小公司與某國際IC大廠談判,將一極具關鍵技術授權給該廠。所以本篇短文算是借光上述論壇的補遺之作,除了談談個人的談判心得外,也藉此談談大家都很有興趣的:怎麼靠專利授權來賺錢(structuring the license grant and royalty provisions)。

圖一、專利授權合約談判的理想與實際
 
談判..理論只是工具
 
在探討專利授權談判前,我們應該先釐清一個觀念:這其實是兩件事情,一是「談判」;二是「專利授權」。如果僅是「談判」,理論上不需要專利律師,甚至不需要律師,公司雙方授權代表即可進行。至於「專利授權」,不見得非得律師出面,不過最好是有受過專業訓練的律師在旁輔助,因為牽涉到權利、義務關係的界定與執行,律師受過專業的訓練,談判的結果比較周延。非專業專利律師跟專利律師進行專利授權談判時的差別,或許可以從筆者個人的經驗稍微得到佐證:筆者曾與同僚代表一個客戶與美商摩X公司談判,購買其一間實驗室及該實驗室名下的專利(大約八十幾個)。談判中,筆者詢問對方的美國律師,該公司是否願意為其出售的專利提供「售後保證」,也就是萬一專利被異議無效(註四),或在訴訟上被判決無效,這部分的轉讓價金是否能予以退還。對方律師以非常困惑的語氣回答:「美國專利局核准的專利當然有效,怎麼可能無效呢?」這是一場統包的交易,也就是各別專利的價值不詳。經筆者詢問客戶的代表,確認客戶要的是研發人員及機件設備,對於專利是否能經得起挑戰,並不認為是買賣成交否的關鍵,所以最後這筆交易仍然順利完成。不過如果今天角色互換,摩X公司的那位律師是代表買方出面購買專利的話,那諸君或許可以思考一下:買方的利益是不是能得到最大的保障呢?
國內學習談判的風氣這廿年來方興未艾。根據國外的研究,如果涉及談判的各方都「學習」過談判的理論 ,有助於各方整合意見,達成協議。(註五)但「學習」談判是不是能轉化成「擅長」談判,這點因為缺乏實證研究,所以無法在此多做討論。筆者參與各種公私交涉、併購談判和專利授權談判等各種不同形式、不同性質的談判,本身的碩士論文研究主題就是「談判理論」。但拿理論對照實際的談判經驗,個人的心得是:談判的理論永遠只能做參考,尤其在專利授權談判的舞台上,與其費心思去研究談判的技巧,不如多花點時間研究自己的專利需求及專利實力,以及多瞭解專利法與專利的特殊交易習慣,才是真正花在刀口上的功夫。
 
不對稱談判
 
有些談判的根本結構是不對稱的,比如買車。每次買車,對筆者而言都是十分痛苦的經驗。我相信不管是多高竿的談判高手,碰到車商,大概沒有人事後不會覺得「自己談的不夠好」。如果當真有人自覺談判功力高,買到絕世好deal,那筆者強烈建議他應該把車子送進公正車廠,確定每樣部件都是正廠零件,而且符合你的原始設定規格。為何如此悲觀?其實類似買車的談判經驗,在現實商場上時刻在發生。因為車子有太多的選配,所有的底價都在車商(汽車銷售員)的手上。當你以為利用各種談判技巧,順利的要求銷售員降價一千美金,你可能無法掌握車子配備的煞車鉗是否還是一樣等級。不對稱的談判,可能來自資源的不對稱,可能來自資訊的不對稱,可能來自市場地位的不對稱,甚至就是談判主角個人的經驗不對稱。從理論的角度分析,專家統稱此為「力量(power)的不對稱」。(註六)另一種不對稱則來自策略的不對稱(註七),策略的應用其實牽涉到自己對本身能力的評估。(註八)所以以簡單的白話來歸結「談判」的實際面,談判其實牽涉的就是本身的能力,各種能力:研發能力、財務能力、人員素質能力等,以及最重要的自我評估及掌握自身能力的綜合運用能力。以筆者個人經驗來做個註腳:我之前服務的公司掌握了幾個重要的空間計算(space computing)專利,對於相關的MEMS產業來說是相當先進的技術。但因為公司財務吃緊,雖然有歐洲國際級大廠相中這幾項專利,也願意要求授權。但對方一旦察覺我方躍躍欲試,反而是擺出一副「你急我不急」的姿態。由於這個產業有能力付出相當授權金的廠商不多,在我方籌碼有限的情況下,迫於時間及財務的雙重壓力,筆者僅能堅持付款時程及會計稽核機制,對於授權價金的拉抬並不盡如人意。雙方大小實力的差距,會讓整個談判的走向超出談判者的掌握。此時唯有瞭解自己的「實力」,才能做出最正確即時的判斷。種種談判的能力中,最不被各方討論,但是筆者個人經驗覺得最重要的能力,其實是「語言能力」。談判是整合參與各方立場,取得最大交集的過程。整個進程就是透過溝通,來取得大家的合作。所以專利授權談判,不僅要談雙方的技術需求,更要能解釋為什麼己方要求某項條件,不能同意另項條件。這時需要的不一定是發明專利的智慧,而是能自圓其說的推理能力。
 
如何藉由專利授權來賺錢
 
自己的專利運用到產品上,或者是產品大賣,或者是授權有意廠商運用在它們的產品上,而該授權產品也能大賣。本文討論的重點,如楔子所述,不在於請求專利持有人授權或是被告侵權後,必須支付賠償。本文僅討論如何將申請到的美國專利變成換取收入的工具(patent monetization)。
 
首先,專利持有人拿到專利後,通常有幾種行動方案:拿專利去告侵權者、賣掉專利、授權、留待他用,以及造福人群。當然還有一種可能,就是啥事都不做,申請專利只是為了好玩。當然在做決定前,專利持有人或其律師必須先考慮清楚,哪一種行動方案最符合專利持有人的利益。一旦確定了行動方案,接著下一步是確認「授權產品」的範圍。尤其重要的是要確認哪些產品是不在授權範圍內。專利是「活」的產品,有後續改善(improvement),有實際執行時牽涉的「know-how」,這些都必須在進行授權前先確認清楚是否包括在未來的交易中。同時還須確定的「給」的權利究竟有哪些?一般專利權利依美國專利法35 USC §154(a)(1)規定(註十),賦予專利所有人製造(委託製造)(註十一)、銷售、要約銷售及進口權利。授權範圍要考量的有「產品使用的標的」、「銷售、服務地域的限制」等。整個授權合約除了單純地考慮授權的型態(獨家授權、非獨家授權)外,還須額外地加註關於專利改良、交叉授權、權利金、定期報告、稽核權、授權者的示意及保證(representation and warranties)、豁免條款(indemnification)、合約終結,以及令人痛恨的「不准告我」條款(no-contest provisions)。這些基本上是個完整授權合約須要考慮的雛形。不過在此須一再強調的是:本文不是教導讀者怎麼談判,當然更不是教導怎麼撰寫專利授權合約。讀者真有這機會代表專利持有人談判專利授權時,強烈建議尋求專業諮詢。
 
關於專利授權的問題,有識者認為以往手上握著一個殺手級專利,就可以予取予求的日子已經不在。今年以來,最高法院陸續有許多案子,對專利持有人(包含專利蟑螂)的訴訟武器產生不小的衝擊,包括訴訟費用的分擔、直接侵權與間接侵權的界定(註十二)、必要專利的計價方式(註十三),甚至是非獨家授權情況下,誰有權利就專利受侵害時提出訴訟(註十四),這些都造成專利持有人在談判專利授權合約時,有更多需要考量的條件。但是正如CAFC在EMC v. Normand Corp., 80 F.3d 807, 811 (Fed. Cir. 1996)一案中強調:「各方在談判關於專利權利時,不管任何時候都會有潛在的訴訟風險在背後蠢蠢欲動。專利所有人如果有任何清醒的意識的話,都不會在談判過程時,承諾對方他不管在任何情況下絕對不打算行使他的專利權利。這種要脅必要時候行使權利的姿態,不論是直接的行使或是由專利持有者授權或售予專利第三方代為行使,正是專利持有人談判力量的完整來源。」專利授權是發明人歷經千辛萬苦後,開始收成的甜蜜果實。但是與其花費時間鑽研怎麼樣利用談判技巧,讓自己多從對手處撈取好處,不如真心思考:怎麼樣可以避免犯錯,以免授權的果實尚未嚐到,卻遭反噬。(4253字)
 
註釋:
 
註一、「楔子」在科學上,是一種運用矢量力學的工具。但運用在文學上,則代表篇首引文,帶領讀者進入正文。同一種名稱,卻橫跨科學與文學,象徵今日跨科際知識應用的重要性,也契合專利這門跨科際專業的特性。
 
註二、經濟部智慧財產局新聞稿:協助台灣企業全球專利布局,智慧局舉辦「專利策略高峰會議」(民國101年6月1日)http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318694&ctNode=7123&mp=1。內文提及「台灣百萬人專利數全球第一,創新的國際競爭力備受肯定,但是從2005至2008年,台灣產業因專利侵權、訴訟以及和解,每年約支付新台幣仟億元權利金,到2011年更達新台幣1500億元。」另據經濟部2013年資料,此金額已達1740億,約六十億美金。
 
註三、交通大學對外事務組:創意變黃金,突破千分之三機會。(交大新聞,March 3, 2006)
 
註四、關於扳倒有效專利所需的證據,有一篇短文介紹相關證據採信標準:Dannis Crouch: US DOJ: Invalidating an Issued Patent Should Require Clear and Convincing Evidence (PATENTLYO blog, March 21, 2011).
 
註五、Tanya Alfredson & Azeta Cungu, Negotiation Theory and Practice - A Review of the Literature, EasyPOL (online source materials for policy making), Food and Agriculture Organization, UN (p.6, January 2008).  "... theorists have portrayed negotiations as events of diplomatic artistry, mechanical reflections of relative power, weighted interactions between personality types or rational decision-making processes. While formal definitions of negotiation vary, theorists do accept certain basic tenets. Foremost among them is the assumption that parties who negotiate agree in at least one fundamental respect; they share a belief that their respective purposes will be better served by entering into negotiation with the other party. ..." 
 
註六、Nour Kteily, ect., Negotiating Power: Willingness to Negotiate in Asymmetric Intergroup Conflict, , Stanford Graduate School of Business (p.4, published date unknown - after 2012).  "[a]central construct shaping these orientations is group power, traditionally defined as relative control of resources and decreased dependence on the other side (Bacharach & Lawler, 1981; Emerson, 1962; Thibaut & Kelley, 1959).  
 
註七、Yan Ki Bonnie Cheng: Power and Trust in Negotiation and Decision-making: A Critical Evaluation, Harvard Negotiation Law Review (Sept. 1, 2009) .
 
註八、Ibid
 
註九、本文所提概念與內容,僅限於討論美國專利法及美國法院判例。本文僅為提供個人學習心得,如讀者有任何實際法律問題,請務必徵詢所聘任律師。
 
註十、另見35 USC §271關於專利侵權的定義。
 
註十一、CAFC在 CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC一案中,確認除非授權範圍明示排出,否則「製造權」的授與,即包含准許被授權人可以「委託製造」 (No. 08-1502, Fed. Cir. May 22, 2009)。不過接下來這句話比較有趣:法院認為「委託製造權」不等於「再授權」(sublicense):The Court noted that “a right to have made is not a sublicense, as the contractor who makes for the licensee does not receive a sublicense from the licensee.” Id. at 8. 
 
註十二、請見 舒安居:從Limelight v. Akamai再論「divided infringement」, http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10244 (Oct. 23, 2014).
 
註十三、請見 馮震宇教授: 標準必要專利未來正處於關鍵點, http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=9936 (Aug. 4, 2014).
 
註十四、見Morrow v. Microsoft (In Morrow v. Microsoft Corp., Nos. 06-1512, -1518, -1537 (Fed. Cir. Sept. 19, 2007).  專利所有人At Home Co. 因為破產而致其債權被分為三部分,分託三個委託人處理。其中一個受委託人受任提出訴訟,但因其並未擁有At Home的專利獨家所有權,CAFC認定受委託人並無立場提出侵權訴訟。
 
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