專利蟑螂 NPE訴訟新常態 - 訴訟前不通知, 直接提起侵權訴訟

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科技產業資訊室(iKnow) - 君沉吟發表於 2024年11月5日

圖、專利蟑螂 NPE訴訟新常態 - 訴訟前不通知, 直接提起侵權訴訟

JUVE Patent近期發布由兩位美國專利律師Michelle Aspen和Jonathan Stroud撰寫的分析文章Fire first, ask questions later: The New Normal of No-Notice Patent Suits，該文章說明為何在歐洲單一專利法庭(Unified patent court, UPC)和美國聯邦法院，專利蟑螂NPE目前普遍採用的訴訟實務策略是：在提起侵權訴訟前，不發出任何通知給涉嫌侵權廠商，不接觸進行任何排除侵害、和解或授權談判，而是直接提起侵權訴訟。

該文章引用兩位美國名人曾發表關於美國民事訴訟的名言：

美國第16任總統，亞伯拉罕·林肯：他本身也是庭審律師，他認為訴訟應該是最後的手段，尤其應該僅適用於重要且無法解決的爭端；他建議律師應勸阻訴訟，並盡可能說服雙方妥協。他認為"扮演和事佬，律師有更好的機會做個好人；而市場上還是有足夠的律師生意" ([a]s a peacemaker the lawyer has a superior opportunity of being a good man. There will still be business enough.”)。
美國作家安布羅斯·格溫內特·比爾斯(Ambrose Gwinnett Bierce)在他的著作《魔鬼字典》 (The Devil's Dictionary) 描述到：訴訟是 "一台機器，你進去時像頭豬，出來時像香腸" (Litigation: A machine which you go into as a pig and come out of as a sausage)。

專利蟑螂NPE將專利侵權訴訟視為生財工具，當然不會考慮林肯總統的諍言，輕易地在法庭外息紛止爭；相反地，專利蟑螂的首要工作是確保每位目標廠商(豬仔)，能順利地被送入法院(工廠設備)，按照時程展開訴訟(製程)，獲得穩定的和解金權利金回報(產出香腸)。

催生 "訴訟前不通知" 實務盛行的因素
該文作者分析，列出可能催生 "訴訟前不通知" 實務盛行的種種因素：

專利侵權相關法律制度設計：

針對世界上主要專利侵權訴訟發生國家，相關法律都未明確要求專利權人在提起專利侵權訴訟前，專利權人必需提前通知涉嫌侵權者。
專利蟑螂NPE並未銷售任何產品，因此無需在產品上或網頁上標示專利號碼(patent marking)或提供實際排除侵害通知，即可獲得自提起訴訟日起算回溯若干年內，被告侵權行為構成的損害賠償。(相反地，凡是銷售實施自家專利產品的公司，就必需標示專利號碼或提供實際通知才能起算被告損害賠償。)

專利訴訟實務策略思考：

訴訟前不通知訴訟目標廠商，專利權人保有主動權：可選擇對專利權人較友善的法院 (Forum shopping) 來提起訴訟，可避免目標廠商在訴訟前就向美國專利商標局提出再審查程序 (Re-exam、Inter Parte Review)，導致該訴訟專利較早被撤銷無效的風險，也可避免觸發目標廠商及時進行迴避設計，減少可能侵權產品的營收規模。
迫使被告在收到訴狀後，因為時效而使訴訟辯護成本不對稱地大幅增加：專利權人可能有數年時間，好整以暇地準備侵權訴訟相關資料，尋找熟悉相關專利技術的訴訟律師，或尋求訴訟融資贊助訴訟費用，然後才提起訴訟。相對地，被告廠商收到訴狀後，可能只有幾個月的時間來回應，相關蒐證辯護工作多有急迫時效性，而需負擔較昂貴的訴訟成本。

"無通知-直接提告" 美國專利侵權訴訟 近期統計數字

針對2024 年上半年新提起的近1800 件專利侵權訴訟案，兩位律師使用關鍵字 (例如: 包含 "as early as the filing", 但排除包含 "amended" ) 來篩選訴狀，發現其中至少超過三分之一訴狀主張：當原告提交訴狀、或送達訴狀時，被告得知相關被控侵害專利。
依據美國Maurer大學2020年法學期刊報導，在美國，高達89%的專利侵權案件，被告沒有注意到或不知道自家公司產品可能侵權 (unintentional and inadvertent)。
例如，專利蟑螂Linfo IP, LLC自2022 年初以來已經對70多家公司提起專利侵害訴訟；其中超過　80% 的訴訟中，Linfo表明在訴訟前，沒有發出明確的排除侵權或授權邀約通知。
依據IAM 2023 年調查，近五分之一涉及所謂標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP) 的美國專利侵權訴訟案，沒有提及訴訟前雙方曾進行協商談判。

該作者認為，目前"無通知-直接提告"專利侵權訴訟實務被專利蟑螂NPE普遍採用，如此與專利法原本設定鼓勵創新的目標背道而馳，引誘專利蟑螂NPE在提起侵權訴訟之前要盡可能隱藏其手中握有的專利武器，變相懲罰不可能知道每年超過30萬件新核准專利範圍的創新科技公司。(1564字；圖1)

參考資料：
Fire first, ask questions later: The New Normal of No-Notice Patent Suits, JUVE Patent

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