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完美專利範圍無法一蹴可幾,Gamevice運用延續申請案持續改寫專利範圍

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科技產業資訊室 (iKnow) - Bond 發表於 2020年4月30日

圖、完美專利範圍無法一蹴可幾,Gamevice運用延續申請案持續改寫專利範圍
 

在委託事務所撰寫專利說明書時,發明人多會提供已知先前技術,要求事務所撰寫出異於已知先前技術,具有專利性且保護範圍廣泛的送件版專利範圍。如此送件版專利範圍稍後會面臨到兩階段有效性檢驗:
  1. 專利局審查委員的檢驗:審查委員對相關技術分類中的先前專利文獻多所涉獵,且熟悉專利資料庫檢索技巧;故審查委員檢索所得的先前技術一般會優於發明人已知先前技術,故審查委員大多能進一步限縮送件版專利範圍而後得到核准版專利範圍。
  2. 若專利權人提起訴訟,則訴訟階段更要面對被告的挑戰:因為(a)面對敗訴時所可能衍生的高額損害賠償、無法銷售產品的重大風險,被告多會重金投資更廣泛的資料檢索量來挖掘更佳的先前技術;或是(b)被告在相關產業營運多年,掌握有期刊資料庫中所沒有的實物先前技術證據;故被告檢索所得先前技術一般會再優於審委檢索所得先前技術,能進一步在各國專利再審查程序(例如:美國多方複審程序或中國無效請求程序)中挑戰審委已經核准的專利範圍有效性。
因為存在上述(2)訴訟階段被告檢索所得先前技術的不確定性,導致精確有效的專利範圍實在難以在專利申請案審查階段就能一蹴可幾,故部分財力可負擔的專利權人多會運用延續申請案來保留持續修改專利範圍的權利。

本文旨在以Gamevice控告任天堂侵權的相關美國專利舉例說明:當任天堂依據被告檢索所得先前技術提起多方複審攻擊Gamevice第一波訴訟專利應為無效時,Gamevice(i)把被告檢索所得先前技術呈報給美國專利商標局,列為延續申請案審查過程中已考慮過的前案證據,且(ii)修改延續申請案的專利範圍,說服審查委員核准延續申請案作為第二波訴訟專利;如此有效提升第二波訴訟專利克服被告檢索所得先前技術,維持第二波訴訟專利有效的機率。
 
Gamevice與任天堂間進行的「遊樂器控制器」專利訴訟與複審程序
 
如表一所示,Gamevice分別在不同法院提起4件訴訟,控告任天堂Switch產品侵害4件Gamevice擁有的美國專利 -- 分別是第一波訴訟專利USP# 9126119、第二波訴訟專利USP# 808713與9855498、以及第三波訴訟專利USP# 10391393。於第二波的337-TA-1111訴訟案中,ITC法院已經做出判決,判定任天堂Switch產品並未侵害Gamevice的 '713與 '498兩件專利。
 
如表二所示,任天堂於2018年8月30日,對Gamevice第一波訴訟所主張的 '119專利提起兩件多方複審請求;PTAB稍後立案進行審理,於2020年3月10日做出判決。於兩件多方複審程序中,PTAB分別考慮Schoenith和Park前案證據組合、及Willner和Park前案證據組合,分別判定Gamevice的 '119專利無效。

 
表一、Gamevice與任天堂之間所進行「遊樂器控制器」相關專利訴訟 [參考3] 
訴訟案號 提訴日期 法院 原告 被告 訴訟相關美國專利 目前狀態
2:17-cv-05923 2017/8/9 加州中區聯邦地院 Gamevice Nintendo Gamevice主張: USP# 9126119。 結案,Gamevice撤回相關訴訟。
3:18-cv-01942 2018/3/29 加州北區聯邦地院 Gamevice Nintendo Gamevice主張: USP# 808713; 9855498

Nintendo反訴: USP# 9700806、8702514、7193165。
訴訟進行中。
337-TA-1111 2018/5/4 ITC Gamevice Nintendo Gamevice主張: USP# 9808713; 9855498。 結案,ITC判決:
(1) 任天堂產品未侵害兩件專利
(2) '713 專利claim 10 無效
(3) 沒有能滿足運用 '713專利的美國境內產業。[參考1]
complaint-
3444
2020/3/27 ITC Gamevice Nintendo Gamevice主張: USP# 10391393。 尚未立案 [參考2]
 
 
表二、Gamevice 訴訟主張專利相關的多方複審程序 [參考4]
多方複審案號 複審的專
利號碼
提出複
審日期
複審結
束日期
複審請求人 專利權人 複審結果
IPR2018-01521 9126119 2018/8/30 2020/3/10 Nintendo Gamevice Final Written Decision:
依據Schoenith和Park兩項前案證據,認為'119專利請求項1, 3–10, 13–21顯而易見而無效。
IPR2018-01522 9126119 2018/8/30 2020/3/10 Nintendo Gamevice Final Written Decision:
依據Willner和Park兩項前案證據,認為'119專利請求項1, 3–10, 13–21顯而易見而無效。

被告任天堂檢索所得先前技術 - SchoenithWillnerPark前案

針對任天堂所提起的兩件多方複審程序,審查委員據以撤銷Gamevice訴訟主張 '119專利的三件先前技術代表圖與簡要敘述整理於下:
(1) Willner US20010045938A1前案揭露:
甲、結構橋(structural bridge)係對應到結合座210,結合座210設置在一對控制模組102、104之間;結合座210開口212具有開口底面,兩相對側面和前方橫梁。當電腦裝置10被收納在開口212中時,開口212係包覆電腦裝置10的四個側面。
乙、一對限制結構(confinement structures)係對應到結合座210開口212內面,亦即此對限制結構(開口212內面)是結構橋(結合座210)的一部分。
丙、兩個控制單元102、104分別具有連接器178、180而可和結合座210連結,使得控制單元102、104可透過結合座210內的導線而和電腦裝置10做電訊號連接。

 
前案名稱 專利號碼 代表圖示
Willner US20010045938A1

(2) Park KR20110116892A前案揭露:在一對控制模組10、20之間的結構橋30、40係可伸縮調整長度,並可藉由棘齒固定於調整後的長度。
 
前案名稱 專利號碼 代表圖示
Park KR20110116892A

(3) Schoenith US9539507前案揭露:
甲、結構橋(structural bridge)係對應到結合座20,結合座20設置在一對控制模組3、4之間;結合座20具有凹陷部分與多個突出擋牆。當電腦裝置10被收納在凹陷部分中時,延伸在左右側與底面的突出擋牆24係抵接在電腦裝置10的側面,進而固定電腦裝置10位置。
乙、一對限制結構(confinement structures)係對應到結合座20上的突出擋牆24,此對限制結構(突出擋牆24)是結構橋(結合座20)的一部分。
丙、此對控制模組3、4可包括藍芽訊號輸模組與電源連接器,使電腦裝置10與控制模組間透過電線供應電能,或透過無線傳輸交換電訊號。
 
前案名稱 專利號碼 代表圖示
Schoenith US9539507

Gamevice較晚US10391393專利與被無效US9126119專利兩者範圍比較

於第二次ITC訴訟中,Gamevice所主張的 '393專利的申請日係為2017年12月29日,稍後於2019年8月核准。如圖一所示,'393專利算是上述被多方複審程序判定無效 US9126119專利的第5代子延續申請案。
圖一、 '393專利是 '119專利的第5代子延續申請案
 
於 '393專利審查過程中,Gamevice採取下列動作,藉以降低上述Willner、Schoenith和Park先前技術對 '939專利的威脅殺傷力,提高 '939專利能維持專利有效性的機率:

(1) 如圖二所示,把多方複審程序中所得知的Willner、Schoenith和Park先前技術呈報給美國專利商標局,明確列為 '939專利審查過程中,專利審查委員已考慮過的前案證據;如此若任天堂還想要依據相同的Willner、Schoenith和Park先前技術攻擊 '939專利無效時,則PTAB或陪審團需評估是否要推翻專利審查委員考慮過相同前案後仍核准專利的專業判斷,可能會比較保守。
圖二、 Willner、Schoenith和Park先前技術是 '393專利審查過程中已考慮過的前案

(2) 修改專利範圍,把(i)'393專利申請案文字描述或圖示已經揭露、(ii)Willner、Schoenith和Park先前技術文獻未揭露、且(iii)任天堂Switch產品有實施相關結構的限制條件增加到獨立項專利範圍中。如此增加 '393專利範圍和上述3件先前技術的差異而提高有效性,且又仍能主張任天堂Switch產品構成侵權。如圖三所示,係以word應用程式比對 '119專利與 '393專利第一項專利範圍間的增刪內容。

圖三、相較於 '119專利 claim 1,'393專利claim 1增刪內容

上述'393專利核准專利範圍第一項中文翻譯,並將限制條件切割註記 *1、*2、*3如下:
 
1. 一種組合,包括:
一電腦裝置(302);
一對限制結構(316),該對限制結構與該電腦裝置交互作用,並鄰接電腦裝置的至少兩個相對側面,但不超過電腦裝置三個側面該對限制結構中的每個限制結構包括一通信鏈路(312),每個通信鏈路被設置為可與該電腦裝置進行電子通信*1
一剛性結構橋(258),該剛性結構橋設置在該對限制結構之間,並固定到該對限制結構,該剛性結構橋具有一通道(274)位在該對限制結構之間,該通道有助於該對限制結構中的第一限制結構的通信鏈路與該電腦裝置之間的電氣通信,該通道也有助於該對限制結構中的第二限制結構的通信鏈路與該電腦裝置之間的電氣通信*2
一對遊戲控制模組(252),該對遊戲控制模組中的每個遊戲控制模組固定到該對限制結構中的對應限制結構並與之交互作用,每個遊戲控制模組與對應的限制結構的通信鏈路進行電氣通信,
其中每個遊戲控制模組與相對應的限制結構係為不同的獨立結構,每個遊戲控制模組不形成其對應限制結構的結構部分,並且該對限制結構中的每個限制結構分別是與結構橋分開的不同結構,每個限制結構不構成該結構橋的部分結構*3
圖四、 '393專利claim 1相關實施利圖示

分析上述專利範圍修改新增的限制條件,可理解都是為了要更具體描述 '393專利實施例技術內容和Willner、Schoenith和Park先前技術的結構差異,作為說服審查委員核准專利的可專利特徵,並為將來收到以類似先前技術證據的多方複審攻擊時,預作抗辯準備。嘗試簡要比對 *1、*2、*3限制條件與三件先前技術可能差異點如下:
 
'393專利claim 1部分限制條件 Willner 先前技術 Schoenith 先前技術 Park 先前技術
*1限制:該對限制結構...鄰接電腦裝置的至少兩個相對側面,但不超過電腦裝置三個側面... 每個限制結構包括一通信鏈路… 開口 212 具有前方橫梁,開口 212 (限制結構)包覆電腦裝置10的四個側面。 突出擋牆 24(限制結構)上沒有通信鏈路 僅單邊遊戲控制模組抵接側面(可能的限制結構)有通信鏈路
*2 限制:該剛性結構橋具有一通道...  該通道有助於該對限制結構中的第一限制結構的通信鏈路與該電腦裝置之間的電氣通信 剛性結構橋
 
未清楚揭露 "有助於電氣通信" 的通道
剛性結構橋
 
未揭露 "有助於電氣通信" 的通道
可升縮結構橋
 
未揭露 "有助於電氣通信" 的通道
*3 限制:每個遊戲控制模組與相對應的限制結構係為不同的獨立結構,每個遊戲控制模組不形成其對應限制結構的結構部分,並且該對限制結構中的每個限制結構分別是與結構橋分開的不同結構,每個限制結構不構成該結構橋的部分結構 每個限制結構與結構橋係單一結構 每個限制結構與結構橋係單一結構 限制結構與相對應的遊戲控制模組似乎為單一結構


另一方面,經過上述精心構思修改過的US10391393專利範圍仍然要能涵蓋任天堂Switch產品,參考Gamevice第二次ITC訴訟訴狀complaint-3444附件5侵權比對表[參考5],摘要節錄下列圖示說明Gamevice如何主張任天堂Switch產品侵害 '939專利claim 1。
 






結語

(1) Gamevice重金投資此美國專利家族申請案,自該專利家族最早母案申請日起算6年半的時間內,至少提出8件延續申請案,分別依據不同時期的延續案核准專利來提起三次專利侵權訴訟。Gamevice透過持續維持至少一件專利延續申請案實務作法,保留持續修改專利範圍的機會,期望越晚核准的專範圍(a)能更有效地抵禦更多先前技術的無效攻擊而維持有效性;且(b)能更加接近被告侵權產品,易於舉證侵害專利。
 
(2) 若廠商經費允許,或可採取類似Gamevice專利申請實務作法,對於評估高度重要性,預期同業廠商稍後將推出競爭產品的專利申請案,可在母案提出申請後的一定年限內維持一件美國專利申請案於審查狀態中;等到同業廠商競爭產品上市後,再調整審查中美國專利申請案的專利範圍去接近同業廠商競爭產品。
 
(3) 相對地,若廠商或學校單位的專利申請經費較為拮据,所編列的專利申請經費不足以支持提出多次美國專利延續申請案費用的實務作法。可能替代補強作法是:在美國專利核准滿1.5年時召開內部評審會議,依據最新市場產品趨勢,評估是否要針對已核准的美國專利進行再發證(reissue)程序,在不超出原說明書揭露技術內容範圍,來擴大專利範圍以接近稍後對新發現的市場產品。

(4) 在先前技術密集,或產品實施細節具有眾多可替代方案的技術領域,單憑一件母案申請案,就要預測未來數年的市場產品趨勢變化或被告檢索所可能得到的先前技術,精確地撰寫出(a)能主張被告產品侵權且(b)能抵禦被告檢索所得先前技術無效攻擊的專利範圍,挑戰性會比較高。
 (5020字;圖1)



參考資料:
[參考1] Nintendo Escapes Vice Grip in ITC Challenge, Jan. 9, 2020, Patent Arcade
[參考2] Petitions and Complaints, USITC
[參考3] Gamevice 為原告的相關訴訟, Unified Patents
[參考4] Gamevice 專利相關的多方複審程序, Unified Patents
[參考5] ITC complaint-3444 Exhibit 5 – Infringement Claim Chart for the Asserted Independent Claims of U.S. Patent No. 10,391,393


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