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協助解讀專利請求項相關表格之有效工具

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科技產業資訊室 (iKnow) - Bond 發表於 2019年6月25日

圖、協助解讀專利請求項相關表格之有效工具

解讀專利請求項claim文字是專利從業人員日常工作所需的基本能力,其所可能運用的場合包括:
(1) 收到事務所申請案專利草稿時,要確定專利請求項沒有描寫得太廣泛而涵蓋到先前技術,否則縱使僥倖核准,將來主張專利權時,也很難維持專利有效性;也要確定專利請求項沒有寫入許多不必要限制條件,導致容易被競爭廠商迴避設計;
(2) 收到專利權人主張侵權警告信時,要比對客戶公司產品是否真的落入相關專利請求項中,是否有先前證據已經揭露相關專利請求項,評估後續是否要進行迴避設計或提起專利無效程序;
(3) 發現競爭廠商產品疑似抄襲模仿時,要比對競爭廠商產品是否落入客戶公司所擁有的相關專利請求項中,評估是否要發出排除侵權通知或甚至提起訴訟排除侵權行為。
 
筆者本文列出幾種實務上常用,可協助解讀專利請求項的相關表格。
 
專利請求項從屬關係樹狀圖Claim tree chart
 
目前google patents應該是業界人士普遍使用的免費專利檢索工具,讀者可到chrome 線上應用程式商店https://chrome.google.com/webstore/search/patent,安裝擴充功能Patent Claims Tree後,Chrome瀏覽器右上角就會出現一個 "WM" 按鈕. (該軟體工具製作公司名稱縮寫)
以在google patent 網頁下閱讀核准專利或公開申請案,當點選上述 "WM" 按鈕,就會出現如下專利請求項從屬關係樹狀圖Claim tree chart。點開WM進行解析特定專利的各項專利請求項時,若客戶產品只和部分獨立項有關時,可迅速理解那些專利請求項是和客戶產品相關,而那些項次專利請求項和客戶產品無關,而可忽略無需做進一步分析。
 
而當收到事務所撰寫的專利說明書草稿時,公司內幕僚也可查核是否有較多層次從屬關係的附屬項(例如:從屬關係超過5層次的附屬項),進而評估如此專利請求項是否過度限縮,是否需要改寫為直接依附到獨立項或較少層次的附屬項,以適度加大專利請求項。
 
https://patents.google.com/patent/US4467160A/en?oq=US4467160 網頁,按下 右上角 “WM” 按鈕,可自動產生下列US4467160 請求項樹狀結構圖;另外也多提供 US6788602B2 請求項樹狀結構圖供讀者參考。

 



專利請求項修改演進圖 Claim evolution chart
 
絕大多數的核准專利在審查過程中,都曾經收過審查委員核駁而需要修改限縮專利請求項,因此最後核准的專利請求項文字都不是當初送件版本的專利請求項文字,如此審查過程的修改限縮具有 "禁反言" 的法律效果,是正確解釋專利請求項必需考慮的內部證據 (intrinsic evidence)。
 
為了歸納相關專利請求項修改歷程,若干形式的專利請求項修改演進圖 Claim evolution chart因應產生。如下史丹佛大學網頁教材(https://player.slideplayer.com/15/4773997/),簡要版本的演進歷程圖是以專利請求項元件為單位,作上位化表示,下圖顯示涵義claim 7從送件到核准的修改過程為:元件A,C曾被修改限縮,元件D被新增到claim 7中,而元件B則是從原本送件版本的claim 7中刪除。

或是如Landon IP公司網頁所示,若向該公司購買美國專利審查紀錄file wrapper,則該公司會免費提供該購買專利審查紀錄的 "審查重點歸納和專利請求項比較Prosecution Summary and Claims Comparison " 報告,該公司網頁並提供一份案例樣本報告,樣本報告包含了如下的USP# 7198239專利claim 1的修改演進圖.如此讀者可以清楚理解到 '239 專利 claim 1 是經過哪些增刪最後成為核准claim 1。
 
另外,筆者看過的專利請求項修改演進圖是書寫在word檔案中,且會以 "註解" 對應說明 "限縮增加相關claim限制文字是要克服那件先前技術證據核駁",如此更清楚記載產生禁反言效果的源頭。



專利請求項技術特徵對照表Claim chart
 
專利相關爭議談判或訴訟中,專利權人/原告與被追索者/被告間雙方必然會普遍運用到 "專利請求項技術特徵對照表",專利權人/原告將專利請求項技術特徵和被告產品做比較,藉以說明被告產品如何侵害相關專利;而被追索者/被告可能將專利請求項技術特徵和先前技術證據做比較,藉以說明原告專利如何被先前技術所揭露而應該是無效。
 
本網站諸多訴訟相關報導已經揭露許多專利請求項技術特徵對照表,以USB隨身碟專利訴訟:Universal Transdata控告威剛等多家業者文中所揭露對照表為例說明:一般 "專利請求項技術特徵對照表" 包含左右兩欄,左欄一般為 "欲主張專利的請求項文字內容",右欄為待比對標的。
 

針對如何撰寫 "專利請求項技術特徵對照表",曾於美國專利訴訟擔任專家證人者,提出下列建議
  1. 要明確解說被告產品各元件間如何交互作用來實施專利請求項技術特徵 – 單純只列出對應相片,螢幕擷取畫面,網頁,或youtube被控產品影片,如此對照說明資訊可能不足。
  2. 對照表陳述較佳應斷言主張:"如下事實所示,被告產品X實施了專利請求項技術特徵C1…",而不應只是暗示推論:"如下特徵對照表右欄所示,被告產品X可能和專利請求項技術特徵C1…有關,兩者間具體關係有待澄清".類似案例較常見於電路軟體相關專利:對照表左欄是明確的電路功能或軟體步驟,對照表右欄則指向一個微處理器,簡要文字敘述為 "微處理器可執行該技術特徵C1功能…"。
  3. 避免機械式明晃晃地 "將請求項文字從對照表左欄直接複製到右欄",右欄文字要適度地採用被控產品或該行業技藝人士普遍使用的技術用語,避免讓法官或技審官認為對照表是預設結論下勉強堆疊出來的產物。
  4. 以分號所界定的元件element為單位來填入對照表中的一行row;若單一個元件限制條件字數較多時,可在同一行內把單一元件限制條件區分成數個子段落sub-paragraph;如此對照表的行數會和專利請求項縮排的元件數目一致。
  5. 對照表的右欄每一行僅精確地列出與對應技術特徵有關的被控產品事實,避免加入和與對應技術特徵無關的贅述。
  6. 如果對照表欲主張被告產品X侵害的請求項為:A,A+B,A+B+D,A+B+E,A+C,A+C+D,A+C+E,A+D+E … 等5個技術特徵排列組合產出的10多個請求項時,為了避免複製貼上重複文字內容,對照表右欄可改採用引用敘述方式進行.例如:可在對照表前先敘明5個技術特徵如何出現在被告產品上 = Fact-a~Fact~e,然後在A技術特徵對照表對應右欄中僅註記Fact-a,如此可讓對照表較為簡潔。
同一位軟體專家證人,針對不同使用情境,列出的可能不同態樣,舉例而言,若技術特徵對照表右欄文字若是:
  1. 被告產品結構,則對照表為「專利侵害主張infringement contention」。
  2. 先前技術證據,則對照表為「專利無效主張invalid contention」。
  3. 專利權人美國境內銷售產品,則對照表為 「ITC 337 訴訟所要滿足的國內產業需求表Domestic industry (DI) chart」。
  4. 申請日起算超過一年前的專利權人美國境內銷售產品,則對照表為「專利品銷售超過法定寬限期無效主張Statutory bar chart (on-sale or public-use bar) 」。
  5. 先前技術證據是眾所周知的傳統人類活動的抽象概念,強調差異只是改移植到電腦上實施,則對照表為「非可專利標的無效主張Alice & Bob” chart (subject-matter invalidity) 」。
結論
 
專利侵害或無效攻防,往往會牽涉複雜的請求項技術特徵比對分析,因此若能善用上述圖表工具,便能有助於事前解析範圍,或言詞辯論過程中讓法官技審官更容易理解專利侵權或無效的立場。
 
在專利授權談判中,有些專利蟑螂礙於公司資金有限,無法投資較多費用進行還原工程來分析IC內部線路或元件布局,因此伴隨警告信所提供的專利請求項技術特徵對照表就無法清楚地說明台商產品內部零組件 (IC電路) 究竟是如何構成侵害。部分專利蟑螂可能威脅說,現在是友好談判階段,所以如此簡要推論形式的對照表就足以讓雙方坐下來談判授權;如果台商堅持要完整清楚比對的術特徵對照表,那是訴訟階段原告才會提供的資訊,藉此迴避閃躲專利權人應充分說明侵害立論的舉證義務。
 
當收到欠缺清楚比對的技術特徵對照表時,被追索台商可先尋求供應商提供技術支援,請供應商說明技術特徵對照表未清楚說明部分的侵權風險;被追索台商或許也可強硬地要求專利蟑螂應先提供清楚比對的術特徵對照表後,雙方再來安排會面,如此或可迫使專利蟑螂降低該台商的追索優先順序。(3568字;圖1)
 

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