美國最高法院允許專利持有人獲得海外利潤損失：WesternGeco v. ION
科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2018年6月26日
圖、 美國最高法院允許專利持有人獲得海外利潤損失：WesternGeco v. ION
2018年6月15日，美國最高法院裁決了一件專利侵權賠償案件(WesternGeco v. ION Geophysical)，法官以7-2多數通過判決，原告WesternGeco可因被告ION因侵犯其專利而造成海外損失，可求償的海外賠償。這些專利涉及用於勘測海底的設備。
根據美國專利法，最高法院堅決駁回了聯邦巡迴法院認為美國以外地區的利潤損失絕對不存在的觀點，因為屬地主義。但法院拒絕按照專利所有人的要求，並認定“反對治外法權的推定絕不應適用於法規，例如35 USC§284 [專利損害賠償法]，僅僅為行為提供一般性賠償補救措施。
根據法院的說法，即使“其他行為在國外發生”，如果“與規約重點有關的行為發生在美國”，案件涉及“允許的國內申請”。法院根據法定焦點確定“在這種情況下，與法定焦點相關的行為是國內的“，因此並不禁止基於國外利潤損失的損害賠償。
在得出這一結論時，法院就該案件是否根據35 USC§271提出了侵權問題或根據35 USC§284提出的損害賠償問題達成了一致意見。法院指出，如果涉案法定條款“適用於與其他規定相結合，在確定法規的“重點”時，必須與其他規定一致進行評估。首先轉向35 USC§284 [專利損害賠償法]，法院認為，該法規的重點是為各種類型的專利侵權提供一般性賠償補救措施，即“侵權” - 不構成損害賠償。而且，由於美國專利法第35條第271款確定了美國專利被侵權的各種方式，因此在特定案件中確定第284節的重點需要法院審查第271條下發生的侵權類型。
本案依據35 USC§271（f）（2）是專利所有人的侵權賠償的基礎，以及所收到的利潤損失損失。第271（f）（2）條規定，如果被告在以下情況下“作為侵權人承擔責任”：
- 向美國或從美國供應全部或大部分專利發明的組件。如果在美國境內進行組合，積極誘導美國以外的這些組件的組合。
- 鑑於第271（f）（2）條規定的行為發生於國內，即 “向美國或從美國供應” - 法院認為，第284節的重點是國內通過出口組件來自美國。法院在此基礎上得出結論，根據在美國境外進行的合同所產生的損害是允許的。
結語
因此，WesternGeco案是專利擁有者可獲得他們在海外的利潤損失，打開了的一扇大門，也意味著鼓勵推動專利授權的機會增加。法院謹慎地將其決定的範圍限制在根據第271（f）（2）條進行的侵權行為，並明確拒絕宣布第284款不受適用美國法律的域外適用的推定。因此，聯邦巡迴法院在另一案Power Integrations控告Fairchild Semiconductor International的判決中繼續禁止根據35 USC§271（a）從外國銷售中追回侵權賠償金。
根據這一判決，如果出口零件有可能是“組裝”，訴訟律師應確保根據第271（f）條主張侵權行為，以保留獲得侵權外國銷售和使用損害的機會。專利訴訟也包括對可能在美國以外進行組裝的產品的索賠，其中包括在美國境內生產的發明組件。
本案代表著未來可能對美國專利案件中的損害賠償金的影響更為廣泛。尤其，對於境外賠償的明確規定，這意味著專利所有人和被指控的侵權人應該超越美國邊界來評估任何美國侵權行為的損害賠償。
還有，法院暗示贊同應該使用侵權因果關係來確定侵權損害賠償，這可能會對其他損害賠償提出有限制規則，如整個市場價值規則和最小的可銷售單位。(1226字；圖1)
美國高院判決連結：
WesternGeco v. ION [No. 16-1011]
參考資料：
Supreme Court global damages ruling comes as a boost to licensors, but its application will be key. IAM, 2018/6/18.
U.S. Supreme Court Opens the Door to Allow Patent Owners to Recover Foreign Lost Profits. IPTech Blog, 2018/6/24.
資料來源：
1.撰寫合適的請求項標的 提升專利損害賠償金
2.【波士頓大學LED案】法院同意億光提議重審損害賠償金計算
3.專利授權不可不知的10大重點
4. 美國專利侵權發生於境外與屬地主義：WesternGeco v. ION
5.美國專利侵權發生於境外與屬地主義：Carnegie Mellon University v. Marvell
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