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英國法院首件SEPs 權利金裁決案：Unwired Planet v. Huawei

關鍵字：歐盟；英國；華為；Unwired Planet；標準必要專利(SEPs)；FRAND；合理權利金；禁制令
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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2017年5月2日
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本案（Unwired Planet v. Huawei, [2017] EWHC 711）是英國法院首度討論標準必要專利（SEPs）的「公平、合理暨非歧視性」授權原則議題（FRAND），並就FRAND適用原則及如何計算SEPs合理權利金等問題，提出多項見解，反映了英國法院對FRAND議題之看法。
 
2014年，美國一家專利授權公司Unwired Planet（簡稱UP），在英國高等法院控告華為、三星及Google產品侵害6項歐洲專利，其中5項專利，為2G GSM、3G UMTS及4G LTE無線通訊標準SEPs，於2013年由易利信（Ericsson）所開發專利，並曾向歐洲電信標準協會（ETSI）提出FRAND授權承諾。Google與三星選擇與UP及易利信和解，並支付和解費用及權利金，故本案在庭審舉行前，被告方僅剩華為。詳細背景介紹，可參見產業資訊室「英國法院判決三星及華為侵害Unwired Planet標準必要專利」一文：http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12300
 
2016年4月，英國法院完成兩次庭審，並確定EP 2,229,744（為4G LTE SEP）以及EP 1,230,818（為2G GSM SEP）兩項專利有效及侵權成立。因此，訴訟兩造同意先行討論市場競爭法律規定、FRAND、禁制令及侵權賠償等議題，具體問題包括：
  1. UP所要求的權利金比率，是否符合FRAND原則？
  2. 原告UP行使SEP情形，是否構成濫用市場優勢地位，並違反歐盟市場競爭法律（歐盟運作條約第102條）？
  3. 原告UP是否依據2014年歐盟法院Huawei v. ZTE案判決所述要點，來合理進行SEP授權協商談判？
  4. 法院是否應就華為侵害SEP情形，發佈禁制令？ 
2017年4月5日，英國高等法院就前述議題發佈判決。以下針對本案論理可概分為兩大主題，當中要點，簡述如下：

（一）FRAND及合理權利金計算
  1. 英國法院有權訂立符合FRAND原則之授權條件（如決定權利金比率數字），而非僅負責判斷一項授權條件是否符合FRAND原則； 
  2. 在英國法院，FRAND授權承諾是一法律上有效之義務，無需以市場競爭法律為依據。標準實施人，可向SEP專利權人要求履行前述義務。 
  3. 考慮到SEPs性質特殊，任何環境條件下，只能有一種版本之授權條件，符合FRAND原則， SEP專利權人並據此來向所有標準實施人履行其義務； 
  4. FRAND義務與市場競爭法律，兩者界定不同；不符合FRAND原則之授權條件，未必違反市場競爭法律，除非SEP專利權人所要求之授權條件，顯著高於合理範圍，例如要求極高權利金比率等； 
  5. 以跨國公司企業為授權對象的FRAND授權，理當是全球性授權，而非僅限於單一國家或地區；SEP權利金比率，可依據不同國家地區而有所調整，例如在中國大陸及其他地區國家的合理權利金比率，應低於歐美國家； 
  6. 判斷一項權利金比率是否符合FRAND原則的最佳方式，為依據SEP專利組合的價值，來計算其基準比率。該基準比率，通常能夠反映出合理數字，不會因為專利權人或被授權人身分或數量等因素而有所變化，致使小公司與大企業皆依據相同比率來支付權利金，且能消除專利箝制等問題。 
  7. 倘若可行，亦可透過比較不同授權個案，來決定FRAND權利金比率。經由當事人談判協商過程而得出之授權條件，通常也能夠反映合理數字；亦可以使用由上而下的方法，以SEP專利權人所持有SEPs之數量比例，來套用在該標準的總權利金費用，然而此一方法，較適合用來驗證計算結果。 
  8. FRAND原則中說明了「非歧視性」要件，這並非意味著，不同授權個案之授權條件不能有差異，例如，SEP專利權人提供某標準實施人低於基準比率之優惠權利金條件，並不意味著對其他授權對象構成歧視或差別待遇。其衡量標準，應在於前述差異情形，是否會扭曲獲得授權當事人之間的市場競爭。 
  9. FRAND授權原則，並非一加諸於SEP專利權人之單方責任。其不僅要求合理授權條件，亦要求合理協商行為及過程，故標準實施人必須基於合理行為態度，來參與配合授權談判，不得拒絕接受授權，而SEP專利權人亦不得藉故拒絕提供授權。 
  10. 倘若標準實施人出具獲得授權之意願或承諾，則不應受到禁制令懲罰；然若標準實施人侵害SEPs，且拒絕接受經法院認可之FRAND授權條件，法院仍將就侵權情形發佈禁制令。 
  11. 談判當事人在授權協商過程中，提出了不符合FRAND原則的權利金比率報價，仍屬合法行為，只要此些條件並未擾亂或妨礙談判進行，以及並未阻礙最終合理結果。 
  12. 承審法官認定，原告UP及華為在協商過程中提出的所有權利金比率條件版本，皆不符合FRAND原則（反而是其他無涉權利金比率之授權條件則符合FRAND原則），並進而計算合理權利金比率如下： 
被告華為侵權賠償之最終具體金額（合理權利金、利息及勝訴方律師費用等），將於2017年五月聽證會舉行後發布。

（二）SEP禁制令
 
承審法官同意給予原告UP禁制令救濟，理由如下：
  1. FRAND授權理當是全球性授權，UP有權要求華為接受全球性授權。然華為僅願意接受在英國一地獲得授權，而不接受前述要求，故認為華為無意願獲得FRAND授權之準備；  
  2. 原告UP在本案SEPs授權方面，雖具有市場優勢地位，但並未濫用前述地位，故未違反歐盟競爭法律，原因包括：（1）並未在不適當時間點（如訴訟發起階段）即主張禁制令救濟；（2）並未堅持華為接受全球性授權；（3）並未藉由綑綁SEPs及非SEPs方式來要求不合理權利金條件。 
未來，禁制令最終聽證會舉行之前，UP將再次提交由法院裁定的FRAND授權條件給華為，而華為仍有機會接受該條件，來免除產品禁售之懲罰。 

結語

英國高等法院FRAND議題判決，包括FRAND相關適用原則、合理權利金計算、SEP禁制令等說明，未來將受到歐盟成員國法院所參考及討論。
 
當中，雖有許多概念具有爭議性，例如FRAND授權條件只能有一個版本、FRAND授權應當為全球性授權及「非歧視性」條件並非要求不同授權個案之間不得有條件差異等，然此些原則，大致上是合理的，符合現今美歐及中國大陸等國家法院及執法機關，對於FRAND議題之見解趨勢。(2102字；圖1) 
 

參考資料


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訴訟大事紀

2017

06-12華為拒絕簽署FRAND協議 手機將在英國禁售

原告： Unwired Planet v. Huawei

本案繼2017年4月5日，英國高等法院就該案發佈初步判決之後，接著2017年6月7日英格蘭和威爾士高等法院(England and Wales High Court)，針對華為與UPI公司之間的判決如下：
(1) 針對華為的侵權行為頒布禁售令。由於華為不接受法院SEPs專利授權金核算及拒絕簽署FRAND協議，於是法院對華為的涉案爭議手機頒布禁售令；但若華為同意簽屬FRAND授權，則解除禁售令。本案禁售暫停以等待上訴結果。
(2) 法官將提供雙方一份FRAND授權的條款。(參見本案裁決書附件)
(3) 華為必須支付Unwired Planet的非技術性試用費用290萬英鎊。
(3) 針對全球專利授權金比率的部分(global licensing issue)，同意華為可以上訴；針對全球各地的專利授權費用標準部分(blended global benchmark issue)，UPI也可上訴。


參考資料：
(2017年6月7日)英格蘭和威爾士高等法院(England and Wales High Court) Unwired Planet v. Huawei判決書



 
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