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英國法院首件SEPs 權利金裁決案:Unwired Planet v. Huawei

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2017年5月2日

本案(Unwired Planet v. Huawei, [2017] EWHC 711)是英國法院首度討論標準必要專利(SEPs)的「公平、合理暨非歧視性」授權原則議題(FRAND),並就FRAND適用原則及如何計算SEPs合理權利金等問題,提出多項見解,反映了英國法院對FRAND議題之看法。
 
2014年,美國一家專利授權公司Unwired Planet(簡稱UP),在英國高等法院控告華為、三星及Google產品侵害6項歐洲專利,其中5項專利,為2G GSM、3G UMTS及4G LTE無線通訊標準SEPs,於2013年由易利信(Ericsson)所開發專利,並曾向歐洲電信標準協會(ETSI)提出FRAND授權承諾。Google與三星選擇與UP及易利信和解,並支付和解費用及權利金,故本案在庭審舉行前,被告方僅剩華為。詳細背景介紹,可參見產業資訊室「英國法院判決三星及華為侵害Unwired Planet標準必要專利」一文:http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12300
 
2016年4月,英國法院完成兩次庭審,並確定EP 2,229,744(為4G LTE SEP)以及EP 1,230,818(為2G GSM SEP)兩項專利有效及侵權成立。因此,訴訟兩造同意先行討論市場競爭法律規定、FRAND、禁制令及侵權賠償等議題,具體問題包括:
  1. UP所要求的權利金比率,是否符合FRAND原則?
  2. 原告UP行使SEP情形,是否構成濫用市場優勢地位,並違反歐盟市場競爭法律(歐盟運作條約第102條)?
  3. 原告UP是否依據2014年歐盟法院Huawei v. ZTE案判決所述要點,來合理進行SEP授權協商談判?
  4. 法院是否應就華為侵害SEP情形,發佈禁制令? 
2017年4月5日,英國高等法院就前述議題發佈判決。以下針對本案論理可概分為兩大主題,當中要點,簡述如下:

(一)FRAND及合理權利金計算
  1. 英國法院有權訂立符合FRAND原則之授權條件(如決定權利金比率數字),而非僅負責判斷一項授權條件是否符合FRAND原則; 
  2. 在英國法院,FRAND授權承諾是一法律上有效之義務,無需以市場競爭法律為依據。標準實施人,可向SEP專利權人要求履行前述義務。 
  3. 考慮到SEPs性質特殊,任何環境條件下,只能有一種版本之授權條件,符合FRAND原則, SEP專利權人並據此來向所有標準實施人履行其義務; 
  4. FRAND義務與市場競爭法律,兩者界定不同;不符合FRAND原則之授權條件,未必違反市場競爭法律,除非SEP專利權人所要求之授權條件,顯著高於合理範圍,例如要求極高權利金比率等; 
  5. 以跨國公司企業為授權對象的FRAND授權,理當是全球性授權,而非僅限於單一國家或地區;SEP權利金比率,可依據不同國家地區而有所調整,例如在中國大陸及其他地區國家的合理權利金比率,應低於歐美國家; 
  6. 判斷一項權利金比率是否符合FRAND原則的最佳方式,為依據SEP專利組合的價值,來計算其基準比率。該基準比率,通常能夠反映出合理數字,不會因為專利權人或被授權人身分或數量等因素而有所變化,致使小公司與大企業皆依據相同比率來支付權利金,且能消除專利箝制等問題。 
  7. 倘若可行,亦可透過比較不同授權個案,來決定FRAND權利金比率。經由當事人談判協商過程而得出之授權條件,通常也能夠反映合理數字;亦可以使用由上而下的方法,以SEP專利權人所持有SEPs之數量比例,來套用在該標準的總權利金費用,然而此一方法,較適合用來驗證計算結果。 
  8. FRAND原則中說明了「非歧視性」要件,這並非意味著,不同授權個案之授權條件不能有差異,例如,SEP專利權人提供某標準實施人低於基準比率之優惠權利金條件,並不意味著對其他授權對象構成歧視或差別待遇。其衡量標準,應在於前述差異情形,是否會扭曲獲得授權當事人之間的市場競爭。 
  9. FRAND授權原則,並非一加諸於SEP專利權人之單方責任。其不僅要求合理授權條件,亦要求合理協商行為及過程,故標準實施人必須基於合理行為態度,來參與配合授權談判,不得拒絕接受授權,而SEP專利權人亦不得藉故拒絕提供授權。 
  10. 倘若標準實施人出具獲得授權之意願或承諾,則不應受到禁制令懲罰;然若標準實施人侵害SEPs,且拒絕接受經法院認可之FRAND授權條件,法院仍將就侵權情形發佈禁制令。 
  11. 談判當事人在授權協商過程中,提出了不符合FRAND原則的權利金比率報價,仍屬合法行為,只要此些條件並未擾亂或妨礙談判進行,以及並未阻礙最終合理結果。 
  12. 承審法官認定,原告UP及華為在協商過程中提出的所有權利金比率條件版本,皆不符合FRAND原則(反而是其他無涉權利金比率之授權條件則符合FRAND原則),並進而計算合理權利金比率如下: 
被告華為侵權賠償之最終具體金額(合理權利金、利息及勝訴方律師費用等),將於2017年五月聽證會舉行後發布。

(二)SEP禁制令
 
承審法官同意給予原告UP禁制令救濟,理由如下:
  1. FRAND授權理當是全球性授權,UP有權要求華為接受全球性授權。然華為僅願意接受在英國一地獲得授權,而不接受前述要求,故認為華為無意願獲得FRAND授權之準備;  
  2. 原告UP在本案SEPs授權方面,雖具有市場優勢地位,但並未濫用前述地位,故未違反歐盟競爭法律,原因包括:(1)並未在不適當時間點(如訴訟發起階段)即主張禁制令救濟;(2)並未堅持華為接受全球性授權;(3)並未藉由綑綁SEPs及非SEPs方式來要求不合理權利金條件。 
未來,禁制令最終聽證會舉行之前,UP將再次提交由法院裁定的FRAND授權條件給華為,而華為仍有機會接受該條件,來免除產品禁售之懲罰。 

結語


英國高等法院FRAND議題判決,包括FRAND相關適用原則、合理權利金計算、SEP禁制令等說明,未來將受到歐盟成員國法院所參考及討論。
 
當中,雖有許多概念具有爭議性,例如FRAND授權條件只能有一個版本、FRAND授權應當為全球性授權及「非歧視性」條件並非要求不同授權個案之間不得有條件差異等,然此些原則,大致上是合理的,符合現今美歐及中國大陸等國家法院及執法機關,對於FRAND議題之見解趨勢。(2102字;圖1) 
 

參考資料


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2017

06-12華為拒絕簽署FRAND協議 手機將在英國禁售

原告: Unwired Planet v. Huawei

本案繼2017年4月5日,英國高等法院就該案發佈初步判決之後,接著2017年6月7日英格蘭和威爾士高等法院(England and Wales High Court),針對華為與UPI公司之間的判決如下:
(1) 針對華為的侵權行為頒布禁售令。由於華為不接受法院SEPs專利授權金核算及拒絕簽署FRAND協議,於是法院對華為的涉案爭議手機頒布禁售令;但若華為同意簽屬FRAND授權,則解除禁售令。本案禁售暫停以等待上訴結果。
(2) 法官將提供雙方一份FRAND授權的條款。(參見本案裁決書附件)
(3) 華為必須支付Unwired Planet的非技術性試用費用290萬英鎊。
(3) 針對全球專利授權金比率的部分(global licensing issue),同意華為可以上訴;針對全球各地的專利授權費用標準部分(blended global benchmark issue),UPI也可上訴。


參考資料:
(2017年6月7日)英格蘭和威爾士高等法院(England and Wales High Court) Unwired Planet v. Huawei判決書



 
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