中國大陸標準必要專利訴訟及禁售令：西電捷通勝訴、索尼移動判賠910萬

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科技產業資訊室 (iKnow) - 林長榮發表於 2017年4月26日

圖、中國大陸WAPI標準必要專利訴訟：西電捷通勝訴

關於西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司(以下簡稱原告)與索尼移動通信產品(中國)有限公司(以下簡稱被告)侵害發明專利權糾紛一案，根據北京知識產權法院2017年3月22日的(2015)京知民初字第1194號民事判決書，北京知識產權法院作出以下判決：

被告於本判決生效之日起，立即停止實施侵犯原告第ZL02139508.X號「一種無線局域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法」發明專利(以下簡稱涉案專利)的涉案行為。
被告於本判決生效之日起十日內，賠償原告經濟損失及合理支出共9百10萬3千3百67元。
駁回原告的其他訴訟請求。

本案判決，主要討論：
一、判決被告立即停止侵權行為，並確定賠償金
1. 依據侵權責任法第十五條的規定，專利侵權案件中適用停止侵害的侵權責任承擔方式是一般規則，本案法官判決認定不符合例外情況。然而，由於涉案專利為標準必要專利，必須考慮雙方是否經過專利授權許可協商，且在該協商過程中的過錯歸屬。在本案中，被告在協商過程中要求原告提交”權利要求對照表”(claim chart) ，原告要求簽屬保密協議，由於法官認為被告明顯具有拖延談判的故意，而原告要求雙方簽屬保密協議具有合理性，因此法官認為過錯在被告，也就是專利實施方，故判決被告立即停止實施侵犯該涉案專利的涉案行為。[註]

2. 根據專利法第六十五條第一款的規定，被告侵犯涉案專利權的賠償數額係依據涉案專利的類型、侵權行為的性質和情節、專利許可的性質、範圍、時間等因素，參照涉案專利許可使用費的倍數合理確定。在本案中，由於原告與案外人簽訂的專利實施許可合同，約定的專利提成費為1元/件，因此法官認為該專利提成費可以作為本案中確定涉案專利許可費的標準。此外，被告提交的美國法院的判決，由於被告未提交中文譯本，不符合證據的形式要件，且判決本身不涉及WAPI技術，故與本案缺乏關聯性。再者，考慮到涉案專利為無線局域網安全領域的基礎發明、獲得過相關科技獎項，被納入國家標準以及被告在雙方協商過程中的過錯等因素，故法官支持原告「以許可費的3倍確定賠償數額」。

二、被告是否單獨實施直接侵權行為，及被告是否實施共同侵權行為？

1. 關於「單獨實施直接侵權行為」，法院除了被告自認在研發階段對部分被控侵權產品進行了WAPI功能測試外，還合理推定被告在涉案手機的生產製造、出廠檢測等過程中遵循了質量管理體系要求標準，亦進行了WAPI功能測試。其次，法官亦合理推定涉案被控侵權的35款手機中WAPI功能選項接入無線局域網的方法步驟與涉案專利權利要求1、2、5、6的技術方案相同，故其測試行為使用了原告的涉案專利方法，也就是被告單獨實施直接侵權行為。

2. 關於「實施共同侵權行為」，由於涉案被控侵權的35款手機中WAPI功能選項接入無線局域網的方法步驟與涉案專利權利要求1、2、5、6的技術方案相同，故被告製造、銷售的被控侵權產品作為MT一方能夠與AP、AS共同實施涉案專利。

三、被告主張的抗辯事由是否成立？

1. 關於權利用盡的抗辯事由，根據專利法第六十九條第一款第(一)項的規定，方法專利的權利用盡僅適用於「製造方法專利」，單純的「使用方法專利」不存在權利用盡的問題。

2. 關於標準必要專利的抗辯事由，雖然涉案專利為納入強制性國家標準的必要專利，但並不會對侵權判定有影響。換言之，判斷專利侵權與否的法律依據為專利法第十一條的規定及最高人民法院關於審理侵犯專利糾紛案件應用法律若干問題的解釋第七條規定的「全面覆蓋原則」，而並不會因為涉案專利是否為標準必要專利而改變。

3. 關於FRAND許可聲明的抗辯事由，由於FRAND許可聲明僅係專利權人做出的承諾，為單方民事法律行為，該承諾不代表其已經作出了許可，即僅基於涉案FRAND許可聲明不能認定雙方已達成了專利許可合同。

四、關於「幫助侵權」的認定？

根據侵權責任法第九條第一款的規定，法官認為原告僅需證明被控侵權產品的用戶按照產品的預設方式使用產品將全面覆蓋專利權的技術特徵即可，就會構成幫助侵權行為。

結語
本案侵權判決應該是認定不符合例外情況，所以最後法院判決才有禁制令 -- "索尼中國侵犯西電捷通公司涉WAPI標準必要專利，判決立即停止侵犯涉案專利權行為...業內人士稱，該案的判罰意義不在於金額，而是確立了禁令標準和懲罰性賠償機制。"

總言之，對於我國廠商而言，若遇到屬於中國大陸標準必要專利的侵權糾紛，雖然有FRAND許可聲明，但仍要注意在專利授權許可協商過程中的過錯歸屬。若法院認為過錯在專利實施方，則很有可能判決被告「停止侵害」及較高倍數的「損害賠償」。此外，標準必要專利通常會經過國家的監督管理，故法官較易合理推定符合標準必要專利之被控侵權物或方法與涉案專利權利要求的技術方案相同。

其次，由於標準必要專利的專利權人，通常會對販售適用該標準的所有廠品供應商逐批進行權利金追索活動；故除非相關專利在主張過程中被撤銷無效，否則相關專利授權爭議或許是可推遲，但終究難以避免的。

還有，中國大陸廠商在大陸法院訴訟時所可能具有的「主場優勢」，我國廠商對授權方提供的談判協議可能需保持較大彈性，適度爭執談判協議框架；在經過一定時程協商後，終究要進行實質技術面的侵權分析和先前無效證據攻防。(1622字；圖1)

[註] 要求提交”權利要求對照表(claim chart)”，US 專利法和判例並沒有明文如此要求，但這是授權談判實務上授權方應該提供，有助於加速雙方理解溝通的文件。至於，要求簽屬保密協議，取決於保密協議內容，若沒有特別嚴苛的限制條件，應該是合理要求。授權談判實務，可參考Finnegan 事務所的簡報：专利许可、谈判及协议撰写的策略

參考資料：
本案一審判決書全文：索尼专利侵权案败诉！被判赔910万！(内附一审判决书全文)

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