2014年5月16日，日本知的財産高等裁判所(下稱知財高裁)就智慧型手機兩大龍頭廠Apple（Apple Japan合同会社）與Samsung（三星電子株式会社）在日本進行的專利戰爭，做出指標性判決（平成25年（ネ）第10043号）與裁定（平成25年（ラ）第10007号與平成25年（ラ）第10008号），其中就東京地方裁判所在其一審判決中、認定Samsung（本案標準必要專利權人）因未善盡其誠信原則義務而行使損害賠償請求權是構成權利濫用的見解予以限縮與闡明，認定標準必要專利（standard-essential patent，SEP）專利權人在符合FRAND（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory）授權條件之權利金相當額度（FRAND条件でのライセンス料相当額）內請求損害賠償請求並不構成權利濫用，但就超過前述額度之部分行使請求權便構成權利濫用。
而知財高裁在本案中判決，Samsung就Apple生產、販售或輸入iPhone 4與iPad 2(Wi-Fi+3G)等被認定構成侵權產品之行為，有權請求在法院所估算出符合FRAND授權條件之權利金相當額度內、約995萬日圓之損害賠償。
本案系爭專利為上訴人Samsung所擁有、名稱為「在行動通訊系統中使用預設長度指示符（Length Indicator）傳送接收封包資料的方法與裝置（移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置）」之專利權利（日本專利編號為特許第4642898号，核發日為2010年12月10日，PCT國際申請編號KR 2006/001699）。
Samsung在2007年8月7日向組成3GPP之組織會員之一的ETSI（European Telecommunications Standards Institute）提出書面文件，宣告與本案系爭專利之PCT國際申請案相關聯的智慧財產權，為UMTS標準之必要專利或具備成為其必要專利之相當可能性，而Samsung會依據ETSI智慧財產權政策所述的FRAND授權條件，就前述相關智慧財產權，準備提供不可撤銷的授權(取消不能なライセンス，irrevocable licenses)，並且在與標準技術有關之部分，與其他專利權人提供交互授權。
日本知財高裁在其所公布的判決要旨（判決全文將於日後公布）中闡述，意圖準據UMTS標準進行產品製造販售者，就實施標準所需的SEPs，其信賴在存在FRAND授權宣告的情況下，其與專利權人進行適當協商的結果，是可以獲得符合FRAND授權條件之專利授權，而這樣的信賴利益應被保護。因此，若允許專利權人、基於其受FRAND授權宣告之SEPs行使損害賠償請求權、來請求超過符合FRAND授權條件之權利金相當額度的損害賠償，將損害到準據UMTS標準進行產品製造販售者的前述信賴利益。
是故，日本知財高裁指出，做出FRAND授權宣告之專利權人，若其基於該專利權利請求超過符合FRAND授權條件之權利金相當額度的損害賠償，則受其請求之對造可以透過主張並舉證證明專利權人有做出FRAND授權宣告的事實，來拒絕超過權利金相當額度之損害賠償的請求。然而，若專利權人可以主張並舉證證明有對造並無依據FRAND授權條件接受專利授權之意思等特殊情事存在，則其應可請求超過符合FRAND授權條件之權利金相當額度的損害賠償，只是前述特殊情事之認定必須嚴格為之。
而知財高裁亦指出，即使SEPs專利權人有進行FRAND授權宣告，若其所請求損債賠償是在符合FRAND授權條件之權利金相當額度內，則其權利行使並不應受到限制。但是，若綜合考量在FRAND授權宣告過程或授權協商過程中所發生之諸般情事，在考慮到損害賠償請求權具有讓專利權人獲得公開發明應得對價之重要意義的情況下，仍然認定有讓行使前述損害賠償請求權顯失公平之特別情事存在，則當對造可以主張並舉證證明前述特別情事存在時，其得透過主張權利濫用來限制前述請求權之行使。
知財高裁認定，在本案中，上訴人Samsung就其SEP請求在符合FRAND授權條件之權利金相當額度內的損害賠償並無顯失公平之情事，而被上訴人Apple亦無不接受FRAND授權之意思等特殊情事存在，所以上訴人請求超過法院所估算出、符合FRAND授權條件之權利金相當額度的損害賠償是構成權利濫用，但在符合FRAND授權條件之權利金相當額度內所為之損害賠償請求，則是可被允許之權利行使範圍。
至於應如何估算出符合FRAND授權條件之權利金相當額度，日本知財高裁所提出之方法是，就構成侵權產品之銷售額，估算出其中由UMTS標準之技術功能所貢獻的比例，然後再算出在UMTS標準之技術功能中系爭專利技術所貢獻之比例。而在估算UMTS標準之技術功能中系爭專利技術所貢獻之比例時，基於抑制權利金堆疊問題之觀點，應採用讓全部SEPs所要求權利金之總和不超過一定比率之計算方法。在本案中，由於無從得知UMTS標準中其他SEPs的具體內容，系爭專利技術貢獻比例是依據其占全部SEPs總件數之件數比例所計算出來。
而在同日公布的裁定要旨（判決全文亦將於日後公布）中，知財高裁則是駁回Samsung就一審法院不核發禁制令之裁定所提起之抗告，而認定有進行FRAND授權宣告之專利權人，對於有接受FRAND授權之意願者，並不被允許基於其所擁有之SEPs行使禁制令請求權。
知財高裁闡述，若允許SEPs專利權人無限制地行使其禁制令請求權，將會損害標準製造販售產品者、期待可獲得FRAND授權的信賴利益。知財高裁指出，當SEPs專利權人宣告其預備提供FRAND授權時，可認為其並不期待透過行使禁制令請求權來維持其獨占狀態，同時亦可說是，透過讓其行使禁制令請求權來保護其獨占狀態的必要性並不高。
此外，知財高裁認為，允許專利權人就SEPs無限制地行使禁制令請求權，會讓可能被授權人必須接受偏離FRAND授權條件之高額權利金或顯有不利益之授權條件，並可能讓可能被授權人放棄其事業活動。知財高裁亦指出，UMTS標準涵蓋大量且為多數專利權人所擁有的專利權利，考慮到要逐一確認前述大量專利技術對標準實施之必要性並進而取得其授權已有顯著困難，若允許專利權人可基於其SEPs無限制地行使禁制令請求權，將可預見其會讓UMTS標準之採用變成實際上不可能。
然而，若準據標準進行產品製造販售者並無依據FRAND授權條件接受專利授權之意願存在，則SEPs專利權人對其仍有禁制令之請求權，只是前述意願不存在之認定必須嚴格為之。(2285字)
資料來源：
- In re Roslin Institute (Edinburgh), --- F.3d ----, Case No. 2013-1407, 2014 WL 1814014 (Fed. Cir. May 8, 2014).
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