圖、美國專利侵權發生於境外與屬地主義：Carnegie Mellon University v. Marvell
1. 屬於非專利實施實體（NPEs）之美國大學院校積極投入專利侵權訴訟來獲得授權收入
2. 專利侵權賠償金額打破過往電腦技術類記錄
3. 惡意侵權加重賠償標準認定
4. 在美國境外所製造、銷售或使用之侵權產品可否納入侵權賠償計算，涉及美國專利法屬地主義之爭議。
隨著CAFC將本案發回更審，以及兩造於2016年2月18日選擇由被告Marvell支付7.5億美元之鉅額和解金收場，仍有待未來美國聯邦最高法院於Life Technologies Corp., et al. v. Promega Corp一案審理中來釐清。
一、本案一審判決
本案美國賓西法尼亞州匹茲堡之卡內基梅隆大學Carnegie Mellon University（以下簡稱CMU），於2009年於賓州西區聯邦地院狀告美國國內存儲、通訊以及消費性電子產品IC晶片製造商Marvell半導體公司所製造並販售給兩大硬碟製造龍頭Seagate及Western Digital之電腦硬碟IC晶片侵害其6,201,839以及6,438,180兩項美國專利，該兩項專利發明涉及改善傳統轉盤式硬碟讀寫噪音問題之方法。
本案陪審團2013年1月13日最終認定被告產品侵害839專利請求項4以及專利’180請求項2，並依據每單位產品50美分之權利金比率判決約11.7億美元侵權賠償。庭審後，承審法官再認定被告為惡意侵權（willful），並判決23%加重賠償及審後利息等合計2.87億美元，致使一審被告侵權賠償總額達15.35億美元，為美國電腦技術領域專利訴訟有史以來最高之侵權賠償數字。Marvell提出上訴Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group, Ltd., et al. （14-1492），尋求挑戰地院就專利侵權及有效性認定、侵權賠償、惡意侵權、專利權主張懈怠（Laches）以及權利金計算此些議題之判決結果。
二、本案二審判決
CAFC於2015年8月4日發佈本案二審合議庭判決，其中確認並維持一審地院專利侵權及有效性、權利金計算結果以及駁回被告專利權懈怠主張之決定，然而推翻惡意侵權認定以及侵權賠償計算結果並將本案發回，要求地院應確認侵權賠償數字是否不當涵蓋於美國境外製造、販售及使用之侵權產品。CAFC就權利懈怠、惡意侵權、權利金以及侵權賠償計算議題之見解，茲簡述如下：
1. 權利懈怠
合議庭認為，儘管原告CMU在主張專利權上確實存在不合理長期無作為情形，符合權利懈怠之認定門檻，然鑒於Marvell知情且故意侵權持續將近十年時間，惡性尤其重大，故整體衡平考量結果同意地院駁回該方主張。
2. 惡意侵權
由於本案時間點位在2016年6月13日最高院Halo & Stryker一案判決放寬三倍侵權賠償認定門檻之前，故合議庭仍採用較嚴格之Seagate兩步驟標準來檢視地院決定，對此原告CMU被要求出示清楚及服理證據來克服Seagate門檻。合議庭雖同意CMU充分證明Marvell確實為在事前知情或本應知情下仍故意從事侵權行為，且Marvell亦未能充分證明其乃事前善意認知並未侵害專利，然而鑒於Marvell於本案訴訟中所出具之抗辯理由，包括有關Seagate專利等先前技術文獻致使系爭專利無效及權利懈怠之論述，客觀上皆屬合理且可議之主張，足可否定其侵權意圖。合議庭亦認為，有關Marvell侵權行為合理性之判斷，乃屬法律而非事實爭議，故上訴法院應就地院判決採取重新審理（此一見解已為最高法院所推翻，最高法院要求應僅檢視是否有誤或濫用審酌權）；而Marvell是否在開始從事侵權行為之當下，即已知悉並相信在本案提出之專利無效抗辯理由，此爭議並非重要考量因素，地院應考慮被告當事人於訴訟中曾經提出之所有類型抗辯，而非僅考慮提交庭審討論之議題及證物，來判斷其過去侵權行為是否合理。依據上述，合議庭推翻地院惡意侵權加重賠償判決結果。
3. 權利金計算
合議庭維持地院判決，同意原告CMU賠償計算專家證詞主張每單位產品50美分之權利金條件為雙方進行假設性協商下之合理結果，並駁回Marvell主張雙方假設性協商只會產生支付一次性（lump-sum）權利金之條件。合議庭認為若採用每單位產品價格比率之計算方式，將能允許Marvell依據其晶片產品之銷售獲利情形來支付多寡權利金，亦是估計專利價值及實質貢獻之一良好方式，故可合理相信雙方在進行假設性協商下，將會期待採用每單位產品價格比率之權利金計價方式。
4. 侵權賠償計算
合議庭考慮到地院判決中，並未就侵權產品之銷售地點給予明確定義及解釋，並說明僅有發生在美國境內之銷售部分可作為侵權賠償以及合理權利金之計算基礎。據此，合議庭將侵權賠償計算結果發回，要求地院考慮侵權產品之購買地點或相關購買合同之簽署地點、產品寄送地點以及實質交易行為之確切發生地點等。合議庭見解認為，被用來作為侵權賠償計算基礎之實體產品，其製造、銷售或使用活動，至少要有其中一項是發生在美國境內（例如製造及使用活動發生在國外，但銷售活動發生在美國境內），即符合納入屬地概念範圍，也就是說有權利將侵權賠償計入。另一方面，針對Marvell主張進口至美國之侵權產品不應作為權利金計算基礎，合議庭則予以駁回，說明進口至美國產品不存在前述屬地限制。
三、評析
就目前而言，專利權人不得就發生於美國境外之侵權行為及損失獲得救濟，仍為一強力推定，除本案見解外，CAFC亦於2015年7月2日WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp.（15-1085）一案上訴判決中（將另撰文介紹）裁定專利權人無法就被告侵權行為所導致之美國境外獲利損失獲得賠償。
儘管本案於發回更審後，因訴訟當事人選擇和解而終止，然鑒於美國聯邦最高法院方於2016年6月27日同意審理Life Technologies Corp., et al. v. Promega Corp.（14-1538）一案上訴，將討論侵權人供應專利發明相關組件至美國境外組裝行為之侵權責任，若系爭產品於美國境外製造、販售或使用，其侵權責任是否因美專利法屬地主義而受限制，仍有待聯邦最高法院判決來釐清。前述Life Technologies Corp.一案焦點，在於美國專利法第271條(f)(1)款就屬地主義之例外規定，討論侵權人是否就供應部份零組件至國外組裝侵權產品之行為擔負侵權責任，故與本案所討論之問題（侵權賠償之計算基礎可否涵蓋於美國境外製造、販售及使用之侵權產品）實有所關聯。
未來，最高法院就美專利法第271條(f)(1)款之解讀結果，或可能使符合「自美國出口部份零組件至境外組裝」情形之侵權產品，無論該產品是否於美國境內製造、販售或使用，皆可納入侵權賠償及權利金之計算基礎，而針對其他類型之侵權產品，最高法院則可能支持CAFC認為至少需要製造、販售或使用活動之其中一項活動發生於美國境內之見解，以符合屬地原則。是故，Life Technologies Corp.一案結果之直接影響，首先部份美國境外侵權個案之賠償數額可能將大幅增加，其次是侵權人自美國境內出口零組件至國外來組裝侵權產品，無論該產品最終是否在美國境內製造、販售及使用，仍可能須承擔侵權責任。
最後，筆者認為，鑒於最高法院Stryker Corp. v. Zimmer, Inc. & Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.一案判決中廢棄了Seagate標準，且要求CAFC應尊重地院裁量結果，客觀而言，若合議庭遵循此些原則，則Marvell將在惡意侵權加重侵權賠償議題上難以翻案，即便雙方仍達成和解，和解金數字也必然將高於7.5億美元，故本案二審及雙方和解時間早於該案判決，對於Marvell而言是正確的選擇。(2986字；圖1)
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