Samsung v. Apple案設計專利重審賠償金 CAFC交由地方法院判斷

圖、Samsung v. Apple案設計專利重審侵權賠償金
 

2017年2月7日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）合議庭，就最高法院發回更審之Samsung v. Apple設計專利案發佈更二審判決，以一審法院對案情及證據紀錄有較佳瞭解為由，將一項侵權產品或其部分組件，何者可視為專利法289條所述「製造物品」（article of manufacture）之裁量標準，交由原一審加州北區聯邦地方法院來決定。本案關鍵在於，就設計專利持有人之立場而言，以侵權產品之全部獲利做為侵權賠償金計算基礎，將可獲得巨大賠償金；而就侵權人之立場而言，僅以產品部分組件之價值及相對獲利比來計算，則將能顯著降低前述賠償數字。
 

一、本案經過

 2011年，蘋果公司在加州北區聯邦地院控告南韓三星智慧型手機產品侵害其3項美國設計專利，此些專利發明為：（一）D 618,677，帶有黑色矩形圓角之前外觀（圖一）；（二）D 593,087，帶有矩形圓角之前外觀，附加周圍邊緣或擋板（圖二）；（三）D 604,305，帶有16個圖標之多色彩方格狀顯示介面（圖三）。一審結果判決三星手機產品外觀侵害前述專利，並以三星手機產品之全部銷售獲利為計算基礎，來計算侵權賠償金額，共計約3.99億美元。
  
三星提出上訴，主張前述侵權賠償計算，不應採用三星手機之所有銷售獲利來做為計算基礎，而忽略實質侵害外觀設計之手機產品組件僅占極小價值比重之事實。二審CAFC合議庭仍維持一審判決，認為美國專利法289條（35 U.S.C. § 289）明確要求法院應依據「製造物品」之「整體獲利」（“total profit from the article of manufacture bearing the patented design”），來計算設計侵權賠償，而侵害蘋果設計專利之三星手機產品組件，不可能與手機分離並成為獨立之製造物品（distinct articles of manufacture）來販售給消費者，故「製造物品」（article of manufacture）必須是整個商品，而不能是商品之部分組件。
 
三星再上訴至最高法院，質疑CAFC對專利法289條之解釋有誤，主張289條內容並未明確要求設計專利之侵權賠償，必須以整個侵權產品為計算基礎。美國聯邦最高法院同意審理本案，並討論289條中「製造物品」是否必須為整個侵權商品，或可以是該項商品之部分組件，以及法院可否以侵權組件的獲利價值比例為基礎計算侵權賠償金。
 
2016年12月6日，美國聯邦最高法院判決結果，認為289條中所述之「製造物品」，可以是整項商品，也可以是該項商品之部分組件，而「整體獲利」（total profit）即意指「製造物品」之所有銷售獲利，是故下級法院應依據「製造物品」之所有銷售獲利，來計算設計專利侵權賠償，相關具體步驟為：
 
（一）確認侵害設計專利之「製造物品」為何（identify the ‘article of manufacture’ to which the infringed design has been applied）；
（二）計算該「製造物品」之整體獲利（calculate the infringer’s total profit made on that article of manufacture）。
 
至於本案中，三星智慧手機產品及其外框組件，何者可視為「製造物品」之問題，最高法院選擇將本案發回，要求CAFC考慮前述問題。
 
最高法院判決，意味著下級法院在考慮設計專利之侵權賠償計算上，可選擇以侵權商品，或者是該商品中侵權組件之價值比重，來做為計算基礎。然而，最高法院僅討論了「製造物品」之定義，並未提供任何具體判定標準，來協助下級法院判斷侵權產品之組件，在符合哪些條件下，可視為「製造物品」。
 
更二審中，蘋果方面要求CAFC合議庭維持原判，主張過去三星未能向一審陪審團證明手機外框可作為「製造物品」，而三星方面則要求將本案發回地院重審，主張最高法院見解，與地院提供陪審團之專利法289條條文解釋內容有所出入。對此，合議庭認為，雙方爭議主要在於陪審團指引（jury instructions）內容是否適當，故應由地院參酌雙方論述及證據紀錄來判斷。對此，合議庭特別說明，地院將有機會，就如何判斷「製造物品」之問題，率先建立一認定標準。
  

二、評析

本案歷經上訴及最高法院審理，最終，如何判定專利法289條所述「製造物品」之問題，仍交還給對案情有較佳瞭解之聯邦地方法院來自行判斷，而最高法院所提供指引，僅為「製造物品」亦可以是侵權產品之部分組件，此一見解，顯然對三星有利。未來，地院更一審結果，若認定三星手機外框組件可為「製造物品」，則侵權賠償議題將會重新舉行庭審，並推翻原先3.99億美元賠償數字；倘若認定「製造物品」必須是整個手機產品，則將維持原判。
 
然而，一項組件若無法被單獨販售、或無法確切估算其價值，則將如何估算其獲利比？僅參考製造成本，是否能夠反映其真正價值貢獻？此些問題，仍有待聯邦地院解答。(1426字；圖1)
 

參考資料
2017年2月7日Samsung v. Apple案更二審判決.


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