2016年美國國會專利改革立法之進展

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年12月15日

圖、2016年美國國會專利改革立法之進展

2016年11月8月美國參眾兩院進行改選之前，國會第114會期（2015年1月3日~2017年1月3日）中所提案、未來尚待新國會討論及表決之專利改革法案，概略整理如下：

一、眾議院法案：

1. 「創新法案」（H.R. 9 - The Innovation Act）

創新法案為眾議院司法委員會主席Bob Goodlatte於2015年2月5日提出，為眾議院最具代表性之專利改革法案，主要宗旨在於遏止美國專利制度受到不當濫用來從事訴訟勒索及敲詐行為，以及遏止專利流氓利用不良專利來發起大量侵權訴訟。創新法案採取較為積極有力之措施，如事先推定律師費轉移給敗訴方、提高發起訴訟所須揭露資訊之門檻、限制訴訟事實調查程序、提高侵權警告信函內容要求、專利權人身份必須透明化等，來對付專利流氓濫訴問題，然而反對人士認為，法案多項措施對正當專利權人及專利流氓採取一視同仁作法，將不利於合法創新研發活動及產業之發展以及智財權益之正當行使。眾議院司法委員會雖已在2015年6月11日表決通過本案。然而，在參議院亦通過屬參議院版本創新法案之S. 1137法案下，本法案之後續發展空間仍有待觀察。

2. 「針對無賴及非透明性警告信函法案」（H.R. 2045 - Targeting Rogue and Opaque Letters Act，TROL Act）

TROL法案為眾議員Michael Burgess於2015年4月28日所提出，主要針對濫發侵權警告信函之問題。法案將當事人發送惡意性質侵權警告信函或書面通知之行為，視為違反美國聯邦貿易委員會（FTC）法令之欺詐性不公平行為，包括列舉警告信函或書面通知中常見之侵權警告表述內容、侵權賠償要求和未揭露資訊，並具體說明符合前述情形且屬惡意性質，並構成違反TROL法案及FTC法令之實際案例。TROL法案亦具體說明其優先性將高於涉及專利侵權警告信函或書面通知議題之其他州立法律或規範，並賦予FTC及州檢察長就相關違法情事進行干預權力。

3. 「警告信函透明化法案」（H.R. 1896 - Demand Letter Transparency Act）

H.R. 3540法案為眾議員Jared Polis於2015年4月20日提案，主要集中在對付侵權警告信函問題，相關具體措施包含要求發送侵權警告信函之當事人，必須於信函中詳細揭露多項資訊；法案亦要求一年內發送達20封侵權警告信函以上之當事人或個體，必須向美國專利商標局呈報及揭露多項相關資訊，而USPTO方面將建立一資料庫以對外公開前述資訊。法案並授權法院可制裁未能履行資訊呈報規定之專利權人，或由USPTO廢止該專利權人所主張受侵害之專利。

4. 「貿易保護而非專利流氓保護法案」（H.R. 4829 - Trade Protection Not Troll Protection Act）

H.R. 4763法案為眾議員Tony Cárdenas於2016年3月22日提案，宗旨在於修改美國關稅法337條（Tariff Act of 1930）內容，致使專利流氓難以利用美國國際貿易委員會（ITC）關稅法337條調查程序來發起專利侵權訴訟，具體措施包括原告不得利用專利授權活動來證明滿足美國國內產業要件，除非前述授權活動導致專利實施物品之研發及使用；原告不得於訴狀中仰賴專利被授權人之活動來發起關稅法337條專利侵權調查，以及ITC在就國內產業議題進行初步調查之前，不得成立調查案；ITC在決定是否針對侵權物品發佈排除命令方面，應同時考慮衡平原則以及原告專利權人和其被授權人是否可滿足受排除物品之市場需求。

二、參議院法案：

1. 「保護美國人才及創業法案」（S. 1137 - The Protecting American Talent and Entrepreneurship Act, PATENT Act）

S. 1137法案為美國聯邦參議院議員Chuck Grassley於2015年4年29日所提出，可以說是參議院版本的創新法案。S.1137法案之諸多條文內容，與聯邦眾議院之H.R.9創新法案相當類似，不同之處在於S.1137法案對於關鍵議題之措施較為溫和，例如並未主張事先推定律師費用轉移之原則，且不若創新法案中對於專利侵權訴狀所須揭露資訊做出嚴格要求，亦較重視濫發侵權警告信函之問題。總體來說，S. 1137採取了較為溫和改革路線，具體表現在律師費轉移議題上，包括不贊同採取事先推定原則，以及將大學院校等研究性質機構列為律師費轉移規定之排除適用對象。然而，批評意見認為，該法案主張實與目前美國聯邦最高法院Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.（134 S. Ct. 1749）案見解並無任何差異，故在遏止專利流氓濫訴目標上並不會帶來實質顯著效果。

2. 「為促進國家成長而支持科技及研發之專利法案」（S. 632 - Support Technology and Research for Our Nation's Growth Patents Act, STRONG Patents Act）

STRONG法案為2015年3月3日由參議員Christopher Coons所提出，主要針對2011年美國發明法案所建立之多項USPTO專利複審程序，包括多方複審（Inter Partes Review, IPR）及核准後複審程序（Post Grant Review, PGR）等之諸多問題進行改革，以防止此些複審程序受到不當濫用，具體規定包括美國專利法282條應適用在多方複審及核准後複審程序中，亦即提高訴願人主張已核准專利無效之舉證標準。另一方面，法案亦修改美國專利法284條，致將惡意侵權之舉證標準降低。前述規定實為有利於捍衛專利權，致使STRONG法案受外界認為不同於其他法案，是一個強化專利權之立法改革。

3.「維護審判地公平性及消除案件分佈不均情形法案」（S. 2733 - Venue Equity and Non-Uniformity Elimination Act, VENUE Act）

S. 2733法案由參議員Jeff Flake於2016年3月17日所提出，主張修改美國法典第1400條第28項條文（28 U.S.C. § 1400），以解決非專利實施實體或專利流氓等可自由選擇美國各地法院來發起訴訟、以及專利流氓長期偏好在德州東區或德拉瓦州聯邦地院等發起侵權訴訟、導致全美專利案件高度集中於此些法院之情形。S.2733法案要求專利權人所選擇之審判地，必須存在系爭專利侵權活動、系爭專利研發或相關開發應用活動之實體施設，其主要目標，顯然針對不存在專利研發或應用生產活動、僅於德州東區設立辦公據點以供訴訟需要之專利流氓。

三、評析

2016年11月美國國會改選結果，可能不會帶給上述處於擱置狀態之多項專利改革法案任何顯著影響，一來兩黨對該議題並無特定立場（如眾議院創新法案及參議院S.1137法案，皆獲得兩黨議員背書），另一方面，選舉結果顯示共和黨仍持續占有兩院多數，故未來此些法案能否通過，背後利益團體角力及協商結果，應仍是關鍵所在。

2015~2016年美國國會第114會期所提出之諸多專利改革法案，實際上仍以眾議院的創新法案及參議院的S. 1137法案為主要核心，兩法案之主要目標皆在於遏止專利流氓濫訴行為。受指控侵權之被告當事人，無論是否具有堅強理由立場來抵禦前述指控，皆須支付數百萬美元訴訟或和解費用來擺脫訴訟騷擾，顯著不利中小型企業公司發展。其中，兩法案改革項目雖大致雷同，然而以眾議院創新法案之改革力道較為強勁，例如勝訴方律師費用由敗訴方負擔之事先推定原則，透過提高訴訟代價來達成嚇阻效果，然而亦將不利於正當專利權人保護其創新成果，故引發諸多爭議及反對；相較之下，參議院S.1137法案嘗試採取較溫和改革路線，試圖於強化及削弱專利權之間取得平衡，故未來以參議院S. 1137法案獲得各方接受之可能性較高。(2268字；圖1)

參考資料
1. H.R. 9 - The Innovation Act
2. H.R. 2045 - Targeting Rogue and Opaque Letters Act
3. H.R. 1896 - Demand Letter Transparency Act
4. H.R. 4829 - Trade Protection Not Troll Protection Act
5. S. 1137 - The Protecting American Talent and Entrepreneurship Act
6. S. 632 - Support Technology and Research for Our Nation's Growth Patents Act
7. S. 2733 - Venue Equity and Non-Uniformity Elimination Act

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