美國聯邦最高法院裁決Samsung v. Apple案 設計專利侵權賠償之「製造物品」定義

圖、美國聯邦最高法院裁決Samsung v. Apple案 設計專利侵權賠償之「製造物品」定義
 

2016年12月6日，美國聯邦最高法院發佈Samsung v. Apple一案判決，就有關設計專利（design patent）之侵權賠償計算爭議，認定美國專利法289條中所述之「製造物品」（或生產物品，article of manufacture），可以是整項商品，也可以是該項商品中之組件。此一判決意味著，下級法院在考慮一項設計專利之侵權賠償計算時，可以選擇使用整項商品之銷售獲利，或者是以該商品中侵害設計專利之特定組件之價值比重，來做為計算基礎。然而，最高法院在本案中僅就「製造物品」之解釋爭議進行評斷準則，並未提供任何具體判定方法，來協助下級法院判斷何者在何種條件下應視為「製造物品」，至於本案三星手機產品及其組件何者為「製造物品」之爭議，則交由聯邦巡迴上訴法院來重新判斷，故仍有待未來持續觀察，以確定有關設計專利侵權賠償議題之細節。

一、本案背景

本案背景，為蘋果公司於2011年在美國加州北區聯邦地方法院控告南韓三星公司之智慧型手機產品侵害其3項設計專利，此些專利為主張可見於蘋果iPhone手機之外觀設計，包含黑色圓角邊框、帶有矩形圓角之正面外觀、以及方格狀多色彩顯示介面。一審陪審團裁定三星手機產品外觀侵害前述設計專利，並以系爭三星手機產品銷售之整體獲利（total profit）為計算基礎來計算侵權賠償金額，共計約3.99億美元。三星就前述計算結果提起上訴，主張前述侵權賠償計算不應採用三星手機整體銷售獲利來做為計算基礎，而忽略手機產品中侵害外觀設計之組件僅占極小價值比重之事實。
 
美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）二審結果維持一審判決，不同意三星主張，認為美專利法289條明確要求法院依據製造物品之整體獲利來計算設計專利之侵權賠償，對此三星手機產品中侵害蘋果設計專利之組件，不可能與手機其他組件分離而成為獨立之製造物品（distinct articles of manufacture）來銷售給消費者，故「製造物品」必須是整個商品，而不能是前述商品之組件。
 
三星決定再上訴聯邦最高法院，其中質疑CAFC對於專利法289條之解釋結果，主張289條內容並未明確說明設計專利之侵權賠償計算應以系爭產品整體價值為基礎，或是不採用系爭產品中實質侵害設計專利之部分組件。
 
2016年3月28日，美國聯邦最高法院同意本案移審請願，主要討論美國專利法289條中所述之「製造物品」是否為整項商品，或可以是該項商品之組件，亦即法院是否應以侵權產品中侵害設計專利之特定組件之獲利價值為基礎，來計算侵權賠償？

本案背景詳細介紹，可參考「美國聯邦最高法院將討論設計專利之侵權賠償計算議題： Samsung v. Apple案」：http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12373
 

二、最高法院判決概述

最高法院說明，設計專利侵權賠償計算之兩項必要步驟，包含：（一）確認侵害設計專利之「製造物品」為何；（二）計算該「製造物品」之「整體獲利」。對此，最高法院特別說明本案僅討論有關「製造物品」之定義。
 
1. 「整體獲利」意指「製造物品」之所有銷售獲利
 
美專利法289條說明，法院應依據侵權人所銷售「製造物品」之「整體獲利」來計算侵權賠償（…sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit…）。對此，最高法院認為依據美國傳統英語辭典解釋結果，「整體獲利」應該就是意指「製造物品」之所有銷售獲利（all of the profit made from the prohibited conduct, that is, from the manufacture or sale of the “article of manufacture to which design or colorable imitation has applied）
 
2. 「製造物品」可以是整項商品或者是該項商品之組件
 
最高法院參考美國傳統英語辭典等解釋結果，認為「製造物品」之定義非常廣泛，舉凡透過手工或機器方式由原料所製成之特定物品，皆符合其定義，故應該同時包含銷售給消費者之整個商品以及前述商品之零組件。一項組件本身被用來構成較大型商品，並不足以否定其仍為「製造物品」之事實。另一方面，最高法院注意到美國專利商標局及下級法院已普遍將一項多組件產品中之組件設計視為可獲專利標的，同時專利法101條亦將「製成品」（manufacture）做為法定可專利標的之一，而「製成品」自然可涵蓋一項物品之組件。依據前述，最高院認為CAFC認定僅有整項商品可為「製造物品」之解釋過度狹隘。
 
3. 最高法院將本案發回CAFC重新考慮
 
最高法院以兩造雙方並未提供適當簡報說明，同時在釐清「製造物品」一詞定義上亦無必要討論為由，拒絕討論本案中一項智慧手機產品及其內部組件，何者可為「製造物品」之問題。最高法院決定將本案發回，要求CAFC重新考慮此一問題。
 

三、評析

美國專利法284條為針對一般發明專利（utility patent），專利法289條則針對設計專利。設計專利之法規向來存在許多模糊空間，例如289條內容說明有關設計專利之侵權賠償計算，應以侵害前述專利之「製造物品」之「整體獲利」來做為計算基礎，然而並未說明何謂「製造物品」及「整體獲利」。
 
最高法院於本案中，雖將「製造物品」定義為可以是整項商品，也可以是該商品之一部分，然而並未提出任何具體方法，來協助下級法院判定何者在何種環境條件下應做為「製造物品」，故仍需要未來下級法院經過不同訴訟個案來逐步建立一具體可行之衡量方法。
 
另一方面，倘若「製造物品」是一項商品之組件，則如何計算其「整體獲利」仍為一大疑問，例如「整體獲利」是否僅能涵蓋商品之銷售獲利？是否可涵蓋其周邊服務等附帶獲利？倘若商品之組件或其裝飾外觀無法被販售，則是否仍應以整項商品之販售獲利來做為賠償計算基礎？抑或可參照其價值比重，來計算屬於前述侵權組件或裝飾外觀之獲利部分？倘若如此，又如何計算出侵權組件或裝飾外觀之確切價值？僅以其製造成本來計算，是否可以真正反映其價值並精確得出所需之價值及獲利比重？本案結果，似乎衍生出更多問題，需要等待未來解答。(2058字；圖1)

參考資料
本案判決書：
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-777_7lho.pdf


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