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美最高法院判決確認 最寬廣合理解釋原則適用於專利複審:Cuozzo Speed案

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2016年6月29日

圖、美最高法院判決確認 最寬廣合理解釋原則適用於專利複審:Cuozzo Speed案

本案背景,可參考產業資訊室先前報導「美國聯邦最高法院同意審理:IPR適用最寬廣合理解釋原則」:

http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12097

 
美國聯邦最高法院於2016620日發佈Cuozzo Speed Techs. v. LeeNo. 15-446)一案上訴判決[1],確認並維持美國聯邦上訴法院(CAFC)就該案之判決結果,說明:
(一)美國專利商標局(USPTO)專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal BoardPTAB)於多方複審(IPR)等程序中合理使用最寬廣合理解釋原則(Broadest Reasonable Intepretion,BRI)來詮釋系爭請求項內容,前述屬於美專利法316條(a)款(4)項賦予USPTO之制訂複審規則權限範圍內;
(二) PTAB是否發起專利複審之決定(decision to institute inter partes review),除存在違憲、立場反覆或武斷或踰越其法定管轄權等情形,CAFC可依據美專利法319條規定來予以廢棄外,CAFC無權就前述決定進行複審。
 
一、USPTO合理採用BRI解釋原則
 
最高法院判決維持BRI解釋原則適用於IPR複審之理由說明如下:
  1. 最高法院注意到BRI解釋原則有助於確保專利請求項內容之準確性,並有助於公眾人士理解專利發明資訊及其權利主張範圍,且USPTO採用此一原則已長達100多年時間,並已實施於類似聯邦法院訴訟之專利複審程序,此些皆為無爭議事實。
  2. 上訴人Cuozzo Speed主張BRI原則,將導致專利權人喪失可修改受挑戰專利內容之絕對權利(absolute right),並致使IPR複審喪失公平性。對此最高法院認為,專利權人在複審程序中,至少有一次機會可向PTAB聲請修改或限縮請求項內容,再加上專利申請審查過程中也有多次修改機會,而近期之PTAB規則修訂結果亦允許專利權人可在複審前階段提交新證據或專家證詞,故USPTO於複審中使用BRI標準,對於專利權人而言,並不能算是顯失公平性之作法。
  3. 最高法院引用Chevron, U.S.A., Inc. v. Nat. Res. Def. Council, Inc.(467 U.S. 837, 843, 1984)案之兩步驟分析方法,來檢視USPTO使用BRI原則是否符合相關法律解釋,最終認定專利法316條(a)款(4)項條文賦予USPTO制定PTAB複審程序規則之權限,同時使用BRI原則符合前述法定職權範圍
  4. 針對BRI原則與聯邦法院採用Phillip標準(依據習知技藝人士之慣常理解意義)不一致之問題,最高法院認為,鑒於USPTO與聯邦法院提供了專利複審及專利仲裁兩種不同管道,此兩者既長久共存於美國專利制度,且帶有不同程度舉證責任,故顯示國會立法設計本有意如此。
 
二、CAFC無權就PTAB是否發起專利複審之決定進行複審
 
最高法院多數大法官意見,同意CAFC依據美專利法314條(d)款內容認定PTAB是否發起IPR複審之決定為最終且不可上訴性質(final and nonappealable),且注意到IPR複審程序之前身(多方再複審程序,inter partes reexamination)亦帶有不可上訴之條款。其判決表示,儘管對於國會是否確實有意賦予USPTO此一權力表示懷疑,然314條條文明確否定了前述假設,並顯示國會有意禁止上訴。最高法院決定不討論314條(d)款內容是否違憲之問題,同時並澄清前述之不可上訴條款,不導致涉及複審申請程序爭議之PTAB最終裁決結果(final written decision)仍具不可上訴性質,亦不等於PTAB可以任意踰越其職權來行事,對此CAFC仍有權依據專利法319條規定,就存在違憲、踰越法定職權、立場武斷或反覆情形之PTAB決定來進行複審。
 
評析
 
最高法院本案判決結果,大致遵循美國發明法(AIA)和專利法法條內容解釋,以及美國國會就前述立法之要旨。其中維持BRI原則之潛在考量,或許包含避免對目前仍處於審理階段之大量專利複審案件及複審結果上訴造成劇烈影響。本案結果之具體影響,顯然為IPRAIA專利複審程序仍將較不利於專利權人,同時將繼續被視為挑戰美國專利之有效管道。
另一方面,本案結果確定了專利權人及複審申請人不得就PTAB是否發起複審決定提出上訴,然而對此,最高法院提出質疑意見及保留,特別說明了314條不可上訴條款,不適用於涉及複審前議題之PTAB最終裁決結果,以及PTAB發起複審決定若存在違憲或濫權等特殊情形而導致其合法性出現爭議時,上訴法院仍可複審並予以廢棄。
鑒於目前仍在審理中之最高法院Cooper v. Lee一案,討論法律條文賦予行政機關司法權力是否違憲之議題[2],未來314條不可上訴議題,或可能在該案判決確定後,獲得重新討論,故應持續觀察。(1408字;圖1)
 
參考資料
 
[1] Cuozzo Speed v. LeeNo. 15-446
http://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf
[2] Cooper v. Lee(SCOTUSblog)
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/cooper-v-lee/

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