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企業真正懂『利用專利檢索』就可降低風險及創造利潤

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科技產業資訊室 (iKnow) - 舒安居 發表於 2014年10月15日
專利這門工作,需要的就是一步一腳印的血汗工夫,尤其「檢索」這個很辛苦但是很重要的基本馬步,卻長年經常被我國廠商蓄意性忽視。專利檢索需要貫通性全盤認識,從創意點子、RD研發到協助廠商做更完善的產品開發策略,方能了解其重要性。我國ICT廠商憑藉優異代工製造技術,往往可以很快為企業取得『第一桶金』,然而賺了錢卻不願花錢買保險—經營IP智財(包括:自我研發及向外購買),以致讓競爭對手端出幾件專利武器就擺平了。
 
技術前案的狀態都搞不清楚,不知道同業做過甚麼,短期來看,企業會踩到地雷;長期來看,無法擬定正確的發展策略。這也是國內企業做了半世紀的代工,始終無法大步向前的主因之一吧!
 
專利,可以避險
在進入正題前,先拿一個真實的案例做引言。某家OEM大廠總部某日收到一封信,對方自稱手上握有美國專利,而該廠某項放置汽車儀表板上的活動基座,其掛鉤侵犯了發信者的該項專利。該OEM大廠的法務部門必須為這件事撥出個二天的工時來處理。如果用精準的作業成本方式來攤提人力支出,保守估算兩萬元。不只如此,智權部門、工廠主管、設計代表、業務代表也必須一起找來開會,拖拖拉拉的半天會議,所有與會人員的工時成本再估算個三萬元。會後,專利部門工程師乖乖地回去翻字典,很辛苦地讀完該專利說明書,出具書面意見;設計部門必須著手變更設計;工廠端重新開模、備料,變更產線流程,估算再耗五十萬元。美國發貨倉庫中堆放的存貨,通通就地銷毀,大約損失美金十五萬。除此之外,聲稱專利權遭到侵害的苦主,只要了區區五萬美金的賠償。衡量後續龐大的法律訴訟費用,該廠決定付錢了事。
 
簡單地寫了這筆糊塗帳,不需另花時間加總,因為再簡單的腦袋也猜得出來,該大廠為了專利蟑螂的一封信而損失數百萬新台幣。蟑螂之可惡無庸置疑,但是對於一間在代工業已稍有規模的公司,其實只要願意稍微花些成本,建置完整的專利檢索系統,配置適當訓練的專業人員,在PM開出NRE前,可以先行發覺該產品的專利地雷,進而採取規避設計。根據美國專業的專利檢索公司Landon IP估計,類似的專利檢索大約兩天時間,可以做出相當完整的專利全景地圖(patent landscape),該大廠可以根據檢索結果而放心的開工生產,進而避免後續數百萬台幣的損失。這樣的檢索委託專利檢索公司大約索價一千美元左右(註一)。這還是委託美國專業公司的行情,如果公司願意用心,其實有更簡單、低廉的方式。投資非常的精簡,但效益卻是十分划算。對於成天面對美日歐廠商追索專利侵權賠償的臺灣中小型電子廠商,或許應該認真檢討在這方面是不是有更多的努力空間。
 
善用專利檢索,可以創富
國內從事智財權服務的相關業者否有自己的國際專利檢索服務,這點本文不予置評。如果只是將臺灣廠商的委託再轉包給美國的公司,那不過是一隻羊剝兩次皮。臺灣廠商在成本控制上錙銖必較的性格,在新產品開發已經十分高昂的費用上,再加一筆「似乎」可有可無的專利地圖分析,老闆往往是未見其利,先見其害,自然不願意投資。更有甚者,國內廠商所做的檢索似乎都非常的簡略,得到的檢索結果自然容易掛一漏萬。以筆者的經驗,國內廠商提供的專利檢索結論,不但未進一步查證相關專利案的進展狀態,甚至連分割案已經被核准的事實都弄不清楚。在專利檢索十分不嚴謹的情況下,任何研發投資其實都冒著極高的風險,輕者,像前文所提某大廠幾百萬台幣打發;重者,上億美金的權利金就得從公司的財報表上揭去。國內當然也有國際一流的專利事務所駐點,但以筆者個人經驗,美國專利律師對於檢索的興趣不高,因為他們所受的訓練是根據檢索公司提供資料,出具分析意見。甚至是等廠商被告後再來委託他們提供服務,要大型國際事務所提供專利檢索,除了索價不斐外,事務所最終還是委外處理。
 
以筆者個人的淺見,國內上市、上櫃公司可考慮編列預算,跟專利檢索公司(如美國Landon IP是前三大檢索服務公司,連美國專利局都將檢索工作外包給該公司進行)維持長期合作關係。至於中小型公司可以在有限預算下,採用內外分工模式,建置公司內部的專利檢索功能。專利檢索人員不一定必須是工程背景,筆者就碰過美國某大型生物科技公司的檢索人員是「政治系」畢業的。當然不是說以政治系所受訓練就能勝任專利檢索工作,從業人員必須對檢視的專利範圍有一定的瞭解跟訓練。只是相對於工程背景,國內廠商更該重視的是人員的英語訓練。科技跟英文?似乎大多數的人都認為科技的實力應該來自於數理能力的提升,但是在專利這塊領域,筆者的感受就是專利「玩弄」語文的要求可能比一般對律師的要求更高。一個訓練有素的專利人員可以用「velocity pads」形容自行車,所得到的結果就是把針對bicycle的科技發明保護範圍,擴大到連嬰兒學步車都可以概括進去。對於廠商辛苦的研發投資,這種靠賣弄文字而巧取豪奪的專利保護,能提供最大的回饋。
 
中小型企業如何利用檢索
以中小型科技公司的規模,理想模式可考慮以訓練內部人緣擔綱初步檢索(Preliminary Patent Search, PPS)。這個階段工作的主要目的在於確認「可專利性」(patentability)。某些大型公司(註二)將這個階段的目標定義為「找出產品是否具有科技尖端性(state of the art)」。對於一般公司而言,這階段的主要工作在於確認新產品是否有開發的價值?如何撰寫專利請求項。如果檢索齊全,本階段工作有助於直接申請美國專利局的「加速專利檢查」(accelerated examination)。考量台灣公司的省錢文化,內部檢索往往就是針對公司產品的主要市場。台灣科技公司的一般習慣就是「三地」:台灣、大陸跟美國。然以美國市場為例,在AIA施行後,專利前案範圍擴大到任何國家、任何市場的銷售行為、出版品及刊行的專利申請案,那麼如果檢索範圍僅限於美國本地的專利案,顯然就很容易會得到錯誤的結論,從而導致公司做出災難性的開發決策。對於不願意花錢訂閱付費(subscription-based)專利資料庫的公司,專利人員應考慮將搜索範圍擴展至以下七大國家的專利資料庫:EP(歐洲A,B. 約從1978年起迄今,百分之六十有英文簡介),US(美國 A1, A, B1, B2. 約從1971年起),WO (智財權組織。約自1978年起迄今,百分之七十有英文簡介),JP(日本。約自1978年起迄今。英文簡介稀落,但感謝谷歌翻譯,即使連Landon公司有時也靠機器翻譯幫忙),GB(英國。約自1916年起),DE(德國。約自1989年起),FR(法國。約自1971年起)。另有一說:包括中國大陸CN,俄羅斯RU及加拿大CA,也需是產品狀況而加入檢索其官方資料庫。美國專利人員檢索大陸資料庫,可能因為語言障礙而視為挑戰,但對台灣的同業而言,這倒是一個較為輕易的工作。
 
檢索的工具及技巧
跟一般處理美國法律案件所需進行的檢索有些不同,專利檢索一來幾乎不可能靠「純手工」來處理那麼大量的資料;再者,專利檢索通常不能只靠著檯面上現有的「證據」。前面段落所引述的「velocity pads」就是一個很鮮明的例子。現代商戰爾虞我詐,在專利申請書上玩弄各種玄虛,包括隱藏發明者、申請者的真實身份、以各種文字技巧描述發明及請求項,目的除不希望讓對手知道自己的研發進度外,更重要的是希望藉由撰述技巧能將專利請求範圍擴大到最大限度。所以完整的專利檢索除了前述的七大(或十大)資料庫外,往往需要許多的不同的檢索技巧。
 
一個稱職的專利檢索者應該在縱向及橫向上,熟悉各種的搜尋技巧。在縱向上,分類檢索(又稱「一擊必殺」,scoping search又稱「jugular search」。美國專利局的檢查員認為這種檢索需要精準到能夠找出前案分布的範圍)、全文文義(full text)檢索、發明者檢索、指定讓渡者(asignee)檢索、引文(citation)檢索 - 以檢索結果A專利為中心,還分向前(forward)及向後(backward)。在這過程中,當然會依產業別,如機械、電子、軟體、化工、生物、醫藥等行業的不同,而有不同程度的搜尋重點。例如機械發明偏重結構,發明的歷史淵遠流長,所以搜尋時,須視狀況而拉長搜尋的時間範圍;而電子類的發明搜尋時間可能就可以從1970年代開始,當然軟體發明需要搜尋的時間帶可能就更短。這些搜尋的工作當然如果是在付費的專利資料庫中進行,有各式的彙整工具加以利用,效果自然是事半功倍。可惜廠商的短視近利是個「既成」的事實,即使專利武器是個有效幫助台灣廠商轉型升級的強大武器,但是在廠商尚未因為投資專利而獲利前,希望廠商能再投資在專利資料庫上,有點像是「雞生蛋、蛋生雞」的邏輯辯證。在這個論證難題未解前,中小型廠商至少應該對投資專利人員的訓練有一定的決心。而專利人員在沒有資料庫的工具協助下,唯一能做的似乎也只有熟練這些搜尋的基本功夫,而利用重要市場的官方專利資料庫,分別一一檢索。耗時費工那是一定的,但其實只要熟悉基本原理,「手工業」得到的結果往往也有驚人的效果。
 
做完縱向檢索,完整的檢索結果還需要進一步做橫向的檢索。在解釋橫向檢索前,需要對「縱向」做一個簡短的說明:所謂縱向,指的是檢索結果會隨著對檢索結果的評估(evaluating)而有一步步更深入的挖掘。上段所提及的幾種檢索方法,並沒有哪一步驟孰先孰後的順序。做完縱向檢索,得到的結果是一個又一個跟目標專利A相關的專利家族。下圖可以提供讀者對專利家族與目標專利相關性有個初步的認識:
 
圖一、專利家族與目標專利相關性(註三)
 
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橫向檢索則是針對專利資料(patent literature)以外的相關文獻進行挖掘。非專利資料可以提供發明的背景、發明的細節,以及未來的發展。非專利資料可以是已經公布的科學報告(academic journal, grade literature or dissertation)、工業期刊專文(industrial journal)、市場資訊(market information)、金融分析報告(financial information)、法律分析(legal)、新聞(press release, news)或是產品簡介(product literature or manual)。
 
如何培訓專利檢索人才
公司內部專利人員在有限資源下,光是一個PPS就可以忙翻天,因為除了免費的搜索引擎可以幫有限的忙外,所有的搜尋、整理、解讀,都必須依賴人力。但要一再強調的是:這種投資以台灣目前中小企業的規模,是可以負擔的。這種人才是可以培養的,最重要的是這種投資是一本萬利,可以協助廠商念茲在茲的「產業升級」。專利檢索其實是個「錯誤」的名詞(misnomer),正確的說法應該是「用來協助專利相關決策的技術的科技檢索」。完整且善加整理的專利檢索,可以協助廠商避免如本文一開始所舉的實例造成的損失,可以幫助廠商擬定未來產品的發展策略,可以協助廠商避免對手的侵權追償。台灣以高科技廠商的製造實力自豪,但是我們的廠商卻長期忽略對專利工具、策略的投資。等到國際大廠紛紛以台廠為代宰肥羊,盡情掠奪後,台灣廠商開始驚覺專利作為產業競爭武器,竟有如此強大威力。
 
但即便如此,目前廠商對專利的投資,似乎還停留在雇用幾個專利工程師,找找Google patent資料庫,申請一些花俏的設計專利,即覺得滿意的狀態。專利檢索不是找人寫寫英文專利申請書那麼簡單。理工科系畢業的學生或許對科技有一定的瞭解,但如果只是放牛吃草,不給予進一步的教育訓練,得到的結果就往往是要找「bicycle」的專利,也只能找到「bicycle」,而不可能突破到搜尋「velocity pads」的程度。我不知道究竟是理工科系的人來從事專利工作比較好,還是文法科系的人來從事專利工作比較好。專利理應是跨科際的整合應用,任何一個專業畢業的人要從事這門行業,都不可能故步自封,而必須跨出腳步,接受更多更嚴格的訓練。筆者在接受Landon公司的檢索訓練時,講師一再強調的是「同義詞」thesaurus對full text檢索的重要性。也就是說:如果專利工作的基本功夫是專利檢索,那專利檢索除了對科技需要有一定瞭解外,對文字(英文)的敏感度也不可能偏廢。這點恰巧也是國內年輕學子們深深欠缺的。
 
檢索工具是公司開創藍海的利器
談完公司內部的PPS工作,感嘆的是即使這種本輕利重,甚至是一本萬利的投資,許多廠商已經皺起眉頭,遑論接下來要談的專利無效(invalidity)、專利侵權(infringement)及產品空間(clearance,又稱Freedom to Operate FTO)。這些目標的專利檢索更專業(同時也需要更大投資),有意願投資的廠商可能更如鳳毛麟角。對這類的檢索工作,即便如Smucker(美國食品界龍頭)這類國際大廠也是委託外界專業事務所進行。因為這類的投資所費不貲,所需的專業人才更專精。談了這些關於專於檢索的投資,究竟投資專利檢索的效益如何?當初微軟要投資遊戲機生產前,市場的前三大公司分別是任天堂、新力及Sega。微軟委託專利檢索公司對三家公司的專利佈局進檢視,發現Sega在專利佈局上較為鬆散。於是微軟進一步分析Sega的專利弱點,以上述complex patent family所得結論,進一步歸納出所謂的「計量專利空間分析」(qualitative patent whitespace analysis),從而在Sega尚未佈局的市場空間積極申請專利。此一策略最終導致Sega在推出備受好評的Dreamcast遊戲機後無以為繼,因為微軟已經在Sega的產品發展路徑上,佈滿了專利地雷,從而使得Sega不得不退出遊戲機此一龐大產業,只能專注在軟體遊戲的開發。
 
台灣廠商談升級、轉型已經有廿年了。除了代工外,台廠在開拓新事業這條路上,一直都有事倍功半之嘆。在研發這條路上固然是吃力不討好,台廠受限於財力、人力、市場規模,很難奢望可以跟國際一線廠商一較短長。但如果能重視專利這項工具,是可以利用專輔助公司進行更有效的研發投資。但專利這門功課,除了講究有心投資、有財力投資外,如何投資更是一門學問。而專利檢索以筆者的認知,就是利用專利工具必具的基本功夫。這點以我對國內產業的初淺認知,廠商在人才培育及知識累積上,都還有很大的努力空間。(5068字;圖1)
 
註一:此一價碼是一般行情,每個案件不同,每家檢索公司的服務專長不同,所以千萬不要因為找不到類似行情,而回來責怪我給錯訊息。
 
註二:這是Smucker公司的專利部門分工規劃。
 
註三:Landon IP: Art & Science of Patent Searching. 這個截圖是自蘭登公司講義中摘錄,是Orbit資料庫中的特殊功能,可以協助檢索人員瞭解檢索案標的所牽涉到的所有相關專利家族分布狀況。

(本文作者為律師)
 

 
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