獨立發明人Fernando Morales(下稱Morales)在2013年12月3日向德州西區聯邦地方法院(U.S. District Court for the Western District of Texas)控告Square, Inc.(下稱Square)侵犯US 5,872,589專利,Morales認為Square生產、製造、販賣的Square Reader及其相關服務至少侵犯’589號專利的第6個權利項。
本案系爭專利名稱為「巨量媒體散佈的互動式電視系統(Interactive TV system for mass media distribution)」,於1999年2月16日通過實體審查並公告,發明人Fernando Morales,原專利權人是Interactive Return Service, Inc.。Morales提出’589號專利的權利項有下列特點:資料通訊的系統與方法、接收電子裝置發出的聲音訊號並產生獨特的訊號、結合已接收的聲音訊號和識別碼做為回應單元、以回應單元產生的獨特訊號和中繼站通訊、中繼站驗證該獨特訊號、中繼站的一般訊號和資料中心的通訊處理,恰好為主張被侵權的第6個權利項。
於2013年2月8日,Morales拜訪Square並發出警告函通知有侵權之虞,並要求支付權利金,因此在2013年4月1日Square決定先主動向北加州聯邦地方法院提起不侵權、專利無效及’589號專利的專利權歸屬確認之訴[註1],案號是3:2013cv01431,但在2013年11月27日,法官Saundra Brown Armstrong裁決因欠缺對Morales的屬人管轄權而不受理(motion to dismiss for personal jurisdiction)此案[註2]。
於是,2013年12月3日Morales於本案訟狀提出Square在北加州聯邦地方法院提起的訴訟並未要求確認Morales不是’589號專利的專利權人,而是請求「確認’589號專利目前的專利權人或’589號專利不歸屬於任何人或實體」。
根據Morales的律師於開庭時的紀錄文件,Square指陳Morales並非’589號專利的專利權人,但因北加州法院不受理而未有具體結果,故Morales對’589號專利的所有權仍有實質爭議(actual controversy),因此Morales請求法院依據28 U.S.C. §2201和§2202的精神,基於利害關係人的意願宣告其所具權利,判決Morales擁有’589號專利的專利權及對已發生的侵權行為提起訴訟之權利。
在已裁決不受理的Square控告Morales確認之訴,指出系爭產品是sos2facebook,是一種app手機應用軟體;本案的系爭產品是Square Reader,是可插入手機3.5mm耳機孔的讀卡裝置,可讀取信用卡晶片,並透過手機完成付款交易。
Morales指控Square有35 U.S.C. §271(a)直接侵權、35 U.S.C. §271(b)間接侵權及35 U.S.C. §271(c)輔助侵權的事實,請求法院依據35 U.S.C. §284及§285判處Square支付3倍的損害賠償及訴訟之花費。(1060字;表2)
表一、系爭專利為美國專利編號US5,872,589
Interactive TV system for mass media distribution |
公開號 |
US 5,872,589 |
出版類型 |
授權 |
申請書編號 |
US 08/214,414 |
公告日期 |
1999年2月16日 |
申請日期 |
1997年3月18日 |
優先權日期 |
1994年3月18日 |
其他專利公開號 |
無 |
發明人 |
Fernando Morales |
原專利權人 |
Interactive Return Service, Inc. |
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Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2013/12
表二、專利訴訟案件基本資料:Morales v. Square, Inc.
訴訟名稱 |
Morales v. Square, Inc. |
提告日期 |
2013年12月3日 |
原告 |
Fernando Morales |
被告 |
Square, Inc. |
案號 |
5:13-cv-01092 |
訴訟法院 |
U.S. District Court for the Western District of Texas |
系爭專利 |
US5,872,589 |
系爭產品 |
Square Reader |
訴狀下載 |
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Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2013/12
註1:LCL,”手機信用卡資料傳輸的方法專利確認之訴 Square控告Fernando Morales”,
Read.aspx?PostID=7972,2013年4月10日。
註2:Square, Inc. v. Morales, Filing 54 ,
http://docs.justia.com/cases/federal/district-ourts/california/candce/3:2013cv01431/264866/54
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