2013年4月1日設立於美國加州手機信用卡讀卡製造商Square, Inc. (下稱Square)向北加州地院提出確認之訴，請求審理其產品”sos2fb”未侵犯Fernando Morales(下稱Morales)的專利，同時也請求審理該專利的有效性。
2013年2月起，Square不斷收到美國專利US5,872,589之發明人Morales宣稱Square於智慧型手持裝置產品”sos2fb”侵犯’589專利的第六項請求項(claim 6)，並要求Square需支付專利權利金，Morales除了親自登門拜訪Square外，也不斷的發出警告信函，造成Square困擾。因此，Square主張提出確認之訴(Declaratory Judgment)：
- 其產品不侵犯該請求項
- 該請求項不符合可專利性要件
- 專利權人疑慮
本案系爭專利為美國專利編號US5,872,589 (Interactive TV system for mass media distribution)，於1999年2月16日核發，發明人為Morales; 專利權人為Interactive Return Service, Inc.。
公開號 US5872589 A
出版類型 授權
申請書編號 08/214,414
發佈日期 1999年2月16日
申請日期 1994年3月18日
優先權日期 1994年3月18日
發明人 Fernando Morales
申請者 Interactive Return Service, Inc.
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本案最大爭點在於專利權歸屬問題，依目前USPTO資料，專利權人為Interactive Return Service, Inc.，但根據訴狀，Interactive Return Service, Inc.已於2008年6月30結束營業，且並無任何的公開資料揭露後續專利權歸屬於誰，故Square將申請時簽署讓渡書的Interactive Return Service, Inc.代表人John Doe也列為被告。
表一、請求項解析
| US5872589 Claim6 |
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| A method of data communication comprising the steps: |
一種資料傳輸的方法,包含以下步驟: |
| generating a unique signal by receiving an audible signal from an electronic device; |
依據從電子裝置接收到的音訊產生一特定信號 |
| combining the received audible signal with a unique identifier of a response unit; |
將該接收的的音訊與一回應單元之特定的識別器結合 |
| communicating the unique signal from the response unit to a local area repeater station; |
將該回應單元之特定信號傳送到區域中繼站 |
| verifying the unique signal at the local area repeater station; and |
於區域中繼站辨別該特定信號 |
| communicating the generated signal from the repeater station to a data center for processing. |
將產生的信號從中繼站傳輸到資料中心作處理 |
Square, Inc.於2009年設立於美國加州，主要產品為信用卡讀卡機應用於智慧型手持裝置的應用程式(app)。
Interactive Return Service, Inc.為Morales申請專利當時任職之公司，根據USPTO網站查詢，其下共有三篇專利，且發明人皆為Morales。
根據訴狀陳述，Interactive Return Service已結束營業。至於，其所擁有專利因沒有轉讓紀錄，值得關注後續發展，特別是另外成立專利授權公司，或轉手給其他專利授權公司等動作。
受專利權侵權威脅的廠商，得以積極的提出確認之訴，釐清不確認因素，本案例中，不確定因素除了技術侵權外，另一重點為專利權歸屬問題，’589專利因擁有專利權的公司已結束營業，在沒有其他轉讓文件或是債權問題的狀況下，專利權人應為該公司的董事，本案尚待釐清Morales與Interactive Return Service之間的關係，若Morales並非該公司董事，也未簽屬任何相關合約，Morales雖為發明人，但於申請時將專利權轉讓給公司後，只享有姓名表示權。(740字；表2)
表二、專利訴訟案件基本資料：Square, Inc. v. FernandoMorales
| 訴訟名稱 |
Square, Inc. v. Fernando Morales |
| 提告日期 |
2013年4月1日 |
| 原告 |
Square, Inc. |
| 被告 |
Fernando Morales and John Doe |
| 案號 |
3:2013cv01431 |
| 訴訟法院 |
Northern district of California |
| 系爭專利 |
US 5,872,589 |
| 系爭產品 |
sos2fb |
| 訴狀下載 |
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/04/08
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